專利應用

USPTO宣布暫緩實施專利單方訴願新法

作者╱北美智權法規研究組 黃蘭閔
2008.12.29
 

文章綱要：
美國專利單方訴願程序新法為何暫緩實施？
美國專利單方訴願程序新法重點摘錄

美國原定於2008年12月10日實施專利單方訴願（Ex Parte Appeal）程序新法，不料到了2008年12月10日當天，美國專利暨商標局（USPTO）突然公告：專利單方訴願程序新法因故暫緩實施，未來該局將再擇期宣布新的生效日期。

在新法正式生效之前，專利單方訴願程序仍應按現行法規進行。而未來USPTO再發公告通知新法新的生效日期時，公告日到新生效日間，至少會保留30天的緩衝期，以予公眾充分的準備時間。

美國專利單方訴願程序新法為何暫緩實施？

這是13個月內USPTO第二度在最後一刻宣布新法暫緩施行。前一次是原定2007年11月1日實施的延續案及請求項新法，因維吉尼亞州東區地方法院法官2007年10月31日發出的一紙命令臨時喊停。

專利單方訴願程序新法，一如延續案及請求項新法，同樣面對了專利業界的質疑與反對。其中一項核心問題在於，新法加諸訴願人的負擔似乎遠比USPTO的評估沉重，對難得有訴願需求、不熟悉訴願程序的訴願人而言，訴願成本可能隨之提高。不過此次反對陣營不是等上了法庭才集結，而是選在新法合法實施前的行政審核程序發動攻擊。

根據美國《減少紙上作業法案》（Paperwork Reduction Act，簡稱PRA）規定，此次修法須先經過美國白宮管理暨預算局（OMB）審核，以評估新法文件要求會否對公眾造成太大負擔。

如果未收到公眾任何評論意見，OMB通常會接受USPTO的評估，同意新法施行。而此次美國專利業界透過網路等管道動員，向OMB提出不同於USPTO的觀點及估算數據，直到新法原定生效日的前一天，OMB仍未完成審核手續，於是USPTO緊急於2008年12月10日通知新法暫不施行。

美國專利單方訴願程序新法重點摘錄

USPTO為解決專利單方訴願案的積案問題，於2008年6月10日公告修訂相關法規，希望透過簡化訴願程序、制定客觀明確的文件要求，加快訴願程序進行節奏。此外，為澄清公眾對新法部分規定的疑慮，USPTO又於11月20日發出公告補充說明。整理兩份公告及USPTO網頁資訊，摘錄此次美國專利單方訴願程序修法重點如下：

  		• 新法適用客體，限新法生效當日或當日後提出訴願理由書（Appeal Brief）之專利單方訴願案，但新法雖然尚未正式生效，USPTO接受訴願人依新法規定提交的訴願理由書。
  		• 非可訴願之爭議（Non-appealable Issue），應於案件移交專利訴願暨衝突委員會（BPAI）審理前提交請願書（Petition），否則視同放棄於訴願期間行使此一權利。
  		• 審查委員不得於審查委員回覆書（Examiner's Answer）增列新的駁核理由。
  		• 訴願人即使續提答辯理由書（Reply Brief），審查委員亦不得再為回覆。
  		• 訴願人書面確認聽證程序（Oral Hearing）舉行日期時，應一併提供技術詞彙（Technical Term）及其他罕見字詞清單予BPAI。
  		• 針對訴願人不當行為，USPTO可援引新增法條，科以相關行政處罰。
  		• 若訴願理由書或答辯理由書有內容、格式瑕疵，訴願人可補正，但補正機會只有一次。
  		• 提交答辯理由書、聽證程序請求書（Request for Oral Hearing）、再聽證程序請求書（Request for Rehearing）等程序，若有延期需要，應依新法37 CFR 41.3之規定請求准予延期，無法再適用現有的37 CFR 1.136(b)或1.550(c)延期規定。
  		• 訴願理由書、答辯理由書、再聽證程序請求書內容規定大幅修訂，訴願人應依新法規定之項目依序撰寫。
    新法規定內容 官方預估費時
    訴願理由書 (1) Statement of the real party in interest
    (2) Statement of related cases
    (3) Jurisdictional statement
    (4) Table of contents
    (5) Table of authorities
    (6) Status of amendments
    (7) Grounds of rejection to be reviewed
    (8) Statement of facts
    (9) Argument
    (10) An appendix containing
    • A claims section
    • A claim support and drawing analysis section
    • A means or step plus function analysis section
    • An evidence section
    • A related cases section
    		30小時
    答辯理由書 (1) Table of contents
    (2) Table of authorities
    (3) Statement of additional facts
    (4) Argument
    		 5小時
    再聽證程序請求書 (1) Table of contents
    (2) Table of authorities
    (3) Argument
    		 5小時
  		• 訴願理由書、答辯理由書、再聽證程序請求書新增多項格式要求。例如：須自第一頁起順序以阿拉伯數字編頁碼；引文須縮排；主文行距應採用2倍行高；使用14級字；訴願理由書、答辯理由書、再聽證程序請求書主文各有30頁、20頁、10頁的頁數限制，若有需要，應依新法37 CFR 41.3之規定請求准予超頁。