美國專利法第112條第(a)項有關專利充分揭露規範，可區分為「可據以實現」和「書面說明」兩個獨立要件。抗體等生醫技術領域相較其他領域具有高度不確定性，充分揭露審查標準的演進自然成為專利和產業界矚目的議題。本文梳理CAFC於2017年與2021年Amgen Inc. v. Sanofi案，說明此法院在抗體技術領域專利適用上述兩個獨立要件的審查標準。

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專利本質為衡平鼓勵創新與公眾揭露的一種交換機制（quid pro quo）[1]。美國法院將專利法第112條第(a)項關於專利充分揭露要件的規定，區分為「可據以實現」（enablement）和「書面說明」（written description）兩個獨立要件。

前者要求專利申請人於申請專利時，除應於專利說明書詳實揭露發明內容，使所屬技術領域具有通常知識者（PHOSITA）不需要再耗費過度實驗，即可據以實施（例如製造和使用）該專利權的申請範圍。後者則要求各專利請求項必須為說明書所支持，即其範圍不得超出說明書揭露之內容，以避免申請人以超出說明書揭露內容的請求項範圍，剝奪公眾自由使用的利益，阻礙產業持續發展[2]。

抗體，或由蛋白質純化而成的藥品等生醫技術領域，相較其他領域具有高度不確定性。本文梳理美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）2017年與2021年Amgen Inc. v. Sanofi案，研究上述「可據以實現」和「書面說明」兩個獨立要件適用在抗體技術發明之審查標準。本文以下先分別梳理案件歷程、系爭技術背景與請求項範圍，再分別就法院判決理由予以說明。

案件歷程

Amgen公司是美國第8,829,165號（'165號）和第8,859,741號（'741號）等多件與「結合PCSK9抗原的蛋白」專利的專利權人。2014年10月，Amgen公司於德拉瓦州聯邦地院向Sanofi等多家藥廠提起專利侵權訴訟。本案幾經聯邦地院陪審團、法官和上訴CAFC的來回，分別對系爭專利請求項就充分揭露中的「可據以實現」和「書面說明」要件予以認定並統一法律見解，歷程如下。

本案於地院初次審理的過程中，法官曾以「依法即決判決」（Judgment as a Matter of Law，JMOL）認定系爭專利請求項具有進步性且被告非故意侵權。2016年3月，地院陪審團最終亦認定系爭請求項未違反可據以實現和書面說明要件，而為有效專利。被告Sanofi等公司不服遂上訴至CAFC。2017年，CAFC除認為地院法官在證據裁定（evidentiary rulings）和對陪審團指示（jury instructions）等程序均存在錯誤外，亦在判決中批評USPTO針對抗體技術領域公布的說明書撰寫指引的「新特徵抗原」測試法並不予援用，而將判決撤銷發回重審[3]。

2019年，地院重審時陪審團再次認定系爭請求項符合可據以實現和書面說明要件。Sanofi隨即提出JMOL動議。地院法官駁回書面說明要件的動議聲請；但因認定系爭專利中，以功能性定義來界定的請求項範圍太過廣泛，但由說明書所揭露之範例和指導卻相對不足，導致PHOSITA需耗費過度或不合理的實驗才能實現系爭請求項的全部範圍，故不符合可據以實現要件，判決系爭請求項無效[4]。2021年，CAFC依據Wands因素綜合判斷系爭專利的可據以實現要件，維持聯邦地院判決[5]。

技術背景與專利有效性的爭點意識

本案系爭'165號和和'741號專利請求項的技術背景均涉及降低血液中俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（low-density lipoprotein cholesterol，LDL-C）的抗體藥品，若血液中LDL-C過高，容易造成冠狀動脈硬化、心肌梗塞和中風等心血管疾病[6]。系爭專利為「結合PCSK9抗原的蛋白」，以抗體結合在血液循環中的PCSK9，避免其與位在肝臟細胞表面的LDL受體（LDL receptors，LDL-Rs），導致LDL-Rs喪失移除LDL-C的功能[7]。Amgen公司根據該等專利技術純化製造出「瑞百安注射液」（即Evolocumab，英文商品名為Repatha®），擠身降血脂藥界的暢銷產品之列[8]。

系爭請求項範圍包含所有可與PCSK9上特定胺基酸殘基（amino acid residue）結合的抗體結構，但未以胺基酸序列另主張任何結構[9]。系爭專利說明書內容闡述專利申請人如何產生並篩選出得以結合PCSK9並避免其破壞LDL-Rs之抗體的「試誤」（trial and error）過程[10]。即專利申請人為發覺所主張的抗體，不斷篩選和確認3000多種相似抗體與PCSK9的結合親和力，直到最後刪減到親合力達90%的85種抗體；其亦揭露以X射線晶體學取得可以和請求項特定胺基酸殘基結合的抗體結構[11]。最後，系爭專利說明書亦闡述如何比較所篩選出的抗體與PCSK9的親和力，以確認何者的結合親和力最強[12]。

但上述以功能性定義來界定的請求項範圍是否太過廣泛? 說明書所揭露之範例和指導是否得予支持該等請求項範圍，且得由PHOSITA不需耗費過度或不合理的實驗即能實現的全部範圍? 即為法院在專利是否符合充分揭露的審查重點。

書面說明要件：「新特徵抗原」時代的終結[13]

2004年，CAFC在Noelle v. Lederman案首度適用「新特徵抗原」測試法判斷系爭CD40CR抗體專利請求項是否符合書面說明要件[14]。該判決認為只要專利申請人完全揭露一完整特徵化的抗原，申請人皆可在證明一抗體和該抗原具有結合親和力（binding affinity）後，主張該抗體為發明專利範圍。

2008年3月，USPTO正式在書面說明要件審查指導原則 （2008 Written Description Training Materials）中針對抗體技術領域明文提出「新特徵抗原」測試法，肯認若請求項主張包含該蛋白質X及與其結合之抗體時，如以慣用且例行之技術製造該抗體，僅須給予該蛋白質X的充分特徵描述，即滿足可與蛋白質X結合之抗體的揭露要求。易言之，專利申請人只要達到下列（一）申請人已充分描述該蛋白質X；和（二）以例行且慣用之技術產生可與其結合之抗體等兩項門檻，不須詳細描述可與蛋白質X結合之抗體，即滿足書面說明要件。

然而，2017年，CAFC推翻前述2004年Noelle案和2011年尊重並適用USTPO所頒布的「新特徵抗原」測試法的Centocor案[15]，回歸Ariad案2010年Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.案的全院聯席（en banc）判決見解[16]，要求專利說明書應詳細描述所請發明的結構、分子式、化學名稱和物理等特性。再次嚴格以「代表性物種」測試法審視系爭專利，使書面說明要件被放寬的標準再度緊縮。

本案在聯邦地院時，地院法官援引Noelle案見解採認「新特徵抗原」測試法，指導陪審團在審查抗體發明專利時，若專利申請人得證明系爭專利申請時PHOSITA已理解系爭專利所主張能結合特定抗原的抗體是如何產生者，只要專利說明書已詳細描述該新特徵抗原的結構、分子式、化學名稱和物理等特性，即符合書面說明要件[17]；因此，陪審團依前開標準判決系爭專利符合書面說明要件，維持系爭專利有效性[18]。

然而，CAFC質疑與批評「新特徵抗原」測試法的審查妥適性。CAFC認為「新特徵抗原」測試法不只鼓勵以單一描述去主張一個「抗原－抗體」的「鎖－鑰」的關係，更將千萬把鑰匙獎賞給第一位揭露新鎖頭的發明者，此與書面說明要件的法理似有未洽[19]。質言之，CAFC回歸Ariad案「代表性物種」測試法，要求專利說明書應使專利申請日時PHOSITA，得預見和認識系爭請求項所主張範圍的所有下位概念事項；因此，若說明書僅揭露系爭抗體的功能和能被其結合之抗原的結構，而未完整揭露系爭抗體結構或其他性質達具代表性時，即應認為未達書面說明要件。CAFC批評「新特徵抗原」測試法蔑視書面說明要件的法律原則，指出書面說明要件係要求專利申請人以專利說明書對公眾揭露其「發明」的抗體；惟該測試法卻是允許專利申請人揭露非其所發明的抗原，因此實質牴觸了專利制度作為一種交換機制的本質[20]。

2017年，CAFC判決之後本案上訴美國最高法院後，於2019年01月7日遭駁回確定，依美國民事訴訟規則，CAFC在本案揚棄「新特徵抗原」測試法的見解成為判例，拘束下級法院[21]。最終，USPTO於2018年2月公告廢止使用「新特徵抗原」測試法作為書面說明要件的審查標準[22]。

可據以實現要件：「Wands因素」的綜合判斷

提出專利申請時，說明書應詳實揭露發明內容，使PHOSITA不需要再耗費過度實驗，即可據以實施（例如製造和使用）該專利權的申請範圍。1988年，CAFC在In re Wands案中提出8個重要考量因素：(1)必要實驗的數量、(2)在說明書中所呈現範例和指導的數量、(3)說明書中是否有實施例、(4)發明的本質、(5)先前技術之水準、(6)相關之技術、(7)該技術的可預測性或不可預測性、(8)權利申請範圍大小（breadth of claims）；並進一步指出說明書是否揭露充分須綜合上述因素予以整體考量（as a whole）[23]。

首先在權利申請範圍大小因素的判斷上，CAFC認為系爭請求項的範圍毫無疑問地過於廣泛。法院從請求項用語所劃定的「功能性範圍」（functional breadth）角度予以審視，而非僅評斷可能落入請求項範圍之實施例數量的多寡[24]。鑒於系爭請求項以功能性定義的請求項具有可供排列組合的多樣性（functional diversity），故無法被說明書所揭露的抗體示例所支持。法院亦認為雖然說明書的確揭示了若干範例和指導，但PHOSITA僅能不斷靠「試誤」過程，不斷篩選和確認為數眾多與PCSK9具有親和力的抗體，也就是說系爭請求項所包含的範圍在科學上僅有一小部分具可得預測被純化產出，因此未符合上述發明本質、說明書中呈現範例和指導的數量和預測性等因素。最後，關於衡量必要實驗數量的因素上，法院指出評斷可據以實施的範圍是系爭請求項所劃定的範圍全部（the full scope of these claims），本案中PHOSITA無法藉由合理的時間和精力（substantial time and effort）窮盡請求項範圍，故亦未符合要件[25]。

小結

2017年，CAFC揚棄適用由美國專利商標局（USPTO）針對抗體技術領域公布的說明書撰寫指引的「新特徵抗原」（newly-characterized antigen）測試法的判決先例，顯著提高書面說明的專利要件標準。2021年，CAFC則依據Wands因素綜合判斷，維持聯邦地院判決，認為系爭專利中，以功能性定義來界定的請求項（functionally defined claims）範圍太過廣泛，但由說明書所揭露之範例和指導卻相對不足，導致PHOSITA需耗費過度或不合理的實驗才能實現系爭請求項的「全部範圍」（full scope），故不符合可據以實現要件。據此，系爭專利請求項為無效。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 北美智權報　專欄作家 學歷： 國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人 美國杜克大學法學院碩士 國立陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系學士、碩士 美國Winston & Strawn律師事務所華盛頓特區分所 美國杜克大學法學院訪問學者 《杜克比較法和國際法學報》編輯 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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