2017年9月,新加坡國立大學法學院、牛津智慧財產權研究中心(OIPRC)和EM Barker法律與商業中心在新加坡舉辦了設計法改革大會(Design Law Reform Conference)[1] ,研究項目有一部分是探討設計保護的作用和形態。本文將介紹新加坡這次DRA修訂的動機與目的,主要的修訂內容、立法過程中所考慮的主要問題,以及無實體物產品設計的專有權及侵權的相關規定。
※本文摘錄自[新加坡設計保護的前景--2017註冊設計法案之改革 ]
多年來,設計法(design law)一直不被重視,但時代已經改變,許多國家都意識到創新設計對於國家經濟或產業的成長至關重要,過去幾年來,各國努力創建或修訂設計保護制度,希望能藉以鼓勵國內的創新設計(creative design),而設計保護也成為經濟上和學術上重要且有趣的課題。2017年5月8日,新加坡通過2017年註冊設計法案的修訂。這是2000年「註冊設計法案」(Registered Designs Act, RDA)[2] 頒布後首次對註冊設計制度的全面檢討。
2017註冊設計法案修訂的動機與目的
從2016年3月設計總體規劃委員會(Design Masterplan Committee)發布的「Design 2025 - Singapore by Design」報告[3] 和2017年2月未來經濟委員會公布的建議中可得知,與其他許多國家一樣,新加坡越來越意識到創新和設計是維持經濟成長不可或缺的驅動力,並有助於建立國家的認同(national identity)。新加坡的智慧財產權制度雖享有強大的國際聲譽,仍需要不斷更新發展以適應時代的現實。基於以上的考量,2014年新加坡的智慧財產權局(IPOS)和律政部(Ministry of Law)開始全面檢討他們的註冊設計制度。
新加坡關於保護工業設計的主要法律是2000年頒布的「註冊設計法」,2005年修訂了小部分,從2014年10月至2015年3月舉辦了25次以上的重點小組討論和閉門會議。2016年3月,發布新加坡註冊設計制度的最終審查報告(Final Report Review of Singapore’s Registered Designs Regime,簡稱最終報告)[4] ,2016年11月公布「RDA修訂草案」及其他相關的修正案並向公眾徵求意見。2017年4月將「2017註冊設計(修訂)法案」[5] 提交給議會,並於2017年5月8日通過。新的制度於2017年10月30日生效。
RDA主要的修訂內容
RDA主要的修訂包括:擴大RDA的保護範圍(特別是包括非實體物產品的設計),將委託設計的所有權默認狀態從委託方更改為設計者,以及擴大和延長設計申請的優惠期規定等。以下分別介紹主要的修法內容:
1. 擴大RDA的保護範圍
(a )色彩可作為設計的一個特徵
以前「設計」的定義是指任何經由工業製程應用於物品的形狀、表面配置、圖案或裝飾的特徵。相較於與英國[6] 和歐盟[7] 的立法,有一個明顯的區別是遺漏了色彩特徵。在反饋意見中表明,色彩可以成為產品獨特外觀的重要特徵。因此,經由「設計」的新定義將色彩的特徵納入了保護範圍。
設計師可以請求色彩保護的程度,但是無法保護顏色本身。修改後的「設計」定義,「設計」是指適用於任何物品或非實體物產品的形狀、表面配置、色彩、圖案或裝飾的特徵,應用於物品或非實體物產品而呈現於其外觀,但不包括僅由一種或多種顏色組成的特徵:(1)而不用於任何形狀或配置的特徵;和(2)而不構成圖案或裝飾的任何特徵[8] 。換言之,由形狀和色彩組成的茶壺的新穎設計可被保護(如圖1所示),但是桃紅色本身不受保護。
圖1:中國大陸核准的桃紅色茶壺的外觀設計專利
(b )手工製品的設計可以得到保護
首先,刪除了「設計」定義中「經由任何工業製程」的用語。新加坡參考英國和歐盟註冊設計法中「產品」的定義包含「工業或手工業」一詞,以及澳洲亞對「產品」的定義,同樣包含「工業製造或手工製造」一詞。重新定義「物品」,「物品是指任何製造的東西(無論是以工業製程、手工還是其他方式),並包括...」。
(c )允許保護適用於非實體物產品之設計
新加坡是第一個引入「非實體物產品」的單獨類別且立法保護「虛擬設計(virtual design)」的國家。經由虛擬設計提到與其相關的「非實體物產品(non-physical product)」,這類產品沒有物質形態且無法觸摸,並不是圖形化使用者介面(GUI),例如:移動裝置上的GUI(如圖2右側所示)。在整個立法中,如果將有形物品(如圖2左側所示)和無形的非實體產品放在一起,做相同的處理總是不夠清楚與明確,因此,立法區分為物品和非實體物產品。
圖2:實體產品的鍵盤及GUI鍵盤的設計專利
註冊設計的保護旨在用於具有功能用途之物品(不論是否為實體物)的美學視覺性質,而不是主要承載藝術家藝術表現的物體。在「RDA(修訂)草案」的說明中,一個非實體產品的例子是虛擬鍵盤(如圖3所示),它可以用來以與傳統的實體計算機鍵盤相同的方式輸入字體與符號。
圖3:虛擬鍵盤設計
新加坡在立法中清楚且明確的規定虛擬設計的保護方法,定義一個新的「非實體物產品」類別。在法條中定義了「非實體物產品」是,(a)(i)沒有物理或實體形式的東西(Anything that does not have a physical form);(ii)是經由設計投影在表面或介質上而產生的;(iii)具有內在的實用功能,不僅是描繪事物的外觀或傳達信息;以及(b)包括任何成組的非實體物產品。另外,在法規中進一步定義「用於投影非實體物產品的裝置(device for projecting a non-physical product)」是:(a)啟動(activated)時將任何非實體物產品投影或投射到表面或媒體上的任何裝置;和(b)包括在前段提及的裝置中使用的任何產品或零組件,以將非實體物產品投影或投射到表面或介質上。
2. 改變委託設計的默認所有權[9]
根據註冊設計修正案第4條的規定,受委託人委託所創作設計的權利歸設計者或創作者所有,雙方另有約定的情況除外。不過,創作者或設計者於出資關係中所研發的設計,可透過書面協議的方式讓渡給出資人或委託人。
3. 擴展及延長新穎性優惠期
RDA修正案中取消只能在部分國際展覽會上揭露的限制,增加了第8條A款,該款擴大了設計者公開揭露其設計的情形,設計者在提交設計註冊申請前向公眾揭露其設計的情況,延長了註冊其設計的優惠期。這次修訂將優惠期從6個月延長至12個月。第8條A款適用於設計者在該條款生效之日(即2017年10月30日)及之後揭露的設計。這項修正將使設計人員可避免因無意的事先揭露而喪失獲得設計保護的權利,並且在註冊之前有更大的時間靈活性在市場上測試其設計。
4. 允許申請人為多項設計提交一份註冊申請
RDA修正案新增了第16條A款,為申請人提交申請提供了便利條件。該條款規定為了補正任何不符合規定的行為,或者為了遵守第11條第(2)款(c)項(申請人須提供清晰的圖式)和第11條第(4)款(a)項(要求各設計所應用的物品的國際分類要相同)的任一或者全部的形式要件,在得到允許的情況下,申請人可以為其設計註冊提交一份新的申請。這一修訂為申請人帶來了額外的好處,亦即申請人之前提交設計註冊申請的日期可以作為提交新申請的日期。
5. 非實體物產品(虛擬設計)專有權及相關規定
RDA第30(1)條規定:該法案賦與設計註冊所有人的專有權是(a)在新加坡製造或進口到新加坡,(i)出售或出租;或(ii)用於貿易或商業目的;或(b)在新加坡出售、出租或提供或展示出售或出租,任何與設計有關的物品,且該設計或與其沒有實質差異的設計已被應用。第30(2)條規定了構成侵權的事實。
如果將這些規定擴展到適用於「非實體物產品」設計會導致一些困難,其中首要問題是「製造(making)」和「進口(importing)」非實體物產品的概念。第30(1)條排除提及「製造」和「進口」非實體物產品的情況,取而代之的是與這些操作有關的投影設備。亦即,在新加坡出租或出售,出售或提供出租設計的設備,該設備可以投射出已註冊的非實體物產品之設計,這也是侵害註冊設計權。
另外,在RDA第40和第41條討論在侵權訴訟過程中交付(delivery up)和處理(disposal)物品的問題,這些補救措施如何適用於非實體物產品的設計?律政部認為,交付和處置行為應與裝置或設備相關,而不是非實體物產品。亦即,使設備不再投影侵權非實體物產品,但可繼續投射非侵權的非實體物產品。這種處理方式,一方面,被告有機會繼續在設備上進行交易。另一方面,註冊設計所有人有權請求並獲得損害賠償。
最終報告中討論卻未導入的其他議題
1. 不註冊設計制度
新加坡實行先申請制度,並未規定不註冊的設計權。除了英國[10] 和歐盟[11] ,這是大多數其他國家常見的立場。不註冊的設計權通常旨在為以下行業提供一些設計保護:(a)商業壽命很短的設計;(b)產生了許多設計,但只有很小的百分比具有較長的商業壽命。但是,具有快速變化的產品週期的行業的需求可充分利用目前可用的智慧財產權保護形式。以時裝業為例,設計師的設計草圖和服裝原型可用著作權保護,直到他要製作50多份服裝副本。在這段時間內,他可以對侵權者採取法律行動,當設計師決定生產超過50件服裝時,可以尋求相對快速取得註冊設計的保護。新修訂的優惠期條款使得設計人員即使在自願揭露設計後也能尋求註冊設計的保護。
2. 實體審查制度
新加坡的註冊設計不需經過實質審查。一般而言,實質審查的優勢包括:(i)對註冊設計的有效性更加確定;和(ii)防止註冊的不是新的設計。然而這種保護的成本比較高,且需要更長的時間才能獲得。相較之下,沒有實質審查之註冊設計的主要優點是:(i)快速的取得註冊;(ii)註冊成本顯著降低。大多數企業和設計師都認為註冊設計是一種便宜而快速的工具,可為其產品提供一定的保護,並作為專利保護的補充,對於快速消費品行業的公司特別有用。
新加坡國內有人指出,實質審查的缺點可能超過其好處,因為大多數註冊設計的壽命相對較短。由於增加註冊成本和時間,實質審查也會給中小企業和獨立設計師帶來更大的負擔。律政部和IPOS認為,註冊設計引入實質審查的缺點超過其優勢,且導入實質審查也可能對新加坡的年輕設計行業產生不利影響,因此,不建議導入實質審查。
3. 體驗設計(Experiential designs)
體驗設計可以廣泛地定義為側重於整體使用者體驗以及公司與客戶之間各種感知接觸點的設計。體驗設計本質上是無形的,例如星巴克商店的「外觀和感覺」(如圖4所示)以及迪士尼樂園的整體氛圍。目前體驗設計不在RDA的保護範圍之內。新加坡的立場與大多數其他司法管轄區相似。保護體驗設計的關鍵挑戰是在於其無形性。識別性設計所依賴的特定「物品」或「產品」很難清楚客觀地表現出所申請/註冊的體驗設計,可能導致無法確定註冊設計所保護之標的。因此,律政部和IPOS 不建議將RDA的保護擴展到體驗設計。
圖4:星巴克商店的外觀[12]
4. 動態設計(Dynamic designs)
「動態設計」一詞並未出現在RDA的修正案中,但是在律政部的公眾諮詢和回應過程中已經出現。「動態設計」表面上似乎只是表明移動的設計,但律政部澄清說,「動態設計」是指「應用於動態或流體介質上的設計,並且因此承擔介質的動態或流體性質」(如圖5所示),動態設計由於設計複製缺乏一致性而無法註冊,可註冊性的評估應確保申請人尋求保護的內容具有確定性。
圖5:新加坡濱海灣的金沙酒店免費的光影水舞秀
律政部提供的不可註冊動態設計的例子是噴泉的噴水模式。不過,也有例外的情況,例如:大阪站的水時鐘(Waterfall clock),這種水裝置中水的運動可以被控制和保持一致,從而能夠通過一系列凍結框來表示。還有,該設計雖非常規的時鐘,但應用於有用的物品,這可能構成例外情況。
圖6:日本大阪車站建築物的水時鐘[13]
最終報告中表明公眾並不支持動態設計的保護,但是這樣明白排除潛在的可註冊範圍,一旦寫入文字之後,可能就難以克服。隨著技術的加速發展,未來的例外情形可能會越來越普遍。新加坡IPOS的審查實務應該有一定的靈活性及彈性,才能避免過分的嚴格執行。
結語
新加坡修訂2017 RDA的立法過程幾乎花了三年的時間,這次的修法旨在更新和現代化新加坡的設計保護制度,確保其智慧財產權制度適合於創新設計的保護。新加坡已經走出了自己的道路。例如:將虛擬的無實體物產品設計納入註冊設計的保護範圍,在法條明白定義無實體物產品,以及清楚規定虛擬設計的權利、侵權等相關事宜。在目前的經濟環境中,鼓勵創新及設計以及如何從其獲取經濟價值是非常重要的,一個健全和進步的智慧財產權保護制度對於創新生態系統的重要性是不容忽視。
備註:
參見https://www.designsingapore.org/modules/events/desgn-law-reform-conference 。
The Registered Designs Act (Cap. 266 of the 2005 Revised Edition) was enacted in 2000.
參見https://www.designsingapore.org/what-we-do/resources/design-2025 , Ministry of Communications and Information [SG]。
參見https://www.mlaw.gov.sg/content/dam/minlaw/corp/News/Annex%20A%20-20Final%20Report%20for%20Designs%20Review.pdf , Ministry of Law [SG]。
參見 https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/Bills-Introduced/registered-designs-(amendment)-bill-23-2017.pdf , Parliament of Singapore [SG] Registered Designs (Amendment) Bill。
參見 [T]he appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product or its ornamentation。
參見 [T]he appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/ or materials of the product itself and/or its ornamentation。
參見 Design means features of shape, configuration, colours, pattern or ornament applied to any article or non-physical product that give that article or non-physical product its appearance, but does not include. . .。
Section 4(2) of the RDA was deleted, 8 similar to an amendment to section 2 of the UK Registered Designs Act 1949 (hereafter, UK RDA) made in 2014 for the same purpose. Parties still retain the flexibility to determine ownership by contract - this is provided for in section 4(5) of the RDA。
Under the UK unregistered design right regime, design registration is not necessary for design owners to take action against infringers for a period of up to 15 years (or 10 years from first marketing)。
Under the EU unregistered community design right regime, design registration is not necessary for design owners to take action against infringers for a period of 3 years。
圖片來源自網頁https://news.starbucks.com/news/starbucks-atlanta-peachtree , 以及ttps://sprudge.com/inside-the-global-design-world-of-starbucks-69025.htm。
圖片來源自擷取自https://www.youtube.com/watch?v=dH-W1cSZ8Gw 。
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
現任:
世新大學智慧財產權法律研究所兼任助理教授級專業技術人員
學歷:
世新大學法律研究所法學碩士
國立成功大學工業設計系學士
經歷:
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作:
《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。
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