作者30年來在國內努力推動工業設計的保護及相關法制,本文將以國內設計產業需求、幾個主要國家或地區的相關法制、國際間設計專利法制發展趨勢,說明延長新穎性優惠期及開放核准審定後分割對於設計專利發展之必要,另說明一案多設計與一設計指定多物品的申請制度有益於工業設計的保護,能擴大設計專利的保護範圍,增強設計專利的保護強度,俾使我國設計專利制度對於工業設計的保護。
※本文摘錄自[我國專利制度能否對工業設計的保護友善些? ]
我國專利制度之設計輕忽了工業設計的保護。以專利分割申請的規定為例,2013年修正的專利法放寬發明申請案的分割申請,2019年5月公布的專利法修正條文,更進一步地放寬發明及新型專利審定後分割之適用以及期間。然而,無論是新穎性之優惠期期間延長為「12個月」,或是審定後分割的相關規定都不能適用於設計專利。
新穎性優惠期
目前,全球已實施優惠期制度的國家或地區所採用的優惠期限有6個月與12個月兩種不同的規定,計算基準日也有從本國申請日或優先權日不同的規定。在採用單一法制(法律)保護發明、新型及設計專利(工業設計)的國家或地區,例如:OAPI、美國及中國,對於發明、新型及設計的新穎性優惠期限都採用相同的規定,美國及OAPI的新穎性優惠期是為12個月,而中國則是6個月;日本、韓國是以不同的法制來保護保護發明、新型及設計專利[1] ,韓國是發明、新型的優惠期是為12個月,外觀設計專利是6個月。
表1:世界主要組織和國家的新穎性優惠期制度與適用法律
我國的設計產業,除了較大的企業和設計公司有足夠的資源開發創新設計,每一年有許多年輕學子的設計創意經由學校的展覽或新一代設計展而公開發表,也有許多年輕設計師、新創公司為了要實現夢想而透過網路的群眾或平台募資公開其設計。因為這些不確定的因素、市場性或是經費的考量,申請人可能需要較長時間作設計分析、先前技藝檢索與比對(如圖1),再決定是否要申請專利,是要申請新型或是設計專利。
如果創新設計的整體外觀及部分新穎設計特徵都具有獨特的視覺效果(如圖2),可考慮以整體外觀或新穎特徵的部分設計申請設計專利。這些申請專利相關的事務與設計權保護的範圍分析,需要較長的時間才能準備周全。因此,我國現行設計專利優惠期相關規定實有必要予以放寬,才能維護申請人就其創新設計取得較完善專利保護之可能性。
圖1:新型專利與中國大陸的可折疊杯之先前技藝比對圖
圖2:嘖嘖募資平台的WAYCUP威客杯的設計特徵[2]
核准審定送達後之分割申請
綜觀全球對於工業設計的保護有多種不同的保護制度及申請方式,例如:WIPO及EUIPO的一案多設計申請方式,美國有一申請案多實施例的申請方式(如圖3),而中國大陸則有多設計的合案申請,以及不同物品之成套設計的合案申請,這些單一申請案中可能包含2個以上的設計,或是兩個以上係屬Locarno分類的同一大類的物品之設計。
圖3:美國設計專利申請案有18個實施例
這類的外國申請案進入我國申請設計專利時,因為違反一設計一申請的原則,在TIPO審查委員發出OA之後,申請人除了保留單一設計在原申請案以及修正說明書及圖式之外,還需考慮是否將其他設計分割申請,是將每一設計都申請獨立設計,抑或有些設計可申請為衍生設計,抑或是以整體設計與部分設計提出。
這種多設計的專利申請案一定有分割之必要(如圖4),只是確定保護範圍與分割作業的考慮都需要較長的時間討論與決定,然依現行專利法第130條第2項之規定,設計專利之分割申請,只能於原申請案再審查審定前為之,無法適用核准審定後之分割。
圖4:中國大陸的外觀設計專利申請案有10個設計
我國從2012年開放電腦圖像及GUI的設計專利保護,設計業界和專利業界對於這項新的設計標的並不熟悉,有些成組圖像與GUI的界定並不是很明確,圖像之間的變化與近似的判斷,GUI之間的依序變化與不依序變化,依序連續變化與依序變化之間的差異會影響設計權的保護範圍,另外,若GUI中有獨特視覺效果的圖像是否可以單獨申請圖像(如圖5),多個GUI設計是否要分割申請,還是有些GUI設計以參考圖的方式呈現即可。在專利申請實務中,有時候設計專利的說明書與圖式修正本送出之後,很快地就收到初審核准審定,而分割申請還在作業之中,申請人措手不及。
中國大陸的分案申請相關規定,無論是發明、實用新型或是外觀設計專利,都是在申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限(即辦理登記手續的期限)屆滿之前可提出分案申請[3] 。美國專利法第121條及第120條是關於分割申請與享有美國較早申請日利益之規定,發明和設計專利的分割申請期限都是在該先申請案(母案)核准專利、放棄或終止訴訟之前。其實我國、美國和中國大陸的設計、新型與發明專利都包含在同一部專利法中,如果設計專利也採用核准審定後分割的制度,申請人就有足夠的時間考慮設計專利的布局與申請。
圖5:我國設計專利申請的原申請案與分割申請案[4]
一案多設計與單一設計多產品之申請
我國的設計專利制度也有一案多設計的成組設計申請方式,我國專利法第129條第2項規定,二個以上之物品,屬於同一類別,且習慣上以成組物品販賣或使用者,得以一設計提出申請。只不過,而在成組設計權利的行使上,亦只能將成組設計視為一個整體之設計行使權利,我國的成組設計申請不是擴大設計專利的保護範圍(如圖6),而是限縮設計權的保護範圍,且與EUIPO、美國及中國大陸的一案多設計、合案申請及一設計指定多物品等申請態樣可取得的設計權保護範圍完全不一樣。
圖6:我國設計專利制度的成組設計申請
歐盟智慧財產局(EUIPO)
設計密集產業在歐盟經濟發展中發揮著至關重要的作用。根據歐盟智慧財產局(EUIPO)及歐洲專利局(EPO)的一項研究報告[5] ,說明了歐盟智財權對歐洲經濟的實質影響。2011-2013年,設計產業在歐盟產生18%的就業率,創造3,870萬個就業機會;2013年,設計密集產業在歐盟對外貿易順差的貢獻超過2,430億歐元,產值占歐盟GDP的13%。
表2:2011-2013年智財權密集產業對就業直接與間接貢獻的平均值
表3:2011-2013年智財權密集產業對歐盟對外貿易的貢獻
單一設計指定多跨類產品
EUIPO採用兩種不同的設計保護制度,一種是「無需註冊」(UCD)的設計保護;另一種是「註冊設計」(RCD)的設計保護。歐盟設計法與註冊設計審查指南[6] 中有多設計併案申請與指定產品相關的法律規定,EUIPO的設計申請實務中出現幾種不同保護範圍的申請樣態。註冊設計審查指南說明:一申請案可指定一個以上的產品,如果申請案中單一設計要指定多個產品,這些產品不必屬於LOC國際分類中的同一大類(class)。例如:圖7是Lamborghini汽車公司註冊的汽車設計,指定產品是模型車及汽車,指定分類是12-08及21-01;圖8則是Tino Krause的註冊設計,其指定產品如下:玩具、小飾品、桌上擺飾、吉祥物,產品分類則是橫跨幾大類:11-02;20-99;21-01。
圖7:Lamborghini汽車公司的汽車設計指定跨類的產品
圖8:EUIPO單一設計申請案可指定多項跨類的產品
多設計併案申請
歐盟設計施行細則第2條(1)、(3)、(4)款規定說明:一申請案可請求註冊多個設計。沒有設計數量的上限限制,也不要求多個設計彼此之間在外觀、性質與目的要相近似。施行細則第2條(2)款規定則是多設計倂案申請之單一類別(unity of class)限制,當一個申請案中包含多個設計,這些設計想要實施或應用的產品必須屬於LOC國際分類的同一大類即可,不必同小類。圖9是BMW汽車公司的註冊設計,其中指定產品是LOC分類12-08的汽車,以及12-16的後視鏡及輪圐。
圖9:BMW公司的多設計申請案可指定同一大類的多項產品
美國
美國專利法與施行細則對設計專利的規定不多,而USPTO許多申請實務的運作是法院依據立法理由與歷史沿革與相關的法律解釋發展出來的。美國的設計專利制度不僅可將同一設計概念下可專利性不可區分的多實施例併案提出申請,也可指定多項產品,甚至可指定幾個不同類別的產品。
一申請案指定多項產品
在William Schnell案例[7] 之後,USPTO修改專利審查程序手冊(MPEP)的相關規定,給予申請人在設計名稱用詞使用上的自由程度(latitude)。在設計專利申請實務中,USPTO對設計名稱的認定採取寬鬆的態度,允許設計名稱中使用「article of jewelry」(珠寶)[8] 或「Electronic device」(電子裝置)[9] 等上位概念的通用物品名稱,也允許申請人在設計名稱中列舉可應用或實施設計的多項物品(如圖10)。
圖10:USPTO核准設計專利指定多項產品的案例
一申請案多實施例的申請
美國專利法施行細則第1.153條之規定,一設計專利申請案僅能有一個申請專利範圍(one claim),設計專利要審查「一設計一申請」的單一性。不過,在In re Rubinfield案件[10] 判決之後,USPTO修改施行細則第1.153條及MPEP的相關規定,如果是屬於同一設計概念(one design conception)下所形成的數個實施例(multiple embodiments)(如圖11),或略作修飾而形成稍有差異的設計(如圖12),則例外地允許,申請人可以在單一設計專利申請案中,同時揭露多個實施例或是稍有差異的設計,而且實施例沒有數量之限制[11] 。
圖11:同一設計概念的多實施例之設計
圖12:同一設計概念略作修飾稍有差異之設計
中國大陸
外觀設計專利之合案申請
中國大陸在專利法第三次修正時,將原有的成套產品的類別由LOC國際分類的同一小類(subclass)擴大到同一大類(class),另增加相似外觀設計的申請制度。同一產品兩項以上的相似外觀設計,或者屬於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出(簡稱合案申請)。合案申請的每一外觀設計都享有獨立的權利。
相似的外觀設計合案申請
中國大陸專利法第31條第2款規定,同一產品兩項以上的相似外觀設計可作為一件申請提出。實施細則第16條規定,一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。超過10項者,審查人員應發出審查意見通知書,申請人修改後未克服缺陷者,則會駁回該申請。「同一產品」是指屬於LOC國際分類中的同一大類同一小類的同一項產品。
「相似外觀設計」是指經過整體觀察,如果其他的外觀設計和基本設計具有相同或者相似的設計特徵,並且二者之間的區別是屬於局部的細微變化,或僅是色彩要素的變化,或是設計單元重複排列(如圖13),或者該類產品的慣常設計(如圖14)等情形,通常認為二者是屬於相似的外觀設計。
圖13:中國大陸單元變化之相似外觀設計的合案申請
圖14:中國大陸相似外觀設計的合案申請
成套產品之合案申請
實施細則第35條第2款規定,同一類別並且成套出售或者使用的產品並且具有相同設計構思的兩項以上外觀設計,可作為一件申請提出。成套產品是指由兩件以上屬於LOC國際分類的同一大類、各自獨立的產品組成,各產品的設計構思相同,其中每一件產品具有獨立的使用價值,而將產品組合在一起又能體現其組合使用價值的產品,例如︰被套、床單、枕套、靠墊、小抱枕與信封枕套(如圖15)。成套產品一旦授予專利權後,成套產品中的每一產品都享有獨立的權利。
圖15:中國大陸成套產品外觀設計(7項套件)的合案申請
無論是相似外觀設計合案申請中各個設計所圍成的保護範圍、或是成套產品合案申請中各個套件所形成的保護範圍,都可擴大設計的保護範圍,更能增強設計專利的保護強度。
結語與建議
相較之下,美國、中國大陸與EUIPO的設計保護制度似乎比較能達成申請人所想要的保護範圍,而我國現行專利法對於工業設計的保護相對的不友善。目前,我國專利法對於工業設計的保護確實有很大的改善空間,TIPO應該要簡化申請程序,發展出經濟實惠又好用的設計專利制度,一方面,能擴大設計專利的保護範圍,增加設計專利的保護強度:另一方面,對於企業與設計產業的創新設計能提供具有靈活性、實用性又有經濟效益的法律保護。
下一次專利法修正時,作者提出幾點有關設計專利法制的修正意見:(1)應延長設計專利的新穎性優惠期為12個月。(2)設計專利改採核准後 的分割申請,(3)開放一案多設計 的申請,另在施行細則中規定,一件設計專利申請中近似設計的數量上限。(4)現行專利法第129條第3項規定,「申請設計專利,應指定所施予之物品」,其中並未限制指定物品的品項及數量。如果開放一設計多指定物品,應無修法之必要,只要修改專利法逐條釋義中的法律解釋即可。
備註:
日本是特許法、實用新型法及意匠法;韓國是特許法、實用新型法及外觀設計法。
漓漾工作室開發設計的威克杯-WAYCUP,2017年4月開始設計,2018年3月在嘖嘖集資平台公布計畫開始集資,2018年6月25日結束集資,總共募得資金台幣10,920,889元。107年1月12日提出新型專利申請,2018年4月11日公告。圖片來源自嘖嘖募資平台網頁,https://www.zeczec.com/projects/waycup?r=k2108200159&utm_campaign=article&utm_term=&utm_medium=&utm_source=crowdwatch&utm_content= 。
參見中國大陸專利法實施細則第42條及第54條1款之規定。
原設計TWD186232的申請序號是105303594,TWD186236及TWD183237是105303594申請案核駁通知後的分割申請,申請序號是106303073及103603074。
參見“Joint EPO-EUIPO study highlights economic benefits of IP for Europe: 25 October 2016”, 07/ Contribution of IPR-intensive industries to the EU economy。
參見”Examination of Applications for Registered Community Designs” Final version 1.0, 01.10.2018。
參照 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931。
參見USD 473,484設計專利。
參見 USD558,756設計專利。
參見In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210(CCPA 1959)。
參見2018年7月31日核准公告的USD 824,219(Coaster state bottle opener)。
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷:
世新大學法律研究所法學碩士
國立成功大學工業設計系學士
經歷:
科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作:
《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。
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