這些年,歐盟設計的侵權訴訟或無效審查案件中相關的法律解釋及判斷原則逐漸明確,在Samsung v. Apple案件[1],英國高等法院專利法庭說明,註冊設計侵害相關的因素:(1)定義產品與設計領域,(2)相當認知的使用者,(3)設計自由度與設計限制,(4)整體印象之比對分析。在PMS國際公司 v. Magmatic公司[2]案件中,英國上訴法院說明註冊設計保護範圍必須由設計本身來確定。
在The Proctor & Gamble案例[4],英國最高法院上訴法庭說明:Fysh法官在Woodhouse案件[5]的見解是正確的,「相當認知的使用者」不是產品的製造者,也不是街上的路人甲(the man in the street),而是一般的使用者(regular user);他可能是個消費者或購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士。他必須對該類產品的趨勢與功能、一些基本的技術因素有實務上的認知(awareness)。而所謂的「相當認知」是指,對註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於商標法中的一般消費者,也要有「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」的概念。
在Samsung v. Apple案件[6]中,英國高等法院榮譽法官Birss QC說明「相當認知的使用者」的資格條件和屬性,而上訴法院[7]也確認他的見解:(1)他(或她)是註冊設計想要應用或實施的產品的使用者,(2)不同於商標法中的普通消費者,而是一個細心的觀察者,(3)對於註冊設計領域的一般知識、正常該有的設計特徵以及在相關領域既有的設計,(4)對於相關產品會有興趣,在使用產品時會顯現出較高的注意程度,(5)除非有特殊情況或產品本身的特殊性質,通常他會對註冊設計與被告產品進行直接比對,(6)不可將設計分解為各個細部特徵比對,而是整體設計觀察比較,(7)不要過於仔細觀察兩者之間極細微的差異。
Henry Carr法官的結論是:鑑於CJEU在Easy Sanitary案件[12]的決定,沒有必要去確立相當認知使用者會知道設計資料庫中先前技藝的項目。導入一些設計法並未包含的要件,為了有效性和保護範圍之不同目的而採用不同的整體印象檢測,這將使得註冊設計權利主張增加不必要的複雜性。因此,我同意並引用Stone先生在其著作--歐盟設計法中相關的見解--設計資料庫必須包括所有的先前設計,這也是CJEU在Easy Sanitary案件判決中強烈支持的。
設計資料庫和設計自由度的影響
在Procter & Gamble Co 案件[13]中Jacob LJ法官考慮了設計資料庫的影響,其說明如下:如果一個新設計與之前的任何設計明顯不同(如圖4),那麼整體印象的影響可能比「被家族先前設計包圍之設計」[14]更大。這種設計創設的「整體印象」將更加顯著,設計間不明顯的差異不足以產生實質不同整體印象。
圖4:Gimex的Ice Bag與bottle chiller的設計資料之比較
正如普通法院在Kwang Yang Motor v OHIM案件 決定中所承認的設計自由度:設計者開發其設計的自由度是由產品的技術功能或其元素,或應用於該產品的法定要件等因素所限制。這些限制導致某些特徵的標準化,進而對於應用於相關產品的設計是共同的。設計師在開發系爭設計時的自由度越大,所討論設計之間的微小差異越不足以對相當認知的使用者產生不同的整體印象。
Henry Carr法官說明:被告RN選擇的先前設計包含一個未註明日期的手動洗臉刷,即使我把這先前設計包括在內也不會對我的結論產生任何影響。747設計是一個雕刻的形狀,在中間部分形成沙漏狀,一個非常獨特的球形頭部,彎曲的側面和刷子周圍有規則間隔的凹口。重點是整體印象,根據我的判斷,747設計與設計資料庫的先前設計看起來很不一樣,而且是有顯著的不同。
Henry Carr法官總結說明:我雖同意被告RN的觀點,然而,更重要的問題是整體印象,747設計與設計資料庫有很大的不同,這也顯示出電動洗臉刷設計有顯著的設計自由度,設計的保護範圍也相對更廣泛,被告產品與註冊設計間細微的差異可能無法避免侵權。我的結論是,每一個Magnitone產品都產生與747設計相同的整體印象,因此,被告RN的每一項產品都侵害了747設計。
046設計與設計資料庫的比對和侵權分析
Henry Carr法官說明:046設計與747設計非常相似(如圖8),權利範圍很狹窄,046設計唯一可以被視為重要的區別特徵是「下巴」的細部。但是,被告RN的任一Magnitone產品都沒有這種下巴部分(如圖9),因此,沒有一個Magnitone產品會產生與046設計相同的整體印象,被告RN的產品並未侵害046設計。
參見Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc [2012] EWHC 1882 (Pat) (09 July 2012)。
參見PMS International Group Plc (Respondent) v Magmatic Limited (Appellant) [2016] UKSC 12, Supreme Court, UK, 9 March 2016。
參見L'Oréal v RN Ventures [2018] EWHC 173 (Pat)。
參照Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007。
參照Woodhouse v Architectural Lighting [2006] RPC 1。
參見Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc [2012] EWHC 1882 (Pat)(09 July 2012)。
參見[2012] EWCA Civ 1339, [2013] FSR 9:。
參見Whitby Specialists Vehicles v Yorkshire Specialist Vehicles, [2014] EWHC 4242(Pat),[2014] All ER(D)233 at [22] - [23]。
參見Grupo Promer Mon Graphic SA v OHIM (Case T-9/07)。
David Stone is a partner at Simmons and Simmons in London and an expert on design law. He also chairs the designs team of MARQUES (the Association of European Trade Mark Owners) and is author of three MARQUES reports on OHIM Registered Community Designs invalidity decisions. He has lectured on design law on four continents. He is also a contributor to OUP's Journal of Intellectual Property Law & Practice。
參見Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2013] EWHC 1925 (Pat)。
參見Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser(UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936, [2008] FSR 8。
參見H.H. Judge Fysh's pithy phrase in Woodhouse at 58。
參見Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel, Case C-342/97 [1999] E CR I-3819。
參見Procter & Gamble Co v. Reckitt Benckiser (UK) Ltd, Court of Appeal, [2007] EWCA Civ 936 Court of Appeal CA (Civ Div), October 2007。
參見Whitby Specialist Vehicles v Yorkshire Specialist Vehicles [2014] EWHC 4242 (Pat), [2014] All ER (D) 233 at 30。