在智慧財產權領域,商品外觀理論上可同時受到多種保護,但實際適用結果仍因各國法律規定而有所不同。本篇以2020年5月Lanard Toys Ltd.的上訴案為例,介紹美國法院如何看待設計專利、著作權、商業外觀、不正競爭法等保護機制的運用。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
本案[1] 上訴人Lanard生產及銷售具有鉛筆外觀的玩具粉筆夾產品「Lanard Chalk Pencil」,不僅獲准設計專利D671167(後稱「D167專利」),同時取得著作權註冊Reg. VA 1-794-458(後稱「458著作權」)。
Lanard自2011年及2012年起,分別向Dolgencorp及Toys “R” Us(後稱「TRU」)銷售該粉筆夾,且所有產品均註明受著作權與專利保護。2012年,另一家廠商Ja-Ru在參考Lanard產品後,同樣設計出外觀類似鉛筆的玩具粉筆夾,而Dolgencorp與TRU則約在2013年下半年,停止向Lanard進貨並改為銷售Ja-Ru產品。
由此緣故,Lanard於2014年控告Dolgencorp、TRU及Ja-Ru侵權,經地方法院以簡易判決認定不構成侵權後,續向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。
Lanard 產品
D167 專利(圖 1 )
458 著作權(首圖)
Ja-Ru 產品
Lanard的主張包括四大訴因,亦即(1)設計專利侵權;(2)著作權侵權;(3)商業外觀侵權;(4)違反聯邦及州的不正競爭相關規範。巡迴法院逐一分析後,最終認定前審判決並無違誤,故駁回上訴。
是否侵害設計專利
判斷設計專利是否受到侵害時,必須透過下列兩階段評估,這也是本案的爭執重點:
1. 解釋專利保護範圍
根據圖式並衡酌各項特徵
Lanard質疑前審法院以功能性及欠缺新穎性為由排除部分設計特徵,導致保護範圍解釋有誤。巡迴法院表示,根據判決先例,設計專利的保護範圍通常如圖式所示,而當設計包含功能性及裝飾性特徵,區辨兩者確實有助於解釋:前審法院不但整體性地考量圓錐形部件、長型筆桿、金屬環、橡皮擦、圓錐形末端環狀開口、書寫工具之用途、設計之一般厚度等特點的功能性,也詳盡檢視各個功能元素的裝飾性,包括橡皮擦的圓柱形狀、金屬環的溝槽外觀、圓錐部件的光滑表面與細長錐形,以及這些特徵之間的具體比例大小。
找出與先前技藝相關的特徵
另一項有助於解釋保護範圍的原則是,找出與系爭侵權設計及先前技藝相關的特徵。前審法院參酌審查官所參考以及被上訴人所提交的眾多先前技藝(皆是涉及鉛筆形狀與設計)後,指出D167專利與先前技藝的差異點僅在於,各個特徵的精準比例、金屬環的裝飾方式及尺寸、圓錐形末端的特殊尺寸及形狀等處。也因此,前審法院明確拒絕Lanard主張在解釋保護範圍時考量「設計的粉筆夾功能」,表示不宜從此點觀察與先前技藝的差異。
綜合上述,巡迴法院認為前審顯然已充分檢視各項特徵並正確解讀D167專利的保護範圍,同時指明其裝飾性特徵及新穎特徵。
2. 比對受保護專利與系爭侵權設計
根據設計整體判斷侵權與否
判斷是否侵害設計專利時,必須透過普通觀察者測試:亦即,判斷主體施以購買者通常之注意,如因兩者設計的相似程度,導致判斷主體錯誤購買非其本意的產品時,兩者設計便屬於實質上相同。
前審法院將D167專利與Ja-Ru產品並排觀察後,發現兩者共享類似的設計概念,皆是類似於2號鉛筆的粉筆夾,不過,由於設計相似處屬於功能性或在先前技藝中普遍可見,普通觀察者自然會注意到D167專利與先前技藝不同之處,進而察覺D167專利與Ja-Ru產品兩者的差異顯而易見,因此並不構成侵權。
儘管如此,Lanard質疑前審法院並未針對整體設計進行比對,而是逐一比對個別特徵(element-by-element comparison)。巡迴法院提出兩點回應:
雖然應從設計整體判斷侵權與否,但也不該忽視設計通常結合裝飾性及功能性特徵的事實,換言之,法院評估整體外觀時必須排除/忽略功能性特徵,並不表示會從設計整體比對轉變為個別特徵比對。
前審法院不僅衡酌D167專利與Ja-Ru產品在裝飾性特徵上之差異對於整體外觀的影響,同時關注普通觀察者如何看待整體設計(亦即是否遭欺瞞而認為兩者設計相同)。至於Landard指稱兩者設計的差異無關緊要,前審法院最終認定該論點乃是未適當評估裝飾性特徵對整體設計的影響,故不予採認。
綜合上述,巡迴法院認為從普通觀察者的角度,應不致以為D167專利與Ja-Ru產品實質上相同,因此前審判斷並無違誤。
不宜採用新穎特徵測試
針對Lanard質疑前審法院在侵權分析時採用新穎特徵測試(“point of novelty” test)此點,巡迴法院表示,Egyptian Goddess案確實已拒絕以該測試作為侵權判斷的獨立基準,然而,並未質疑根據先前技藝來檢視兩者設計的重要性,尤其是受保護專利與先前技藝頗為相似時,其與系爭侵權設計之間的微小差異對於普通觀察者而言即屬重要。
再者,巡迴法院不否認前審為解釋保護範圍時,的確透過先前技藝找出D167專利的新穎特徵,但在判斷侵權與否時,已將這些特徵視為吸引普通觀察者注意的重點,進而推論普通觀察者會如何看待整體設計;因此,Lanard的質疑並無道理。
此外,巡迴法院特別指出,Lanard刻意在侵權分析時強調Lanard產品與Ja-Ru產品兩者的相似性,但根據判決先例,與系爭侵權設計比對的是受保護專利之設計,而非其商業實施例(commercial embodiment);況且,Lanard產品實際上具有D167專利所無的特徵,部分屬於純功能性,部分則曾出現在先前技藝,皆是不受專利保護的特徵,自然無法作為兩者設計比對的有效根據。
是否侵害著作權
主張侵害著作權時,必須證明(1)有效著作權之所有權人;(2)抄襲原創著作的構成要素。地方法院認為,Lanard其實並未取得有效的著作權,換言之,對造並未侵害任何受著作權保護之創作或其要素。巡迴法院予以贊同,其理由大致分為下列兩大點:
無法通過分離檢驗法則
正如前審所言,Lanard產品屬於實用性物品[2] ,功用在於「放置並夾住粉筆以方便書寫或繪畫」。惟根據著作權法規定,實用性物品必須通過分離檢驗法則(separability test)[3] ,亦即物品特徵必須充分地與物品之實用性相分離,方能獲得著作權保護;前審法院對此表示,產品的鉛筆設計不單是為包住粉筆或偽裝成粉筆夾,其本身便是粉筆夾 ,若將該鉛筆設計視為雕塑著作,只不過是複製粉筆夾而已,因此,458著作權實屬無效。
Lanard辯稱,458著作權是卡通風格的2號鉛筆設計,在粉筆夾功能之外可獨立視為雕塑著作,且可能運用在其他媒介。儘管如此,巡迴法院認為,實用性物品整體不能受著作權保護,無論有多少贅飾或美觀的組成部分亦同;Lanard既然無法指出458著作權包含哪些可獨立於粉筆夾功能之外的設計特徵(該特徵不能是實用性物品本身),綜合Lanard在前審法院及巡迴法院的爭辯內容觀察,其主張該著作權僅是為粉筆夾的尺寸及形狀尋求保護而已。
著作權保護不及於思想
巡迴法院指出,根據458著作權之首圖所示,產品上不僅有「Chalk Pencil」字樣,且著作名稱為「鉛筆/粉筆夾」,綜合Lanard的種種辯詞觀察,Lanard等同於針對「仿鉛筆外型粉筆夾」此一概念的所有表達形式主張保護,實則違反著作權法第102條的概念/表達二分原則[4] 。
是否侵害商業外觀
主張侵害商業外觀時,必須證明:(1)兩者商業外觀相似而有混淆之虞;(2)商業外觀特徵非主要屬於功能性(primarily non-functional);(3)商業外觀具備後天識別性。地方法院認為,有關後天識別性的證據嚴重不足,自然無法認定侵害商業外觀。
Lanard對此提出兩點質疑:(1)地方法院誤將判斷主體窄化至「最終消費者」,實際上應包括Landard努力行銷的批發商及零售商;(2)由於Lanard已在市場上售出大量且獨一無二的仿鉛筆外型粉筆夾,「批發商及零售商是否認為Lanard產品與製造商Lanard之間有所關聯」此點,已足以成為應受審判(trialable)的爭點。
巡迴法院贊同前審所言,認為Lanard僅是主張產品銷量極大,姑且不論應以何者消費者作為判斷主體,Landard確實未提出充分證據說明,消費大眾看見其產品時,聯想到的是背後製造商Landard而非產品本身,亦即未通過主要意義判斷(primary sig- nificance test),因此前審認定並無疑義。
是否構成不正競爭
巡迴法院認為,既然Lanard主張的不正競爭係以侵權案件成立為前提,前審所為之不侵權認定又無違誤,其認定不構成不正競爭的結論自屬正確。
結語
普羅大眾對於Lanard在本案的權利主張均遭到駁回,或許會感到不解,畢竟就事實觀察,Ja-Ru產品設計的確參考/模仿自Lanard產品。但從法律角度來看,結果並不意外:例如,舉證不足往往是敗訴的主因,這導致Lanard無法主張商業外觀保護;又如,Lanard的著作權雖曾註冊,終因不符合法律要件(美國特有的可分離性)而歸於無效,此要件縱然存在不少爭議,但目前而言還是難以翻盤。
備註:
Lanard Toys Ltd., v. Dolgencorp LLC, JA-RU, Inc., Toys “R” US-Delaware, Inc ., Case No. 2019-1781 (Fed. Cir. May 14, 2020).
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【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
許慈真
學歷:
輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長:
智慧財產權、法律翻譯
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