設計專利為「對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」。由於設計專利的內文無請求項，故其專利權範圍不如發明專利或新型專利而以請求項的文字來界定。專利法第136條規定「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本文以美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）之Crocs, Inc. v. International Trade Commission案判決[1]為比較對象，來闡述台灣與美國對於設計專利的權利範圍解釋有何異同。

Crocs案之背景

Crocs案所涉及的侵權物與洞洞鞋有關。本案涉及的專利包括為設計專利和一般專利，前者是美國專利第D517,789號，而後者為美國專利第6,993,858號。雖然權利人的專利權主張有其複雜度，本文僅分析設計專利的議題。

本案的權利人是美國籍Crocs公司，其在台灣稱為「卡駱馳」[2]。其商品主要為鞋類產品。侵權人總共有十二位，為專利權人之競爭對手，其包括美國和外國公司，例如Collective Licensing International, LLC（位於Englewood, Colorado）、Gen-X Sports, Inc.（位於Toronto, Ontario）、Australia Unlimited, Inc.（位於Seattle, Washington）、Pali Hawaii（位於Honolulu, Hawaii）等等。

本案專利權人向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）提出申訴而指出上述侵權人所進口的物品侵害其專利，並要求ITC禁止該些物品進入美國。申訴日為2006年3月31日。有些被申訴對象選擇和解，有些被申訴者則被認定無侵權行為，因而最後只剩五位被申訴對象受到ITC的調查。在CAFC階段，有爭議的侵權物為：（1）Double Diamond Distribution Ltd.（位於Saskatoon, Saskatchewan）的Beach DAWGS™和Groovy DAWGS™等二系列的洞洞鞋，其與系爭設計專利之比較見圖1-1與圖1-2；（2）Holey Soles Holding Ltd.（位於Vancouver, British Columbia）的Explorer和Cricket等二系列的洞洞鞋，其與系爭設計專利之比對見圖1-3；（3）Effervescent Inc.（位於Fitchburg, Massachusetts）的Waldies AT系列的洞洞鞋，而圖1-4顯示其與系爭設計專利之比對。

圖1-1：左列為系爭設計專利圖示；中間列為新款Beach DAWGS™洞洞鞋；右列為舊款Beach DAWGS™洞洞鞋。

圖1-2：左列為系爭設計專利圖示；中間列為Groovy DAWGS™洞洞鞋；右列為Big DAWGS™洞洞鞋。

圖1-3：左列為系爭設計專利圖示；中間列為Explorer洞洞鞋；右列為Cricket洞洞鞋。

圖1-4：左列為系爭設計專利圖示，而右列為Waldies AT洞洞鞋。

在關於設計專利的調查部分，專利權人於2006年9月29日向行政法官聲請中間裁判以確認侵權行為的成立，同時被申訴人也聲請宣告侵權不成立。2006年11月7日，行政法官決定侵權行為是不成立的。

不過，ITC在2007年2月15日公布初步決定（initial determination）而認為本件應該再調查，因而案件發回給行政法官。行政法官在2007年9月上旬舉行了聽證會。在2008年4月11日，行政法官仍然裁定侵權不成立。

專利權人不服該認定。在2008年4月24日，其和ITC的調查律師一同向ITC申訴。ITC所審查的爭議之一為系爭設計專利侵權是否不成立。2008年7月25日，ITC決定維持行政法官的認定，即系爭設計專利並未被侵害。專利權人不服而上訴至CAFC。

Crocs案之法律爭點與CAFC的見解

在行政法官的侵權分析中，行政法官先以文字方式描述系爭設計專利的權利範圍。之後，該行政法官再以該文字敘述為準，而進行系爭專利和侵權物的比對。本案的法律爭點即是關於ITC所認可的以文字為依據的設計專利範圍解釋是否合理。

CAFC認為ITC的行政法官做了錯誤的侵權判斷，因為行政法官過於依賴對設計的文字描述，而忽略圖示的重要性。CAFC並非完全否認以文字描述設計專利權利範圍的意義；而是CAFC認為應該非常小心這樣的作法，因為過於依賴文字時常會產生偏重於設計專利的某個特徵，而忽略要以整體的設計進行比較。

CAFC認為設計專利的權利範圍應以圖示為準，對於設計的文字說明必須要契合圖示的內容。文字有時不能詮釋設計的精神層面。因此，圖示本身就是解釋設計內容的最好方式。

CAFC認為行政法官或ITC被對系爭設計專利之相關文字敘述內容限制住。在檢視圖示後，CAFC具體指出圖案特徵和文字敘述的差異。另在指出ITC的錯誤後，CAFC進一步判斷侵權物是否侵害系爭設計專利。CAFC使用「一般觀察者」（ordinary observer）基準來分析二者的異同，並得出侵權成立的結論。

台灣司法實務

早期設計專利稱為「新式樣專利」的時候，當時專利法第123條第2項規定：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明」；另當時專利法施行細則第32條第2項規定「新式樣之創作說明，應載明物品之用途及新式樣物品創作特點」。

此「得審酌創作說明」之觀點對有些法官而言卻是解釋設計專利的關鍵資訊。以智慧財產法院100年度民專訴字第91號民事判決為例，該案法院指出「解釋申請專利之新式樣範圍目的，在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵」。所謂「新穎特徵」指「申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容」；該內容「必須是透過視覺訴求之視覺性設計」，而「不得為功能性設計」。

該案之系爭新式樣專利為證書號第078298號「光明燈」（公告日：2001年12月21日），其圖示見圖2-1。根據說明書之創作說明，系爭專利的視覺特徵，包括：（1）「由六支龍柱所排列而成，其龍柱頂端各設有一極明亮、搶眼之壽桃造型，頗有一柱擎天、高聳直立之視覺感官」；（2）「中央則有一獨特、且層次分明，擬為塔狀之飾樣」；（3）「龍柱外圍則有如魚麟般之精緻彿像」；（4）「再設一古典、藝術之圓形鼎腳桌，並於周圍則環設有極立體、亮麗之蓮花瓣，且亦可設為旋轉之用，使其莊嚴之寺廟更充滿另一種獨特之風格」；（5）整體搭配，更是莊嚴、隆重，頗具突顯之外型，令人深深印入眼簾，更替寺廟增添許多文化藝術氣息，極充滿吉祥、平安感」。

不過，該案法院則解釋為「系爭專利之造形係由六支圓柱所排列而成，其圓柱頂端各設有一壽桃造型，整體柱體頂部中央設有一具層次之塔狀飾樣，各圓柱外圍則有如魚鱗般之佛像，整體柱體底部設一燈座，燈座下方為一圓形鼎腳桌，燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形；如是整體呈現圓座體上設有多支環狀排列圓柱，再於環列圓柱上具有塔狀屋頂之多層次視覺效果之設計」。另該案法院認可專利權人所指之「新穎特徵」，其包括：（1）「燈體由六支燈柱排列」；（2）「燈柱外有如魚鱗般之佛像環繞」；（3）「各燈柱頂端設有一壽桃燈」；（4）「整體柱體頂部中央設有一塔狀飾樣」；（5）「整體柱體底部設一燈座，燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形」；（6）「燈座下方設一圓形四腳鼎腳桌」。

圖2-1：左圖為前視圖（與後視圖相對稱）；中圖為俯視圖；右圖為仰視圖。

亦即，法院仍會從圖示本身來詮釋設計專利權的範圍。又例如在智慧財產法院100年度民專上字第23號民事判決中，該案法院指出：「由系爭專利之新式樣專利圖說各圖觀之，該滑鼠之造型為一握持部為橢圓形殼體，由前視圖觀之，該滑鼠的外殼大致分為三部分，最上層是屬於操作控制部，在圖面的較左邊具有一長圓形槽，且在該長圓形槽的前端形成1道細溝，將該外殼分成左鍵及右鍵兩部分，並在該長圓形槽內配置一圓盤形的滾輪；另如仰視圖所示，該滑鼠的的底座（最下層），其高度一致，於一端延伸出連接電線用的圓管形連接部，而在底部的中間有一圓形部（光學感應部）者」。

近期，智財法院（現為智慧財產及商業法院）首度於103年民專訴字第82號民事判決提出：「設計專利的專利權範圍是由『物品』及『外觀』所構成」；其更「依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣物品名稱及物品用途」，而指出「系爭專利[第D130556號]所應用之物品應確定為可安裝於提箱的『提箱面板』」，則「依系爭專利核准公告之圖面，並審酌說明書所載之創作特點」，而認為系爭專利之外觀為如圖面各視圖中所構成的整體形狀」。

直至今日，「物品加外觀說」已成為智商法院解釋方式的主流，以近期智慧財產及商業法院109年民專訴字第61號民事判決為例，其陳述「設計專利的專利權範圍是由『物品』及『外觀』所構成」；「依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為一種殺菌消毒用紫外線燈之底座」；再「依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀」。此外，在侵權比對時，該案法院也少於以文字方式描述比對，而以「比對圖」附件之方式來認定「系爭產品與系爭專利於整體外觀特徵已幾近完全相同」。

關於設計專利的權利範圍解讀，美國司法實務是以圖示為準，而認為當圖示轉化為文字時，必須要非常小心，而不能讓文字取代了圖示內容來進行侵權判斷的依據。台灣司法實務亦是以圖示為主，但其對文字描述的依賴則從早期的看圖描述，發展至近期的「不再陳述」。

（本文所用的圖示取於各判決內的附圖。）

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們