本文以美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.案[1]，來討論美國與臺灣在處理設計專利新穎性爭議時之差異。

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本案系爭設計專利包括美國專利第D529,263號、第D545,032號、和第D545,033號；第一件專利是母案，而另二件專利是其接續案，三者皆關於洞洞鞋的設計。被控侵權物則是洞洞鞋。

原告International Seaway Trading公司是運動鞋類或服務物品的採購商或代理量販店的進口商。被告為Walgreens公司和Touchsport Footwear USA公司，第一位被告是販售藥物為主的量販店，但其兼賣鞋類物品，而第二位被告是與原告在同一行業的廠商。

原告於2008年2月15日在美國聯邦佛羅里達州南區地方法院對被告提起專利侵權訴訟，主張被告所販售的洞洞鞋侵害其設計專利。在訴訟進行中，被告向法院聲請以中間裁定宣告系爭設計專利無效，因為該些專利不具新穎性和進步性。本案地院同意被告的聲請，並裁定系爭專利無效，因而致本案終止。不過，本案地院僅針對新穎性議題做出裁定。

原告不服該裁定，而選擇上訴至CAFC。對於本案地院裁定，CAFC維持一部分見解，但廢棄另一部分見解而發回重新審理。本案的爭議有二個。第一為設計專利的新穎性判斷基準；第二為該基準應從「穿著鞋子時刻」來看系爭設計專利與引證案，或應從「銷售時間點」來看。

爭點一：新穎性判斷基準

關於新穎性判斷基準的爭議，主要問題在於應選擇「新穎之處」（point of novelty）測試或「通常觀察者」（ordinary observer）測試。本案地院採用後者，而CAFC亦表贊同。

對於過去所採用「新穎之處」測試，當用於侵權分析時，其重點放在從已知設計的觀點來評價系爭設計專利的新穎特徵，再分析侵權物與系爭專利的新穎特徵間的近似度。當用於可專利性分析時，其重點在於從已知設計創作來闡釋引證案設計的新穎特徵，再比較系爭專利與引證案的新穎特徵間的相似度。

CAFC認為「新穎之處」測試過於強調已知設計，其法律適用上有困難度。在新穎性的判斷時，「新穎之處」測試的重點會集中在引證案和系爭設計專利的微小差異。

CAFC表示既然「新穎之處」測試並不是一個必須採用的基準，則在考慮侵權分析的基準已經改為完全採用「通常觀察者」測試、且新穎性分析和侵權分析必須採用一致的基準的情況下，設計專利之新穎性分析應採用「通常觀察者」測試為唯一的基準。

對所謂「通常觀察者」測試在新穎性的判斷上，CAFC並無陳述該判斷原則的具體內容。但CAFC有解釋「通常觀察者」測試在專利侵權的判斷原則。CAFC舉2008年的Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案[2]而指出在侵權分析中，「通常觀察者」測試重點在於從已知設計的觀點來比較系爭專利和侵權物的差異。首先，此假想的一般觀察者會檢視系爭專利和已知設計的差異處。當系爭設計專利和已知設計很近似時，系爭專利和侵權物間的小差異對該一般觀察者而言就是很重要的資訊。

此意味當系爭設計專利和已知設計的類似部分越多時，針對該類似部分，系爭專利和侵權物間的差異儘管微小，該微小的差異對於侵權不成立的認定是重要的因素。

以此觀點用於新穎性判斷，我們可推知「通常觀察者」測試在新穎性判斷的使用原則為，首先比較引證案的設計和已知設計的差異處。如果引證案的設計和已知設計間的近似部分越多時，對於該近似部分，引證案和系爭設計專利間的差異儘管小，該些微的差異對於具有新穎性的認識是重要的因素。

爭點二：系爭專利和引證案的比較時間點

本案地院判斷新穎性時忽略洞洞鞋的鞋墊設計，因為該部分是消費者在穿著洞洞鞋時所不會看到的部分。CAFC認為這樣的觀點是錯誤的。CAFC認為地方法院把判斷的觀點侷限在購買洞洞鞋的時間點，而非洞洞鞋的「正常使用」（normal use）期間。

CAFC認為判斷新穎性的觀察點是「正常使用」期間，而該期間是從洞洞鞋生產或組裝完成到鞋子被銷毀、遺失或消失為止。因此，「鞋墊」在該期間中是會被目視到的。該鞋墊部分的設計特徵應該被納入新穎性判斷的因素。因為本案地院沒有做如此判斷，故裁定中的該部分意見應被廢棄，而該鞋墊設計所產生的新穎性判斷爭議應該由被告重新舉證以推翻系爭專利應為有效的推定。

啟發一：設計專利的新穎性判斷

根據International Seaway Trading Corp.案，美國設計專利的新穎性判斷有兩個重點，一個是「通常觀察者」測試，要從系爭專利在「正常使用」期間的可被目視特徵來判斷。「通常觀察者」測試的重點在於系爭專利和引證案間的比較，而差異特徵的重要性是與已知設計的內容有關係。當引證案越相近於已知設計時，對於該相近的特徵，引證案和系爭專利間的些微差異，從一般觀察者眼中來說，都是凸顯系爭專利具新穎性的重要因素。所謂「正常使用」期間不是指系爭專利設計被消費者使用的狀態，而是該專利可被目視的狀態。

啟發二：關於流行且實用物品的設計專利與其可專利性

由本案的系爭專利和引證案圖示（圖1至4）可知，鞋面的洞洞設計是相當接近的。二者的差異是鞋墊的設計。洞洞鞋是近年的流行產品，其特徵為鞋面上有洞洞。如果不是如此設計，鞋類不容易被歸類為洞洞鞋。因此，流行類商品設計的可專利性判斷會充斥著較多的已知設計。

與台灣法制的比較

台灣設計專利的新穎性判斷主要是依據專利審查基準第三篇《設計專利實體審查》。新穎性（2020年版）的判斷是從「普通消費者」的觀點，即：「審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷申請專利之設計與引證文件中所揭露之單一先前技藝中相對應之內容是否相同或近似，若依選購商品時之觀察與認知，申請專利之設計所產生的視覺印象會使普通消費者將其誤認為該先前技藝，即產生混淆、誤認之視覺印象者，應判斷申請專利之設計與該先前技藝相同或近似」。

另判斷上有三個重點。首先是「整體觀察」，指「應以圖式所揭露之形狀、花紋、色彩構成的整體外觀作為觀察、判斷的對象」；另「應以圖式中『主張設計之部分』的整體外觀為準」。

其次為「肉眼直接觀察比對」，指「應以肉眼直接觀察為準，避免將細微差異微觀放大，而將原先足以使普通消費者混淆之設計外觀被判斷為不近似」；但「若該類物品通常係藉助儀器觀察以供普通消費者進行商品選購者」，則可「藉助儀器觀察比對」。

第三是「綜合判斷」，指「應以申請專利之設計的整體外觀為對象，而非就商品之局部特徵逐一進行觀察、比對」，且「審查時應以容易引起普通消費者注意的特徵為重點，再綜合其他部分構成申請專利之設計整體外觀統合的視覺效果，客觀判斷其與先前技藝是否相同或近似」。

至於「容易引起普通消費者注意的特徵部位」，於審查時應考量設計特徵、視覺重點、及具變化外觀之設計等三種類型。「設計特徵」指「申請專利之設計對照先前技藝，客觀上使其具新穎性、創作性等專利要件之創新內容」、且「必須是透過視覺訴求之創作」。「視覺重點」指「依物品特性，以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位」，並「應以該視覺重點及其所揭露之設計特徵作為容易引起普通消費者注意的部分」。「具變化外觀之設計」指「設計可能呈現多種變化之外觀」，於審查時「應以其所揭露各個變化外觀之設計及所揭露之設計特徵為判斷對象」，而只要有引證案所未揭露之外觀設計，則應有新穎性。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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