※本文為「2019-2022年EUIPO的註冊共同設計無效決定選輯（一）」之第二部分

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獨特性審查相關案例

獨特性無效訴訟成功案例

案例4. 無效編號 106320：Lego Juris A/S（申請人）v. Filip i S-ka “Dromader” Spółka Jawna（註冊設計所有者）

Filip i S-ka “Dromader” Spółka Jawna於 2014年3月28日提交註冊號：002435081-0001的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計）的屬於「建築磚」類別，提交時包含如圖5所示之圖式：2019年9月6日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計被宣告無效，因為它與無效申請人（Lego Juris A/S）提交的先前公開內容相比缺乏獨特性。

圖5  002435081-0001註冊共同設計的圖式

無效申請人Lego主張，系爭註冊設計與Lego在先製造的小雕像相比較，在Brick Owl 網站（https://www.brickowl.com）上的報價打印輸出，其中描繪了一個 LEGO City 小雕像（如圖6）。該網頁還指出，該產品自 2007 年以來一直可用，BOID 代碼為 547840，缺乏獨特性。Lego還主張說，系爭註冊設計與他們在先註冊的一些歐盟商標相衝突，這是1999年11 月 22日EUIPO在辦公室的官方公告中發布的3D 標記的歐盟商標註冊號50 450（如圖7 D2）。這些商標顯示的小雕像通常與Lego品牌相關。有效的註冊設計必須具有獨特性。如果註冊設計給相當認知的使用者的整體印象不同於申請日之前已向社會大眾公開的任何設計給相當認知使用者的整體印象，或者如果系爭註冊設計有優先權主張，則以優先權日期為基準日。

圖6：Brick Owl 網站 (https://www.brickowl.com) 上的報價打印輸出

圖7：系爭註冊設計與Lego 提交的在先設計D2進行比較

系爭註冊設計與在先設計並不相同，它們在某些方面確實存在些微差異。小雕像的頭部和軀幹的形狀和相對尺寸略有不同。在先設計在臀部有一個連接元件，而註冊設計中沒有，並系爭註冊設計的腳具有不同的輪廓。然而，EUIPO 的無效部門同意無效申請人的意見，亦即系爭註冊設計與在先設計D2有許多相似的要素：(1)兩種設計都有一個帶圓角的方頭。(2)兩種設計的頭部在頂部都有一個圓形突起。(3)兩種設計的手臂形狀，包括肘部的彎曲度，都是相同的。(4)兩種設計的指針都具有完全相同的拱形。(5)兩種設計的腿之間的空間量相似。無效部門認為「兩個設計之間的微小差異遠不如它們的共同特徵所產生的整體印象那麼顯著」。考慮到賦予玩具設計師有相當大的設計自由度，無效部門得出結論認為，系爭註冊設計不會產生與在先設計不同的整體印象。無效部門決定認定，系爭註冊設計與Lego提交的在先設計D2相比較，系爭的註冊設計缺乏獨特性。結果，系爭註冊設計被宣布無效。

這是Lego的又一次勝利，儘管是一場相當直接且無可爭議的勝利。眾所周知，Lego對其著名的塑膠積木玩具非常保護。事實上，在過去兩年中，Lego參與了 6 起針對競爭對手的註冊共同設計的無效申請且成功讓 EUIPO 宣告無效。

案例5. 無效編號 107919：LEGO Juris A/S（申請人）v. MAR 2000 OOD（註冊設計 所有者）

該無效決定關於編號003476118-0002的註冊共同設計，於 2016年 12 月 16 日提交，屬於「玩具人偶」類別。2020年6月30日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計無效，因為系爭註冊設計與在先設計沒有產生不同的整體印象。

圖8：RCD 003476118-0002與在先設計的比對圖

無效申請人Lego為國際知名玩具公司。無效申請主張說，系爭的註冊共同設計是他們自 1999 年以來一直在銷售的Luke Skywalker模型的副本，並且系爭註冊設計 與這些在先設計之間的任何差異都可以忽略不論。為了支持他們的論點，無效申請人提交了來自第三方網站的打印輸出，顯示了他們自1999年以來出售的各種Luke Skywalker人偶的圖像。無效申請人還提交了 Amazon.de 列表的打印輸出。作為回應，註冊的共同設計所有者對打印輸出的披露提出異議，除其他外，主張說：(1) Amazon.de打印輸出的 URL 很長，不允許對其進行搜索，因此在發布期間無法找到它。正常業務過程；(2)證據中的信息可能已被更改。

無效部門表示，根據判例法，Amazon.de產品列表足以證明產品已提供銷售，並且無效申請人提交的列表早於註冊共同設計的申請日期。無效部門還指出，註冊設計所有者沒有證明證據在哪些方面已被更改，並且根據判例法，僅僅指控不足以懷疑證據的真實性。無效部門認為，無效申請人提交的證據足以證明公開了至少一項在先設計。為了程序經濟，這一先驗設計用於評估系爭註冊設計的獨特性。

無效部門指出，系爭註冊設計和在先設計是由人體部分組成的這一事實在評估個體特徵時「不會發揮實質性作用」。無效部門隨後轉向所有其他視覺特徵，包括：身體和服裝的特定形狀，以及裝飾或配色方案，並表示 (1)兩個人物的身體、腿和手臂具有相同的形狀和比例，以及(2)配色方案—橙色背景上的黑色和灰色組合。(3)兩個人的一隻手都拿著一把類似激光槍的槍，形狀相同。最明顯的區別被認為是(1)設計中人物頭盔的形狀和裝飾。值得注意的是，在所有這些方面，設計的近似之處多於不同之處。無效部門斷言，「上述設計的共同特徵明顯，比服裝裝飾、面部顏色和不同形狀頭盔的差異更重要」。結果，無效部門認定，兩種設計給人的整體印象相同，因此受爭議的註冊設計與在先設計相比缺乏獨特性，因此無效。

案例6. 無效編號 105579：Peter Dertsakyan（申請人）v. Xuanxing Chen（註冊設計所有者）

該無效決定關於編號005615283-0001的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計），於 2018 年 8 月 21 日提交，屬於「寵物衛生用品」類別。2020年2月27日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計無效，因為與在先設計的顏色差異不足以給相當認知的使用者產生不同的整體印象。

圖9：RCD 005615283-0001與在先設計的比對圖

無效申請人主張說，系爭註冊設計是在大眾籌資平台 Kickstarter 上名為「Bristly」的項目下做廣告的產品的複製件。Bristly 項目由無效申請人於 2018 年 6 月發布，因此無效申請人能夠提交大量證據來支持其無效主張，包括 Kickstarter 活動、相關 Facebook 頁面和相關 YouTube 視頻的證據來自歐洲的許多使用者訪問過。系爭註冊設計所有者回應稱，Bristly 項目在正常業務過程中不可能為歐盟相關專業人士所知，但沒有提交任何實質性證據來支持他們的說法。因此，無效部門裁定，Bristly 項目已在系爭註冊設計的申請日期之前得到充分揭露。

無效部門然後考慮了新穎性。如果兩種設計的特徵僅在非物質細節上不同，則系爭註冊設計與在先設計相比缺乏新穎性。無效部門指出，系爭註冊設計 與之前的 Bristly 設計非常近似。例如，兩者都設計為T形；兩種設計都有一個相對平坦的法蘭元件，帶有圓形邊緣和半圓形拱形過渡，朝向中心的柱元件；柱元件相對於凸緣元件在中心且垂直地延伸；並且立柱元件從其上端朝向支架元件逐漸變細。然而，這兩種設計在顏色上有所不同。系爭註冊設計是藍色的，而先前的設計是綠色的。由於這種色差不是簡單的相同顏色的深淺變化，無效部門得出結論認為，系爭註冊設計與在先設計比較，具有新穎性。

無效部門接著審視了系爭的已註冊共同設計的獨特性，指出「雖然相當認知的使用者能夠由於顏色的差異而察覺到相關設計之間的差異，但這並沒有改變兩種設計中包含的設計元素所產生的整體印象相似」。無效部門還認為，「從當事人提交的證據來看，可以得出結論，同一產品和同類產品在市場上以不同的顏色提供」和「雙方沒有提供將特定顏色視為特別重要特徵的論據」。因此，無效部門決定，系爭註冊設計與在先設計之間的差異不會導致系爭的 註冊設計對相當認知的使用者產生與在先設計產生的整體印象不同的整體印象。無效部門裁定，系爭註冊設計不具有獨特性，因此無效。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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