設計專利

人物專訪：智財局審委 葉雪美談設計專利申請實務

2008.01.31
專訪人物
葉雪美
國立成功大學工業設計系學士、世新大學法律研究所法學碩士。目前為經濟部智慧財產局專利審查官。

過去，台灣工業界對於新式樣專利的申請、保護了解不深，也不重視，因此屢遭國外大廠控告，失去商機。但近年台灣廠商已體認代工不是企業生存的主要道路，推出自有品牌才是王道，因此，開始奮力投入工業設計領域，由最近台灣廠商在世界各大設計大賽中屢獲佳績，可見端倪。

然而一向著重發明專利的台灣工業界，即使在工業設計方面嶄露頭角，但對新式樣專利的佈局的了解卻仍有侷限。為了讓各界人士能有一本入門學習參考的書籍， 2007 年底時，智慧局的新式樣審查官葉雪美女士，撰寫了「設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略」一書，其中內容由淺入深，將申請時需要注意的各個層面，解釋得面面俱到，並例舉許多實務案例及圖解詳細說明。

此書對於有意深耕新式樣設計的廠商、設計人員、法務人員、準備協助客戶申請新式樣專利的工程師，甚至對新式樣專利有興趣的普羅大眾，此書都可供為學習參考之用。

本次，北美智權報很榮幸，專訪本書作者葉雪美女士，我們針對新式樣專利申請提出各式問題，對於我們提出的問題，葉女士精闢入理的回答，相信值得對於設計專利有興趣的人士一讀，以下為專訪全文：

Q:
 當初為何會決定成為專利審查委員？對於想要成為專利審查委員的年輕人有什麼樣的建議？
A:

民國 72年，在台灣，大眾對於智慧財產權的概念還不清楚，我也不例外，誤打誤撞，不小心闖入這個行業，不過卻是越做越有興趣，深深地喜歡這個領域，進而進入法律研究所研習法律課程。

因為，專利除了涉及技術領域外，還有專利要件及專利權利相關的法律問題，因此，對於智慧財產權領域有興趣的年輕人，除了對本身的理工專業要不斷地進修、精進外，有機會也要想辦法進修基礎的法律課程，加強自己的法律概念。
Q:
 在什麼樣的因緣際會下，讓您想要寫這本與新式樣專利有關的書？
A: 這幾年，台灣產業已由「世界工廠」逐漸轉型為「設計研發中心」，而台灣探討發明、新型專利的論文與書籍越來越多，而介紹新式樣（設計）專利的相關論文及書籍甚少，而使得台灣廠商、業界對新式樣（設計）專利的保護了解不夠深入，遇到有關設計專利的侵權訴訟時，無法選擇有利於自己的理由、判例與理論作為有利的抗辯依據，而經常處於挨打的劣勢。

近幾年，無論是在台灣或是國外，台灣廠商已經遇到有關新式樣專利的侵權訴訟， 2007 年 10 月 16 日 ， 台灣板橋地方法院宣判，認定億光電子的 LED 產品侵犯日亞化的 LED 的新式樣專利 ，判決億光和其代表人應連帶給付日亞化新台幣 8,000 萬元的損害賠償。

另外，在 美國， 2007 年 6 月， ITC 裁定台灣廠商堤維西、帝寶、耿鼎進口到美國的汽車頭燈、尾燈、後照鏡及保險桿等汽車零件產品侵害 Ford 公司的 7 項設計專利， ITC 已下令禁止該等產品進口，此項禁令將持續至 14 年的設計專利期限屆滿為止。台灣廠商對於有關新式樣專利侵害訴訟，都顯現出對於新式樣專利的認知不夠，與侵害認定的抗辯能力不足。

因此，這一本書中第一篇詳細說明台灣新式樣專利申請實務，第二、三篇詳細介紹美國的設計專利制度、申請實務與申請策略，希望台灣廠商能利用設計專利的申請，彌補發明專利的不足，取得設計專利保護輸出到美國的商品，另一方面，在侵權訴訟中，也可利用設計專利抵擋專利侵害的控訴，避免故（惡）意侵權的指控。

之後計劃出版的下一本書，將會介紹美國關於設計專利著名的前導判例，設計專利範圍的解讀，與設計專利侵權有關的兩個檢測的理論及應用等，希望能提供台灣廠商在智慧財產權策略的運用及幄籌中作為參考。
Q:
 在新式樣的專利申請中，申請人最容易或最常犯的錯誤是什麼？
A: 圖面製作的錯誤，及創作說明敘述的不夠清楚。
Q:
 在什麼樣的情況下，新式樣的專利申請會被核駁或廢案？
A: （1）非新式樣專利的法定標的，例如：GUI 與
　 　 ICON的設計以及部分設計(Portion Design)等；
（2） 法定不予新式樣專利之項目：
A.
 純功能性設計之物品造形；
B.
純藝術創作或美術工藝；
C.
 積體電路電路佈局及電子電路佈局；
D.
 物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；
E.
 物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。
（3）圖面修正後超出原圖說範圍者；
（4）不符合新式樣專利要件者。
Q:
 去年 (2007 年 ) 台灣新式樣專利申請數量是多少？是否有逐年提升？比例是多少？
A: 2007年的新式樣專利申請案大約7,250件，比2006年少了大約340件，大約減少4%。
Q:
 96 年 11 月：發明 4703(63%) 、新型 2086(28%) 、新式樣 691(9%) ，為何新式樣的專利申請數量不多？您的看法是？
A:

目前，許多廠商及業界都認為台灣新式樣專利制度與國際間工業設計的保護制度無法接軌，例如：新式樣專利的法定標的不夠寬廣、專利保護範圍太狹窄，法律效力強度不夠，而維持年費過高，應該要修法擴大保護範圍、增加新式樣專利的法定標的。

關於上述問題，智慧局在 2006年6月，已經討論過新式樣專利修法且已辦理公聽會，其中已決定要導入部分設計保護制度，開放GUI 與ICON為設計保護之標的、引進成組物品設計的保護制度，還有廢除聯合新式樣專利，引進同一設計概念的設計保護，擴大新式樣專利的保護範圍，另外關於新式樣的維持年費的降低，智慧局也在研究之中。
Q:
 書中提出發明與新式樣專利申請可一併申請？其原由可否解說一下？是否有適合的案例可解說？
A:

對於組合發明的裝置，其中需要定期更換或維修部分的零件或元件，如果，無法單獨取得發明專利的保護，可以考慮將該等零件或元件試著申請新式樣專利，取得新式樣專利的保護。

以發明專利保護整個裝置，再以新式樣專利保護裝置中必須定期更換或維修的零件或元件，如此，廠商會有一個較完整的專利佈局，除了擁有專利裝置的市場利益，亦保有更換零件的市場利益。

Q:
 許多工業設計是否因畢業展或參加設計比賽而喪失新穎性，請問這些作品該如何保護？
A:

專利法規定之「政府主辦或認可之展覽會」必須為政府單位列名或政府單位協辦或委託辦理之展覽會，如非屬官方單位，亦無政府明定給予認可之地位者，即無專利法第 22 條（第 110 條）規定之適用。

目前，每一年爲了設計學系畢業生所舉辦的新一代設計展，係由教育部指導、經濟部工業局與國貿局協辦，申請人得於展覽事實發生之日起六個月內提出新式樣專利申請，可主張不喪失新穎性之優惠。

關於其他 「政府主辦或認可之展覽會」，申請人或代理人可去函洽詢相關單位，例如：經濟部或教育部，哪些展覽會是由 經濟部委託對外貿易協會辦理之展覽或國際展覽，或是由教育部主辦或協辦之展覽。
Q:
 針對「近似」標準，審查委員如何做判定？
A:

審查新式樣是否構成近似時，審查人員應模擬普通消費者（美國設計專利中所指稱的一般觀察者，可包含：該項產品的使用者、購買者、潛在且有興趣的購買者）選購商品之觀點予以審查，比對申請專利之新式樣與引證文件中所揭露之單一先前技藝，再判斷兩者是否近似，換言之，審查人員模擬普通消費者，依其選購時觀察商品的注意力，觀察申請之新式樣與該先前技藝，如果會將該新式樣誤認為該先前技藝，亦即產生誤認、混淆之視覺印象者，則判斷申請專利之新式樣與該先前技藝已構成近似；如果不會將該新式樣誤認為認為該先前技藝，不會產生誤認、混淆之視覺印象者，則判斷兩者不構成近似。

然而，近似的判斷在設計專利侵權訴訟中是一個很大的課題，普通消費者檢測的理論依據是由美國設專利的前導判例所創設的「 Gorham test」，依據美國CAFC的判例可得知，由於產品性質的不同，產品的普通消費者在購買時觀察產品的注意力及判斷能力亦有所不同，注意力及判斷力的差異將會影響產品近似的範圍大小。
Q:
 為何新式樣專利申請無法主張國內優先權？
A: 新式樣專利保護的是應用於產品的形狀、花紋與色彩或其結合的創新設計，然而，設計中的造形元素的增加、減少或改變等變化，都可能影響設計的本質，而使得該設計變成另一個設計，而非同一設計，因此，新式樣專利申請不適宜主張國內優先權；在美國亦有類似的規定，設計專利不能申請暫時申請案，無法主張暫時申請案的申請日利益。
Q:
 如果物品用途不同，但設計形狀或花紋類似是否就構成侵權？
A: 一般而言，物品用途不同也不近似時，即非屬相同或近似之物品，例如：汽車與模型汽車，鋼珠筆與雷射指向光筆，兩者間沒有市場利益的衝突，專利權人如欲主張其新式樣專利被侵害，很難舉證說明其市場利益被侵害，要求損害賠償。
Q:
 台灣哪些產業應該特別重視新式樣專利？
A: 汽車售後維修市場的汽車外觀零件，維修零件的市場壽命不會太短，例如：汽車車燈、後視鏡、前後保險桿、水箱護罩等產品，汽車的零件與附屬品，例如：方向盤、輪胎蓋、輪圈等。還有自行車與附屬品、消費性電子產品、通訊產品，這些以外銷市場為主的產品，應該同時申請台灣新式樣專利與美國設計專利；另外，商品包裝與各種容器、家用品等技術難度不高、以設計創作為主的產品，應申請台灣新式樣專利的保護。