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專利侵權比對中相關先前技藝的重要性：Range of Motion Products, LLC. v. The Armaid Company Inc.案件

Terry Cross是Armaid公司已故的所有人，也是一位運動和職業損傷治療師，他於1995年發明了一款肢體按摩器Armaid 1，並於1998年取得發明專利（美國專利號5,792,081，簡稱081專利，如圖15所示）。

Cross在2015年將Armaid1改造成一款可以按摩全身的設備「Rolflex」（如圖16左側所示)，其中修改包括：（1）打開鉸鏈裝置的末端，以允許治療臂與設備分離；（2）將橢圓形連接器樞軸直接模製到可拆卸治療臂的末端；（3）將底座改為倒蘑菇形狀，無論放在身上哪裡都能穩定；（4）增加手臂的曲線以適應較大的滾輪以及使用者的腿部。Cross在2015年時提交了2項以實用性術語描述涵蓋Rolflex功能性特徵的發明專利臨時申請，但皆未獲得核准。Cross、Nic Bartolotta、Brian Stahl以及Stahl控制的實體在2016年時於加州成立了一間有限責任公司Range of Motion Products, LLC（ROM)，以銷售Rolflex。

ROM的專利律師代表其在2016年5月25日時提交了一份序號為29/555,887的設計專利申請，於2017年11月7日獲准公告，此案最終形成了本案中的爭議專利：美國專利號D802,155S（D155專利，如圖17所示）。ROM在緬因州地方法院對The Armaid公司提起訴訟，指控其身體按摩產品Armaid2（如圖18右側所示）侵害了他們身體按摩裝置裝飾性設計的D155專利，並請求保護。然而，Armaid公司則提出不侵權的簡易判決。

法院指出，D155專利與Armaid1的先前技藝（如圖18右側所示）大致相似，指出兩者都具有可相對的彎曲臂、滾輪切口、手柄和連接到鉸鏈裝置的臂，該鉸鏈裝置具有多個用於尺寸調節的槽。法院也注意到這三種設計之間的區別，包括：（1）鉸鏈裝置與臂之間的連接差異；（2）鉸鏈裝置調節槽數的差異；（3）滾輪切口形狀的差異。

因此法院認為：D155專利和Armaid2共享「廣泛的設計概念」，並且「在概念層面上它們看起來非常相似」。但ROM的問題在於，Armaid2與D155專利大部分相似之處都是與後者不受D155專利保護的功能性特徵相似這些功能性特徵不受 D155專利的保護，因此不適用一般觀察者測試。當並排查看D155專利和Armaid2時，某些功能性特徵會很突出，例如在D155專利中，鉸鏈裝置自然流入固定臂中，不會成為一般觀察者的主要焦點；相反，固定臂變為最引人注目的特徵。相比之下，Armaid2的半矩形鉸鏈裝置按比例構成了更多的變化，並形成了透過水平凸起邊緣與臂分開的整個產品底座。鉸鏈裝置的分離有助於強化Armaid2與D155專利間的差異－例如，在Armaid2中存在但D155專利中沒有的「翻蓋臂中凸起的內部隔板」設計。

以下為法院分析D155專利的設計（請求保護的設計）、被告產品（Armaid2）以及唯一具有潛在限制性的先前技藝（Armaid1）之間的一些值得注意的相似之處，如圖19所示。

從並排比較中可以明顯看出，D155專利與Armaid1大致相似：兩者都具有可相對的彎曲臂、滾輪切口和手柄，臂連接到帶有多個槽、用於調節尺寸的鉸鏈裝置。但這三種設計也差異很大 — 最明顯的是在「臂」：D155專利和Armaid2中的臂逐漸彎曲，而Armaid1的臂則在手柄下方突然收縮（不考慮三者底座之間的區別，因這三種底座都具有設計專利範圍以外的用途）。

三種設計之間的其他差異包括：（1）鉸鏈裝置和臂之間的連接，特別是D155專利和Armaid2之間的連接；（2）鉸鏈裝置中調節槽的數量；（3）滾輪切口的形狀。

如前所述，D155專利和Armaid1之間的一些差異是由於D155專利開發用於整個身體，而不僅僅是手臂。此外，Armaid2中的尺寸選擇槽及整個產品的比例都更大，且其鉸鏈裝置較鈍、較圓的一端也比D155專利中鉸鏈裝置較圓的曲線更加吸引眼球。正如法院在「運動範圍」中所描述的，這些特徵有助於Armaid2傳達「風格化的視覺印象」（stylized impression），這與D155專利傳達的「堅固且精巧」的印象形成鮮明對比。總而言之，法院發現這2種設計的裝飾性方面明顯不同，因此，ROM無法在法律上證明專利侵權。

最終法院指出，對於Armaid2來說，鉸鏈裝置的分離有助於Armaid2整體分段的外觀，這與D155專利中的設計不同且明顯。法院也指出，Armaid2中的尺寸選擇槽比D155專利中的尺寸選擇槽更大。因此雖然法院同意D155專利和Armaid2在某些方面有相似之處，但法院認為這些相似之處係與不受D155專利保護的功能性特徵相似。法院得出結論，Armaid2與D155專利中請求保護的設計明顯不同，並且沒有實質上相同。

綜觀以上訴訟案件可得知，雖然專利權人提交設計專利申請作為待審發明專利申請的延續是完全正確的申請策略，有時甚至非常有利，但此類發明專利的申請人在這樣做之前最好仔細考慮發明專利申請圖式的準確性，因為一般申請發明專利的申請人常常忽略該發明實施例中各個圖式之間的一致性。

USPTO不像設計專利那樣要求發明專利附圖內部一致性，因為發明專利附圖可以在單一申請中公開多種實施例，不同的圖式可能解釋不同的實施例。然而，設計專利也可以單一申請公開多種實施例，在基於先前提交的發明專利申請提交延續設計專利申請之前，申請人應謹慎選擇設計專利申請案多實施例描述請求保護設計所需之圖式，且注意任何一個實施例的圖式之間必須具有一致性。以免將來發生專利無效之虞。

例如在2008年埃及女神案的判決中，美國聯邦巡迴區上訴法院（CAFC）取消了「新穎特徵」檢測，並認為「一般觀察者」測試是外觀設計專利侵權的唯一檢測項[6]。而且，CAFC在「埃及女神」一案中解釋，在設計專利侵權分析中應考慮先前技藝，以便為假設一般觀察者提供「參考框架」。當先前技藝用於提供這樣的「參考框架」時，該先前技藝被稱為「比較先前技藝」[7]。

近年來，在美國設計專利侵權訴訟實務中，當被告提出對比先前技藝與設計專利中請求保護的外觀設計相似或是與設計特徵相同時，設計專利的權利範圍會被解釋為與先前技藝的範圍對比而相對較窄，侵權判定會因為較小的範圍而更難被證明。對於假設的「一般觀察者」來說，被指控侵權的設計和要求保護設計之間的差異可能被認為更重要。相較之下，當原告或設計權人提出的比較先前技藝與請求保護的設計有實質不同時，外觀設計專利的權利範圍將被更廣泛地解釋，並且儘管被控侵權設計與要求保護的設計之間存在一些差異，侵權索賠更有可能成功。

還有，值得要注意的是，在最近的Columbia v. Seirus 案[8]中，CAFC裁決表明，若要使先前技藝參考成為「比較先前技藝」，先前技藝設計必須應用於權利要求中確定相同的「製品」；這與發明專利不同，外觀設計專利僅包含一項權利要求，並且該權利要求通常以下形式表述：「所示和所述[應用製品]的裝飾性設計。」例如應用於咖啡杯的先前技藝設計不應用作請求花盆裝飾性外觀設計專利的比較先前技藝上，即使咖啡杯的杯子設計和花盆幾乎是一樣的。因此，在設計專利侵權訴訟實務中，應特別注意設計專利權利範圍中所記載的製品，因為其中所述的製品不僅能夠確定哪些先前技藝可用於新穎性，而且還能夠確定哪些先前技藝可在侵權分析中用作比較先前技藝。

圖片來源：https://hls.harvard.edu/wp-content/uploads/2023/11/Range-of-Motion-Products-LLC-v-Armaid-Company-Inc-2.pdf。
圖片來源：同註15。
圖片來源：USPTO2017年11月7日公告的USD802155「Body massaging apparatus」。
圖片來源：同註15。
圖片來源：同註15。
參考Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
Id. at 676-77。
參考Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 2021-2299, -2338 (Fed. Cir. (S.D. Cal.) Sept. 15, 2023)。