葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 助理教授

前陣子科技界與智財界的頭條非蘋果 (Apple) 與三星(Samsung) 間有關智慧型手機的專利訴訟莫屬。蘋果在8月24日美國北加州聯邦法院陪審團裁判，三星侵害數項蘋果專利，判定必須賠償10.5億美元損害賠償金。9月15日，三星再嘗敗績，美國國際貿易委員會(International Trade Commission，以下簡稱ITC)針對三星於ITC控告蘋果手機侵害三星公司4項專利之案件，做出決定。（註1）ITC法官認為蘋果手機並未侵害三星的任何一項專利，且三星在ITC提出之訴訟，並未符合「國內產業」之要件。

三星事實在8月24日北加州聯邦法院訴訟中，已經對蘋果侵害三星專利提起反訴。但三星另外也在ITC控告蘋果。為何三星要在聯邦法院之外，於ITC法庭另開戰場?有關專利爭執，選擇在 ITC訴訟或是聯邦法院訴訟有什麼樣的根本之差別呢? 對於原告或被告有何影響呢?而ITC提及「國內產業」所指為何?

本文藉由這次大家關注三星與蘋果世紀專利戰的機會，來談談ITC與聯邦法院審理專利訴訟之差異性。

ITC與聯邦法院判決之差異性

傳統上美國智慧財產權訴訟、專利與著作權侵權訴訟由聯邦法院專屬管轄，而商標與營業秘密訴訟則可以選擇到州法院或聯邦法院提起訴訟。但是美國關稅法第337條，賦予ITC若干權限，特別可就美國智慧財產權人所提出被告（respondent）侵害美國智慧財產權人權利之行為進行調查。因此，就進口貨物的專利侵權、商標侵權、著作權及營業秘密等其他形式的不正當競爭均可以聲請調查，也就為智慧產權人提供了另一個救濟的管道。相較於到聯邦或是州法院尋求救濟，ITC的決定為行政決定，具有一些特性，使得智慧財產權利人近年來使用此一途徑來尋求救濟的案件逐年增加。

（一）ITC為一個獨立、公正的準司法（quasi-judicial）聯邦機構

不同於聯邦法院為司法機關，ITC為一個獨立、公正的準司法（quasi-judicial）聯邦機構。機構主要的目的是就產品的輸入對於美國產業所造成的衝擊與不正當競爭所造成之直接影響進行行政調查。ITC為行政機關，並非真正司法機構，僅有準司法機構之地位，相當於我國公平交易委員會的地位。

（二）ITC具有對進口物之管轄權（In Rem Jurisdiciton）

(1) 美國法院管轄權基本概念
美國法院對於訴訟案件是否有管轄權，取決於二個要件：(1) 必須對案件被告有管轄權，(2) 對案件處理法律問題有管轄權。前者稱為對人的管轄權（Personal Jurisdiction），後者稱為事物管轄權（subject matter jurisdiction）（註2）。如欠缺管轄權的案件，法院可以裁定駁回原告訴訟。

所謂對人的管轄，指法庭地取得對於案件之審判權係基於法庭地與被告的關係。對於被告管轄權判決，他州法院基於對有管轄權判決充分信任和尊重條款（Full Faith and Credit Clause），得以判決法院管轄地以外法院執行。傳統上法院對於被告是否管轄權，必須基於被告住所地（residence）、居所地(domicile)、公民(citizenship)身分所登記的地點、或活動的地點（presence）。隨著商業與經濟活動的活躍及社會活動的多樣性，造成訴訟型態的轉變，使得法院認定管轄權除了被告的住、居所地與活動地以外，為了使法院在認定管轄權更加彈性，美國最高法院在International Shoe，引進了最小接觸原則（minimum contacts）（註3），即法院之法庭地對於被告必須符合最起碼的關係，以致於法院行使管轄權不致違反傳統意義下公平與實質正義（traditional notions of fair play and substantial justice）的觀念。最小接觸原則適用於美國法院法庭地，對於被告只要找到一點關連性，不管被告是否法庭地居民或設立住所地或在所，只要不違反公平正義的認定，都可以有管轄權。所以台灣製造產品銷售到美國，在美國販賣，即便台灣公司並未設有分公司，法院對於台灣被告仍有能建立管轄權。舉凡參與派員美國商展，與美國經銷商簽訂經銷契約、利用美國通路販售與美國居民等等亦適用最小接觸原則。

對物管轄，為與對人管轄權相對的概念，指法院對於特定的財產具有管轄權，例如某一類進入美國之被控產品。（註4）

事物管轄，指法院對於何種特定事物具有管轄權。聯邦法院對於專利、著作權以及聯邦法規定聯邦法院有專屬管轄權。而州法院對於該州的被告的事物，除法有明文規定專屬聯邦法院管轄事物之外有管轄權。

（2） ITC對進口物管轄權
ITC就進口商品違反美國智慧財產權，而該產品由國內產業實施的事件具有管轄權。（註5）無論製造商、販賣商、被控廠商是否是美國企業，均是適格的被告，以專利訴訟為例，只要所進口的產品侵害專利權，ITC即取得對被控物品管轄權（In Rem Jurisdiction）。（註6）

（三）受理調查要件有三項

禁止被控產品進入美國。因此，不同於聯邦法院，法院對於訴訟案件的被告有管轄權，只要原告證明進口產品侵害專利權，程序上就不能爭執對於被告個人是否成立管轄權。依照Section 337的要求，ITC決定是否啟動調查，原告必須證明三點：（1）是否具有侵害有效專利或其他會財產權之不正行為（unfair act）; (2) 進口被控產品到美國（imports into the United States）、或是販賣進口被控產品 (sale for importation into the United States)、又或是進口後販賣被控產品之行為 (the sale within the United Sates after importation); (3)爭執的權利，在美國境內有產業存在或在正在建立產業。（註7）

（1）不正行為
對於審理專利權侵害，不論是聯邦法院或是ITC，都基於專利法規的規定，因此與美國聯邦法院進行專利訴訟並無不同。不同的部份在於決定被控產品的專利是否侵權在聯邦法院由陪審團決定，而在ITC法院由法官決定。

（2）被控產品為進口產品、銷美產品、或是進口後在美銷售之產品
ITC啟動調查的第二個要件，必須是不正行為涉及進口到美國之行為，或是販賣進口被控產品、又或是進口後販賣被控產品之行為。本要件使ITC對美國境內的被控產品具有管轄，也是核發禁止進口令的依據。核發的禁止進口令係針對被控產品，具有對世效 (in rem judgment)，對任何人都有拘束力，因此除了可以扣押被告企圖輸美的侵權產品，也可以扣押被告以外的第三人所輸入侵權產品。Section 337調查的被告通常為美國境外的自然人或法人。（註8）

（3）原告符合國內產業要件
另外ITC啟動調查的要件，必需證明原告符合國內產業之要件，首先必須證明國內產業（domestic industry）存在。此一要件避免forum shopping(即指原告選擇有利法庭進行訴訟)的狀況。依照1988年美國Section 337修正案內理由書指出，要求原告證明「國內產業」要件，係為避免原告在僅持有美國專利或其他智慧財產權的情況下，而沒有任何商業活動，利用ITC訴訟程序在美國進行ITC訴訟，利用美國訴訟資源。（註9）國內產業的要件，基本上可說是基於保護國內產業而設的要件，避免訴訟資源的浪費，因為提起ITC訴訟無須繳納裁判費。

ITC法院對於是否具有「國內產業」的要素？有二個測試要件：(1) 經濟要件；(2)技術要件。
所謂經濟要件，依照337條的規定，法院認為原告必須符合下列三者之一的情況，才符合所為之經濟要件：

（I）廠房與設備有顯著投資
（II）雇用顯著數額員工或投入顯著數額的資金
（III）實質投資，包括研究、發展、授權。（註10）

所謂技術要件，指原告不僅證明國內已經建立產業，更需要證明該產業使用案件之爭執的技術。（註11）

（三）無損害賠償之裁判

相較於聯邦法院與地方法院， 如果判決侵權人侵害權利人之權利，可以就權利人的損害賠償額作成判決，ITC並無權決定專利侵權之損害數額，而給予原告金錢賠償之有利判決。原告的目的如果想要請求專利損害賠償，必須到聯邦法院提起專利訴訟，而非請求ITC進行調查。

ITC啟動調查後，ITC法院如判定原告起訴事實為真，ITC提供原告四種可能之救濟方式：（1）限制性禁制進口令（Limited Exclusion Order）、（2）一般性禁止進口令（General Exclusion Order）、（3）暫時性禁止進口令 (Temporary Exclusion Order)、（4）制止令 (Cease and Desist Order)。這四種裁判之法律效力主要在於防止侵害而非賠償損害，而四種救濟的方式的法律效力也不盡相同。

禁制進口令(Exclusion Order)不論是限制性或一般性，其效力附隨在產品上，但效力有些微差異。一般性的禁制進口令禁止所有的侵權產品進口，不論進口產品是否源自被告。限制性禁制進口令，則只禁止被告的產品輸入美國。

制止令(Cease and Desist Order)主要是禁止國內之被告，對已經輸入到美國的侵權產品禁止販賣、使用、散佈。

（四）時效性的利益

ITC啟動調查後，視案件大小，一般進行約時間約12到16個月，委員會作成決定。（註12）而地方法院一般需要二年或以上時間案件方能終結。（註13）依據ITC程序法210.51條，如果審理時間超過16個月，尚未做出決定，法官必須提出理由（good cause）申請延長，由委員會須對延長期間作成決定。（註14）因此，對於原告而言，可以很快的取得進口禁制令

（五）暫停聯邦法院訴訟程序

在訴訟策略運用上，雖然法律規定原告可同時在聯邦法院與ITC對同一被告就專利侵害事件提起訴訟，使得原告得以ITC針對將來產品取得進口禁止令，又在聯邦法院就過去侵權產品提出賠償。（註15）兩件訴訟同時進行，可以節省原告等待判決之時間；另外，可以使被告必須同時處理二件訴訟，消耗被告的實力；如此可促使被告盡快和解。但是被告有權依法請求聯邦法院暫停訴訟程序。（註16）

 （六）財務上的負擔

ITC啟動調查後，案件終結時間較地方法院更為確定，委員會除非有正當理由，16個月結案時間並不會延遲。但是，審理的法律爭議與聯邦法院的爭點並無不同，事證開示的程序(discovery) 範圍也適用聯邦民事訴訟法之規定。聯邦法院審理程序為由陪審判斷是否侵權，而ITC程序則是由法官決定是否侵權，除此之外兩者程序差距不大。因此，就費用而言，ITC訴訟雖可以省下數十萬美金陪審團審判部分的費用，但是因為審判程序因為16個月內必須快速結案，導致整個訴訟預算會在前一年半中花完。換言之，台灣廠商如果不幸面臨ITC訴訟，如果沒有和解或提早終結ITC程序，那麼表示廠商必須在一年內準備或提列至少250萬美金到500萬美金的ITC訴訟費用，僅管訴訟費用差距不大，但是聯邦訴訟可以有二年以上的時間，可以準備資金面臨訴訟被戰，但廠商面臨ITC訴訟的資金必須於一年半之內到位，財政壓力較聯邦訴訟為高。

(七) 公共利益(Public interest)之考量

行政判決具有公益性質，因此ITC判決與聯邦民事訴訟案件不同；前者必須考量判決所提出之救濟，是否會違反公共利益。ITC展開調查後，如確認侵權，決定何為適當救濟之前，必須審酌公共利益，ITC依法需要分析ITC判決所提供被害人之救濟，對於美國及美國消費者對於類似產品或競爭產品，在公共衛生、公共福祉以及競爭狀況之潛在的影響力。（註17）ITC對這種影響力的分析，必須諮詢相關行政部門以作成結論。根據研究，1984年以後，ITC因為考量公共利益而拒絕發出禁止進口令的案件總共只有三件，因此機率微乎其微。

(八) 總統之行政審查權 (President Review)

關於總統對於ITC判決的行政審查權也是ITC訴訟特有的。當ITC法庭作出裁判後，ITC裁判書會直接轉給美國總統，由美國總統在60天之內考量政策因素，決定是否否決ITC決定。雖然法律賦予美國總統行政審查權，但否決ITC之決定的清況非常有限。歷史上，美國總統否決ITC決定不過5件，主要涉及國際貿易的事件。（註18）

 (九) ITC對於專利侵權之判斷無既判例力(Res Judicata)

理論上，因為聯邦法院對於專利訴訟案件有專屬管轄權，因此ITC對於專利案件之裁判對於其他有管轄權之法院並無既判例力(Res Judicata)，換言之ITC之決定不能拘束聯邦法院的裁判。（註19）但是，當ITC做出最終決定後，在聯邦法院對於同一訴因之請求，如果被告提出積極抗辯(affirmative defense)，表示相同的爭議已經在前一個訴訟案件爭執，而被告有機會爭執與抗辯，原告對一訴因(cause of action)不能再提起訴訟，而法院接受被告的抗辯的情況，實際上將會產生一事不再理的效果(claim preclusion)。（註20）

1. Bloomberg, Apple Wins Patent Ruling Against Samsung at Trade Agency, 2012/9/15 , http://www.bloomberg.com/news/2012-09-14/apple-wins-ruling-in-case-brought-by-samsung-at-trade-agency.html

2. 有關Personal Jurisdiction, Subject Matter Jurisdiction 之意涵，請參考傅郁林，美國民事訴訟法譯序，http://fjthk.now.cn:7751/article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=27005
   

3. continuous and systematic = general jurisdiction (functional equivalent of domicile for individuals)
   particular kind of contact = specific jurisdiction  When contacts are less than systematic, but of such a nature that they warrant state interest, power can only be exercised over claims related to or arising under the contact w/ the state.

4. Ahmed J. Davis and Cherylyn Esoy Mizzo, Current Trends in ITC Practice, PLI Order No. 29823, 2011

5. 
   

6. Tom M. Schaumberg, A Lawyer’s Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. the International Trade Commission, page 10.

7. Barry L. Grossman and  Gary M. Hoffman Ed., Patent Litigation Strategies Handbook, 2005

8. Id at 536
   

9. H.R. Rep. No. 100-40, at 337-TA-156-157 (1987) quoted from Handbook 47
   

10. 19 U.S.C 1337 (a)(3)
    

11. Handbook 59

12. Id at 12.
    

13. Id
    

14. 19 C.F.R 210.51
    

15. Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Handbook, 2nd Ed, 2005, Page 532.

16. 19 U.S.C section 1337 (c).

17. 9 U.S.C Section 1337 (d)-(f)
    

18. Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Handbook, 2nd Ed, 2005, Page 591.
    

19. 同上，頁595。

20. 同上。

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