IHPE專欄
《專利管理系列之三》 如果當初… 從Sliding Doors 談專利申請的抉擇
作者/IH資深專利工程師 黃琴文
2008.08.29


作者簡介:現任某大電子公司資深專利工程師,台灣大學電子工程學研究所、美國Franklin Pierce Law Center智慧財產權碩士。

 

一個人走在台北街道,忽然被陌生人打斷思緒,這樣的場景其實稀鬆平常。路邊的算命師試圖叫住你,正準備要鐵口直斷時,你並沒有停下來,因為你並不覺得自己最近命運特別乖舛,也不覺得會因為他的一句話而改變你的一生。

生涯真的能規劃嗎?絕大多數的情況常常是計畫永遠趕不上變化。走在叉路上,向左走、向右走,人生的風景截然不同。有些痛苦的決定對你的未來一點影響都沒有,有些看似無關痛癢的選擇卻有可能改變你的人生,如同電影雙面情人(Sliding Doors)一般。

女主角Helen意外被革職,如果,她錯過地鐵,將會遭遇搶劫,被送進醫院….。如果,搭上了地鐵,提早回到家,將會撞見男主角和舊情人劈腿…。

電影以錯過地鐵和搭上地鐵編織兩種截然不同的命運,就如同真實世界一般,人總是不斷的面臨抉擇,你永遠無法知道,這一個小小的決定,是否是一個影響你未來人生的關鍵決定。而我們沒有辦法重新選擇,許多事情錯過了就是錯過了。

對於IHPE而言,從收到一份構想揭露書開始,便不斷的天人交戰,選擇申請或不申請,決定提出申請之後,申請哪些國家?在答辯過程之中,打算全力迎戰還是直接放棄?

平均而言,取得一件多國專利(例如一個構想同時提出台灣、大陸、美國申請案),包括申請費、官方規費、答辯費以及年費,保守估計至少要花費新台幣200萬,各個企業對於專利佈局的考量角度當然有極大的不同。

除了預算限制之外,技術領域不同,佈局的方式及思考角度當然不同。例如,極重視設計的瀚斯寶麗(HANNspree)便將其專利佈局重心放在新式樣(Design patent),2007獲准的新式樣專利就多達284件。又如鴻海的連接器產品,也是以申請新式樣專利交織成一張綿密的專利網,阻斷競爭者的生路。

每一家企業評估是否申請專利、由誰來評估,方式均不相同,除了由IHPE全權處理外,有些公司是由各部門的R&D組成評估委員會,由資深R&D主管來共同評估是否將構想揭露書提出專利申請。或者,也有些公司是由IHPE初步檢索,將檢索報告提供給評估委員會,再由評估委員會決定。

無論是何種申請專利的評估機制都有其優缺點,評估委員會的評估角度或許和IHPE單就符不符合專利要件的想法大不相同。

跨部門的R&D技術領域其實差異甚大,要互相了解對方的技術領域進而評估要不要提出專利申請,自然難免出現後見之明的情況。至於由IHPE全權評估當然也並非毫無漏洞,如果對於所申請的技術領域不夠了解,以致於無法做出精準的檢索,在做出是否提出申請的判斷上當然可能有所疏漏。

專利申請與否並不只是在構想揭露書上一個打勾的選項而已。拿到構想揭露書,除了了解技術內容的基本功課之外,最重要的莫過於針對新穎性(Novelty)、進步性(Non-obviousness)所作的前案檢索(prior art search)。檢索有助於排除不必要的申請案件,一旦提出申請,有助於拿捏申請專利範圍,使其獨立項廣到可以避開前案,附屬項窄到可以阻斷競爭者,更有助於協助R&D提升其技術層次。

除了評斷是否合乎專利要件之外,有時也需要顧及商業上的考量。無論如何,IHPE畢竟不是審查委員,因此在是否提出專利申請的思考角度自然與審查委員大大不同。

對於自家公司技術瞭然於心的IHPE應當練就前案檢索的基本功夫,但IHPE做前案檢索的目的一大重點,是為了協助企業內部的發明人,而不是為了刁難發明人。

不論R&D提出構想揭露書的初衷是為了單純想做一個快樂的發明人,還是只是為了達成部門設定目標,IHPE都有義務協助R&D,讓他們在提出構想的過程中,能夠了解到自己的構想和企業內部的其他R&D是不是有重複研發的情形,如果R&D提出的idea總是缺乏詳細的實施細節,IHPE也可以藉由前案檢索,讓R&D了解構想上可能的缺失,以便在下次申請的過程中漸入佳境。

除非在檢索過程中找到一模一樣的前案,可直接以不具備新穎性駁回R&D所提出的構想。至於進步性的原則本來就見仁見智,IHPE不是審查委員,IHPE的角色重點在於幫助企業內部的發明人申請更多優質的專利,除非企業內部原本就有申請經費上的限制,否則IHPE實不需要動輒以不具進步性駁回申請案。

從歷史經驗上看來,許多攻擊性專利許多都處於進步性邊緣,如果當初提出專利申請的IHPE因此而不提出申請,或者在申請的過程中,放棄了答辯,也就無法在多年之後開始坐享權利金。

在同一個時間點不同公司出現類似或相同的構想相當常見,與其在十多年之後浪費更多力氣主張競爭對手的專利無效,還不如儘早取得申請日更為實際。因此IHPE本來就應該時時刻刻提醒R&D不要因為自覺構想「沒什麼」就不提出申請而錯過申請先機。

如果評估後認為具備新穎性,不具進步性,可以再根據企業不同的需求評估這件專利能夠為公司帶來什麼樣的利益,如果,提出專利申請能夠在市場上保持先佔地位,或者能夠吸引更多的訂單,獲取更大的利益,與其浪費時間在思考是否符合進步性,還不如早早提出專利申請,進步性就留給審查委員評斷。

如果當初…,如果能夠重新選擇,你還會做一樣的決定嗎?