在與專利局往來多次有關顯而易見性(obviousness)的答辯卻還是被駁回後，近乎無計可施的申請人有時會翻出最後一張牌，也就是輔助性考量(secondary consideration)，其包含多項證據要素，最常看到的例子就是「商業成功(commercial success)」。然而，要能以「在商業上獲得成功」來證明專利的非顯而易見性並非容易之事，其中還有很多需要注意的細節，例如：申請人一定要自己販售產品才能提出嗎？判斷因素是產品銷售量還是市佔率？如果產品賣到國外也算嗎？以下將以二個瓶蓋大廠的專利無效攻防來說明如何以輔助性考量來保住專利。

這次的主角是日常生活常見的玻璃飲料瓶蓋，例如需要開瓶器開啟的啤酒金屬瓶蓋。

World Bottling Cap, LLC (World)提出多方複審(Inter Partes Review, IPR)[1]，其以期刊Industrial Heating中揭露內容以及US 2,233,904 (Wagner)等數篇引證案之組合，認為Crown Packaging Technology, Inc. (Crown)的美國專利US 8,550,271不符合35 U.S.C. 103的顯而易見性，故應為無效專利。

圖1. US Patent No. 2,233,904專利之其中一個請求項

圖片來源：USPTO

專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PATB)的行政專利法官(Administrative Patent Judge, APJ)經分析比對後，認為雖然Wagner沒有揭示系爭專利的鋼鐵硬度值(hardness value)，但Industrial Heating記載之硬度範圍60-65的平均值62.5滿足系爭專利之大於62的條件。

專利權人Crown主張Wagner在夾蓋(crimping)時需要壓平溝槽(groove)所以較硬的鋼鐵反而會影響作業進行，但法官認為Wagner與系爭專利的差異僅在於硬度，Crown提出的反證(rebuttal evidence)並無法排除先前技術之組合，即反向教示(teach away)並不成立。此外，World亦指出本領域的趨勢是用更薄且更硬的材料來製作瓶蓋。

接著法官開始把重點移到Crown提供的輔助性考量之證據，在判決意見中法官引用蘋果與三星在2016年的訴訟大戰的CAFC全院庭審意見[2]，也就是在判斷35 U.S.C. 103時，四項Graham因素都要考慮，其中第四項就是輔助性考量，其包含商業成功、長期感受但未解決的需求(long-felt but unsolved needs)以及他人的失敗(failure of others)。

圖2: 蘋果與三星2016年專利訴訟大戰中之CAFC全院庭審意見（部分）

圖片來源：PTAB

Crown提出的輔助性考量為有四項：nexus、commercial success、industry praise以及copying，以下逐項說明。

(1) 連結 (nexus)
專利權人指出其系爭專利的發明人在祕魯擁有的瓶蓋製造公司Packaging Products de Peru (PPP)是依據系爭專利來生產皇冠瓶蓋，再銷售給秘魯的客戶。Crown的證據顯示其專利發明是PPP所售之產品的整體，並非組件或是一小部分，雖然所售產品的硬度75遠高於claim中的數值，但法官認為這是發明利益的最大化，不影響專利與產品的直接連結關係。

(2) 商業成功 (commercial success)
在商業成功的部分，Crown拿出PPP在祕魯市場從2010年至2015年的市佔率以及銷售額表格做為證據。表中LG表示舊式瓶蓋，STD則是於2009年引進的新瓶蓋，也就是依據系爭專利生產的皇冠瓶蓋(crown cap)。法官表示，產品世代交替帶來新產品的銷售額增長不能直接作為成功的依據，因為有太多變數要考慮，在表中，法官指出PPP的市佔率從88.7%上升到95.5%，這將近7%的增幅是有說服力的，且可推論出市佔增加的依據是因為新產品的導入。

圖3. 瓶蓋製造公司Packaging Products de Peru於祕魯之市佔率及銷售額報表

圖片來源：USPTO

World當然對此證據有很大的意見，認為PPP已經擁有接近獨佔的市場以及資料數據侷限在祕魯而不是美國、歐洲等地，但因舉證不足所以並未說服法官。

(3) 產業表揚 (industry praise)
關於產業表揚，Crown提出三件證明，第一件是PPP的主要客戶SABMiller對於PPP更薄的瓶蓋的新聞稿，第二件是產業刊物The Canmaker頒布二項有關金屬減量以及設計工程的獎項給PPP，最後一件是政府方面的文稿，亦與更薄的瓶蓋帶來環境保護有關。

法官認同PPP所受之表揚確實與系爭專利有關聯，即皇冠瓶蓋是預料外且受歡迎的發展，但法官並非單方面接受Crown所提的證據，而是有其理由與依據。

這些表揚資料顯示習知技藝者有很大的動機去使用更薄更硬的鋼鐵因為效益很好，但卻沒人這麼做，這些材料都是已知的且產業趨勢也是如此，因此可得出在過往這段時間，關於使用更薄更硬的鋼鐵有技術上的阻礙，而Crown利用溝槽(groove)來克服這技術問題。雖然World抗議溝槽已經出現在先前技術中，但法官採納證人證詞，表示其他溝槽被使用的目的不同，故不一定能解決上述問題。

(4) 抄襲 (copying)
此項考量需要有第三方使用系爭專利之產品做為推動架構(roadmap)，來創建其自有產品之證據，但Crown提供的證據僅能表示World抄襲申請案(application)而非抄襲發明(invention)，所以此項輔助性考量並未被採納。

根據以上理由，PATB最後判定系爭專利符合非顯而易見性，即Crown 以商業成功等輔助性考量保住了專利權。

小結

文章開頭的三個問題現在應該能得到解答了：

1. 申請人一定要自己販售產品才能提出嗎？
A: 自己販售產品不是必要條件。任何輔助性考量(例如商業成功)必須要先證明其與專利發明間的「連結」，在MPEP 716中稱這為Nexus Requirement，而這連結的意思是指證據與專利發明間要有確實且合法的充分連結(factually and legally sufficient connection)，如本案例中專利權人提出的產品就不是自己生產販售的，Crown也沒把其與PPP間的合作關係交代清楚，但是Crown證明了PPP的確是拿其專利來生產販售產品，完成了Nexus Requirement。

2. 判斷因素是產品銷售量還是市佔率？
A: 本案例以及MPEP 716中皆顯示銷售量(sales)被考慮的比重較低甚至不予考慮，所以用市占率(market share)來證明商業成功應該是比較好的做法。

3. 如果產品賣到國外也算嗎？
A: 商業成功不分國內外。案例中Crown擁有的是美國專利，但做為證據的銷售市場是祕魯，這點與專利的屬地主義精神不同，MPEP 716中亦提及國外的商業成功是相關的(Commercial success abroad, as well as in the United States, is relevant in resolving the issue of nonobviousness.)。

備註：

1. World Bottling Cap, LLC v. Crown Packaging Technology, Inc., Case No. IPR2015-01651 (PTAB, Jan. 19, 2017)
2. Apple v. Samsung Elecs. Co., 839 F.3d 1034, 1048 (Fed. Cir. 2016)(en banc)

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