去年（2019）4月16日立法院通過了專利法部分條文的修正草案，並且在5月1日經總統公布，自108年11月1日起施行。本次修法可說是2011年以來修正條文最多、影響範圍最大的一次修正。

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其中，關於分割申請的相關修正為本次修法的一大重點。除了放寬專利法第34條所規定的可以提出分割申請的時間點之外，還對應修正了專利法第46條（不予專利理由）以及專利法第71條（舉發事由）。得以提出分割申請的時間點放寬，給了專利申請人更大的彈性，讓申請人在專利申請案獲得核准審定之後，有更多的時間可以檢視在已核准申請案的揭露內容中，是否有未被已核准專利範圍保護到的部分，進而決定是否要利用分割申請的制度，來保護原申請案沒有保護到的技術內容。

但是，由於修法後將核准後分割的相關規定納入不予專利理由以及舉發事由，使得核准後分割規定之違反與先申請原則之違反兩者之間產生競合，而導致了一些複雜的情況。因此，以下基於台灣去年11月1日起施行之專利法的相關規定，說明允許提出分割申請的時期，並舉例說明專利法中將違反第34條第6項作為不予專利理由和舉發理由，與專利法第31條揭櫫的先申請原則之間的競合所導致的可能情況，希望能加深讀者們對相關法條運用之理解。

2019年專利法修正後的分割申請規定

重點一：放寬可提出專利分割申請的時期。

所謂的分割申請，是指專利申請案實質包括二個以上之發明時，經專利審查機關通知或依申請人申請，得為分割之申請，我國之發明分割申請的相關規定主要記載於我國專利法第34條中、新型分割申請的相關規定主要記載於我國專利法第107條中、設計分割申請的相關規定主要記載於我國專利法第130條中。

依據修正後專利法的規定，各類型專利可提出分割申請的時間點分別為：

1. 發明專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後三個月內申請。
2. 新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前，或於原申請案核准處分書送達後三個月內申請。
3. 設計專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前申請。

關於設計專利申請案的分割時點，在修法的過程中是有些波折的。在2018年5月智慧局公開的「專利法部分條文」修正草案中，就設計專利申請案的核准後分割的部分，原本擬準用專利法第34條的規定，放寬「初審或再審查核准審定書送達後三個月」內仍可提出設計專利的分割申請，不過在最後定案的修正法條中並未放寬設計專利的核准後分割申請，而是維持原本的「原申請案再審查審定前」的時間限制。

因此，若申請人想要針對前原申請案之說明書或圖式所記載之「參考圖」或「虚線」所明確揭露之另一設計進行分割，必須在原申請案審定前進行分割，而無法為核准審定後分割。

依照智慧局修法相關文件及歷次公聽會的說明，上述法條中所謂的「原申請案」係指「上一代申請案」，應非為同一系列分割案中之「最初申請案」；而且，要注意的是，在原申請案審定或處分前申請分割者，必須原申請案仍繫屬於智慧局，才能夠提出分割申請。若原申請案已經撤回、拋棄或不受理時，則不得申請分割。另外，發明、設計專利申請案初審不予專利之審定書已送達者，須依法先申請再審查，使原申請案繫屬於再審查階段，才能夠提出分割之申請。

重點二，明定上述核准審定後分割申請案要件之違反為不予專利理由及舉發事由。

上述的核准審定後分割申請案要件所規範核准審定後分割申請案內容的實體要件包括兩大要點：其一是分割申請案應自原申請案說明書或圖式所揭露的發明或新型技術內容申請分割，亦即分割後之申請案之已核准審定的申請專利範圍不得由原申請案之申請專利範圍割出；其二是分割申請案申請專利範圍請求保護的技術內容應與原申請案核准審定的請求項非屬相同創作。

此外，本次施行之法案進一步將違反上述核准後分割申請案要件規定之情事，分別納入第46條不予專利的（核駁）審定事由和第71條第1項第1款舉發事由。而且，在專利法第71條第3項另規定，前述舉發事由屬於本質性事項，因此得溯及既往，以上述舉發事由提起舉發時，應依舉發時的規定，而不是依照系爭專利被審定時的法條規定。也就是，即使在審查時是依據2019年實施修正法案前的法條進行審查的案件，日後以核准審定後分割申請案要件之違反為事由被舉發時，必須依據2019年實施的修正法案進行舉發的審查。

另外，本次修法中，在新型專利的部分，並未將上述核准後分割申請案的要件納入專利法第112條形式審查的項目中。因此，核准後分割申請案是否符合分割要件的規定，應和其是否具有新穎性、進步性等實體要件一樣，在舉發階段才進行審查。

專利法第34條第6項作為舉發理由而導致與專利法第31條揭櫫的先申請原則之間的競合

在本次專利法修正之前，當原申請案和其分割所產生的專利案（分割申請案）的請求項屬相同創作時且兩者都被核准公告時，在舉發時，不論是以分割申請案的公告內容為證據對原申請案的公告內容進行舉發或者是以原申請案的公告內容為證據對分割申請案的公告內容進行舉發，都是以專利法第31條的先申請原則來處理舉發的提起及審查。但是，依據修正後的專利法，當原申請案和其分割所產生的專利案（分割申請案）的請求項屬相同創作時，該等案件在舉發時情況就變得複雜了。在某些情況下必須要以專利法第31條來處理，在某些情況下必須要以專利法第34條第6項來處理，而在某些特定情況下，兩個法條都可以作為舉發事由。

以下藉由虛擬的例子，將筆者對2019年專利法修正內容關於前述舉發規定之理解，例如要如何處理「原申請案和其分割所產生的專利案（分割申請案）的請求項屬相同創作時」及相關事宜等，與讀者分享，希望能收拋磚引玉之效，並減少讀者於運用該等規定之困惑。

假設申請人在我國提出的原申請案P經過審查後核准審定，接獲核准審定後提出分割申請案P1，舉發人欲以該二案件之申請專利範圍中包含實質相同之發明提起舉發。其中，上述原申請案P及分割申請案P1均為發明申請案。舉發人適用的舉發事由宜注意以下幾種情況：

1. 以公告之分割申請案P1為證據，舉發原申請案P有違反專利法第31條重複授予專利之違法情事。 此時會依舉發人所提事由，依循先申請原則之規定來進行審查。如果舉發人以公告之分割申請案P1為證據，舉發原申請案P有違反專利法第34條第6項核准後分割規定之違法情事時，由於該法條是用來規範分割申請案而非原申請案的，所以無法依舉發理由來審查，應該是要行使闡明權後，依先申請原則之規定為審查。
2. 以公告之原申請案P為證據，舉發分割申請案P1有違反專利法第31條重複授予專利之違法情事。 此時會依舉發人所提事由，依循先申請原則之規定來進行審查。
3. 以公告之原申請案P為證據，舉發分割申請案P1違反專利法第34條第6項核准後分割規定。 此時也會依舉發人所提理由，按照專利法第34條第6項核准後分割規定來審查。 也就是說，若分割申請案P1和原申請案P都已經公告，則此種情況的分割申請案P1既存在違反專利法第31條重複授予專利之違法情事（如上述2）同時也違反了專利法第34條第6項核准後分割規定（如本項3），舉發人不論是以專利法第31條或者專利法第34條第6項作為舉發事由，在審查時都會依舉發理由進行審查。
4. 如果原申請案P接獲核准審定後並未領證公告的話，舉發人仍可以原申請案P為證據，舉發分割申請案P1違反專利法第34條第6項核准後分割規定。 在這裡要注意的是，由於原申請案P沒有公告，所以並未造成重複專利的事實，因此應該沒有專利法第31條重複授予專利的問題，無法以專利法第31條為由進行舉發。在本次修法以前沒有專利法第34條第6項的情況下，此種情況並沒有得舉發撤銷的理由。而且，如果分割申請案P1並非在原申請案P核准後分割，而是在原申請案P再審查審定前（繫屬審查時）就進行分割的話，因為沒有核准後分割之事實，則當然也沒有違反專利法第34條第6項的情事。

基於上述說明，將適用的舉發理由整理如下表，以方便讀者參考。

結語

在修法前，若原申請案與分割申請案之申請專利範圍包含了相同之創作，原則上都是以專利法第31條的相關規定進行處理；由於本次修正後施行之專利法將不符合同法第34條第6項所規定之核准後分割要件，增列為不予專利及舉發之事由，在申請案之相關審查會因專利法第31條與第34條第6項間之競合而變得複雜，申請人於申請案之答辯或提起舉發時宜注意適用不同法條時之應對方式，以最佳化地主張或維持自己的權益。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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