世界五大專利局中，EPO雖然不以申請案數量或審查速度著稱，但其審查品質卻不落人後，而且隨著最新的科技動態以及EPO上訴委員會作成的新決定，EPO每年11月均會發布審查指南的改版，堪稱是一個相當勤快的專利局。然而，可能是受疫情影響，去年EPO宣布推遲審查指南的更新。自2021年3月1日起，新版的EPO審查指南公布並正式生效，本次更新所涉範圍相當廣泛，本文挑選其中與實體審查較為相關的部分作概略說明。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

口頭審理 (oral proceedings) 程序

首先，推測是受到疫情持續的影響，在審查部門與異議部門的口頭審理，審查指南做了實質的更新 (於parts C-VII, 5；D-VI, 3.2；E-III, 1, 2.2, 6 & 8；E-IV, 1.11.2)。

歐洲專利局極力將視訊會議(video conference，ViCo)用作口頭審理的「新常態」，所有即將進行之審查與異議程序的口頭審理都會透過ViCo進行，除非有嚴重原因致使ViCo無法進行。對ViCo技術可靠性的質疑或是無法取得、使用ViCo等空泛的反對理由均不構成前述的嚴重原因。所謂構成反對以ViCo進行的嚴重理由包含了與參與口頭審理之人有關的實際原因，例如參與口頭審理之人已經過證實具有視力障礙，而無法作為代表人在螢幕上進行口頭審理，這種實質原因；或者審理涉及對觸覺方面之特徵的展示或檢查，這種程序原因。

關於生物技術

因應去年5月14日，EPO擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal，EBA) 作出的G3/19意見，審查指南的多個部分 (於parts F-IV，4.12；G-II，5.2-5.5.1) 隨之更新。生產動植物之主要生物學方法本就不具可專利性，G3/19意見則是確認了這樣不具可專利性的限制應延伸至僅由主要生物學方法獲得之動植物的產物。然而，相關法規，即施行細則第28條第(2)項，卻是2017年7月1日生效的，導致了第28條第(2)項[1]與G3/19意見對2017年7月1日就已獲准的專利或以2017年7月1日前為申請日/優先權日的繫屬案件不生回溯效力。

另外，因應去年生技類發明重新回到聚光燈下，審查指南更新了兩個相關主題。

在新增章節(part F-IV，4.24)中，審查指南特地對氨基酸或核酸序列有關的術語「同一性」和「相似性」提出了在專利審查角度上的定義。而且這個章節明確指出，針對氨基酸或核酸序列，如果申請人使用同源性 (homology) 的某種百分比作為區別特徵，將會被基於EPC第84條請求項明確性而核駁，除非同源性的測定與計算已經在提出申請時在申請案中就已被清楚定義[2]。

而在新增章節(part G-II，5.6)中，審查指南詳細陳述了抗體相關的發明在專利上的界定方式以及建立進步性的要件。基於抗體本身不同於其他生物大分子的特殊性，審查指南共列舉了(包括，但不限於)八種請求項定義抗體方式分別為：(a) 抗體本身的結構(氨基酸序列)；(b) 編碼抗體的核酸序列；(C) 參考標的抗原；(d) 標的抗原與進一步的功能特徵；(e) 功能和結構特徵；(f)生產過程；(g)抗原決定位；(h)產生抗體的融合瘤，這八種方式中除了(b)項已臻明確，不須多作闡述，另外七項均設有小節說明，對以生技案件為主力的從業人員來說極具參考價值。

在抗體發明的進步性方面，一個與已知抗原結合的新穎抗體必須要有令人訝異的技術功效(surprising technical effect)方才具有進步性，此處所謂令人訝異的技術功效是指相比於已知可得的抗體，發明抗體對相同抗原具有較佳的親和力、較佳的治療活性、較低的毒性或免疫原性、預期外的物種交叉反應性或被證實有結合活性的新形態抗體構型。

以電腦實施的發明 (computer-implemented invention，CII)

CII一直是EPO很關注的領域，EPO對相關章節的修訂可說是不曾間斷，在今年的更新中，審查指南特別指出一些原本被認為不具備專利性的技術，在特殊狀況下可以成為具專利性的發明。

以預測輸入之機制協助使用者在電腦系統中輸入文字，這的確是一個技術功能，但在預測輸入之機制中，產生字詞變體，此一動作本身並非技術問題，因此被使用的語言模型本身無所謂技術貢獻。然而，如果涉及在電腦上實現語言模型的技術考量，例如與電腦內部功能有關的考量，那麼可能會產生技術效果，而跳脫EPC第52條第(2)項(c)、(d)項所定非為專利標的之範疇(part G-II，3.7.1)。

受到AI大行其道的影響，在數據檢索、格式與結構方面(part G-II，3.6.3)，審查指南特別指出「認知數據」是指內容與含義僅與人類使用者相關的數據(例如AI學習過程中被教導模仿人類使用者認知的數據)，EPO不認可認知數據有助於產生技術效果，因此當一個技術方案混合著數據結構的特徵與認知數據的特徵時，此技術方案的技術功效必須全部歸因於數據結構的特徵，該技術方案才被認為具有發明的技術性 (technical character)。

同樣受到AI的影響，本次審查指南新增了「數據管理系統與資訊檢索」的新章節(part G-II，3.6.4)，其中指出由數據管理系統執行的結構化查詢和單純資訊檢索之間有所區別，這個新增的章節的份量不少，建議從事電腦軟體或AI相關發明案的撰稿人員細細閱讀。

關於修正規定

根據以往散見於審查指南不同段落(parts F-II, 4.2；F-IV, 4.3 (iii) & 4.4)的原則，這次審查指南直接言明了description與claims必須要存有高度一致性(part H-V，2.7)。

在審查過程中，不再被獨立項涵蓋的說明書實施例必須隨之刪除，除非可以合理地認為，保留這些實施例對於強調經修改的請求項的特定層面是有用處的。而且，即便上述條件成立，在這種情況下，必須強調實施例未被請求項涵蓋的事實(part F-IV, 4.3 (iii))。

評析

雖然本次僅用兩千多字報導EPO審查指南的更新概要，相較於去年的報導精簡了許多，但不代表這次更新的份量就比較小，事實上因為去年疫情衝擊，全球人類改變原有生活型態，也催生了許多以往未曾被思及的技術方案，因應這種狀況，這次更新的分量相當大，大到EPO除了像以往一般地提供審查指南劃線本pdf檔以外，乾脆直接在HTML的線上版提供更新歷程的顯示。

進入審查指南請注意畫面右上方「Show modifications」是深色字體 (如圖1) 還是淺色字體，如果是淺色，代表該章節並未更新；如果是深色，則代表該頁面中有進行過更新，勾選字體左方的選項，頁面則會以類似追蹤修定的方式來呈現新增與刪除等修改。

圖1. EPO審查指南頁面

備註：

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