293期
2021 年 09 月 29 日
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USPTO對方法項的最廣合理解釋
喻韜/北美智權 專利工程研究員

請求項範圍的解讀是一項很專門的技能,其內涵不僅會因審理機關之不同而有所變化,也會隨著請求項的類型而有所不同。USPTO對於請求項範圍解讀的最高指導原則是奠基於Phillips v. AWH Corp.案的「最廣合理解釋 (broadest reasonable interpretation,BRI) 原則」,該原則之具體細節見於MPEP 2111,其中雖對物之發明與方法發明均有提及,但在實際案例中的適用方式卻並非依一般常識而可做出正確的判斷。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

最廣合理解釋

美國專利實務中,請求項解讀 (claim construction) 的原則並非唯一,在審查階段採取「最廣合理解釋 (BRI) 原則」,在侵權訴訟階段則採取「一般意義解釋原則」。一般意義解釋原則之內涵是一旁觀之該發明所屬技術領域中具有通常知識者,基於申請專利之歷史檔案,客觀地解釋請求項的文字意義,並合理地界定出請求項範圍;反觀「BRI原則」,則是以申請人的主觀意圖為中心,認定請求項具有最大且合理範圍,但在此原則下審查人員將能更加輕易的檢索到相關先前技術來進行審查,申請人就必須在答辯過程中進行修正,藉由來回拉鋸的過程同時達成建立可專利性與探求申請人真意的目的,而且透過這個過程建立起申請專利之歷史檔案。

在「最廣」與「合理」間,「BRI原則」更加著重合理,即指在認定請求項用語的意義時,採取用語的簡單、明白意義 (plain meaning),並與該用語之通常且慣用之意義一致 (此通常且慣用意義是必須該專利所屬技術領域中之熟悉該技術者所能理解)。同時也必須與說明書與圖式中所使用的該用語的意義一致,這容留了更多申請人表達主觀意圖的空間,申請人可以自己對詞彙定義,建立適用於該申請案請求項的詞彙集,甚至對通常且慣用之用語重新做出定義。

具條件的方法項

也許前述記載於MPEP中的原則對大部分從業人員來說已屬老生常談,但該等原則僅屬MPEP 2111中的一部分,大部分人不一定具有將MPEP逐字閱讀完畢的耐性與時間,然而魔鬼藏在細節裡,MPEP 2111.04 II 「可能發生的限制」(contingent limitations) 一節中記載了非常特別的請求項解讀見解,該小節之重點茲分述如下。

首先,對於具有「可能發生的限制」之方法項,其BRI原則之適用為僅針對該等必須執行的步驟進行審查,審查範圍不包含「由於不滿足先決條件而不必須執行的步驟」。例如,假設一個方法項在如果 (if) 第一個條件發生,則執行步驟A,並且如果第二個條件發生,則執行步驟B。那麼,如果該方法項能夠在第一個或第二個條件不發生的情況下實施,那麼對該方法項的BRI不需要包含步驟A或B;如果該方法項要求第一個條件必須發生,那麼該方法項的BRI需要包含步驟A;如果該方法項要求第一個和第二個條件都要發生,那麼該方法項的BRI需要包含步驟A以及步驟B。

再者,對於一系統 (裝置或產品) 項,其在某一先決條件滿足時,執行相關功能之結構當然必須存在 (包含在審查範圍內)。換言之,對於實質相同的技術內容,方法發明與執行該方法的物之發明,BRI原則之適用是完全不同的,不論先決條件是否滿足、不論相關功能是否被執行,其結構都必須存在,當然也必須被包含在審查範圍內。
以上論述看似相當合理,大部分讀者在親見實例之前可能無法體會到方法項BRI對撰寫請求項的衝擊,或者是說麻煩之處。

Ex parte Schulhauser

MPEP中以此一案例來說明方法項的BRI,首先我們先來看一下該案件中之系爭請求項1。

A method for monitoring of cardiac conditions incorporating an implantable medical device in a subject, the method comprising the steps of:

collecting [step 1] physiological data associated with the subject from the implantable device at preset time intervals, wherein the collected data includes real-time electrocardiac signal data, heart sound data, activity level data and tissue perfusion data;

comparing [step 2] the electrocardiac signal data with a threshold electrocardiac criteria for indicating a strong likelihood of a cardiac event;

triggering [step 3a] an alarm state if the electro cardiac signal data is not within the threshold electrocardiac criteria;

determining [step 3b] the current activity level of the subject from the activity level data if the electrocardiac signal data is within the threshold electrocardiac criteria;

determining [step 4] whether the current activity level is below a threshold activity level;

comparing the tissue perfusion data with a threshold tissue perfusion criteria for indicating a strong likelihood of a cardiac event if the current activity level is determined to be below a threshold activity level; (後略)

附註:為清楚辨別,部分原文以粗體、紅字標示;為配合流程,添加以上中括號及其內文字。

圖1. 根據系爭請求項1所繪之流程圖

在圖一中可以看到,該方法項的流程根據electro cardiac signal data是否落在threshold electrocardiac criteria內,自step 2起分岔為step 3a與step 3b及其後步驟。在審查階段,審查員兩度以先前技術組合已經揭露步驟step 1step 2step 3a為由核駁系爭請求項1,同時以相同理由核駁對應於系爭請求項1的裝置項,申請人上訴PTAB,上訴理由中除了反駁上述審查員核駁理由,還包含了「先前技術組合並未揭露step 3b以後之某一步驟」、「先前技術組合並未揭露系爭請求項1之各步驟的順序及判斷條件」等涉及step 3b以後之步驟的上訴理由。

針對審查員聚焦step 1、step 2、step 3a進行審查這點,PTAB不僅認可而且給出了明確的理由。由於step 3a、step 3b兩者的條件是互斥的,本質上,系爭請求項1包含了兩個方法 (一者為step 1、step 2、step 3a;另一者為step 1、step 2、step 3b及其後步驟)。又由於前述MPEP之「如果該方法項要求第一個條件 (在此是指if the electro cardiac signal data is NOT within the threshold electrocardiac criteria) 必須發生,那麼該方法項的BRI需要包含步驟A (在此是指step 3a)」,造成該方法項的BRI不需要包含另一步驟 (在此是指step 3b)。另一個可能性是系爭請求項1包含step 3b,但不包含step 3a,然而這個可能性卻可以被BRI原則中較為次要的「最廣」原則給擊敗,因為包含了step 1、step 2、step 3a的方法顯然要廣於包含了step 1、step 2、step 3b及其後步驟的方法 (見下圖二)。

圖2. PTAB對BRI原則在系爭請求項1之適用的見解

在本案中,PTAB最終認可了對系爭請求項1的核駁[1],但推翻了對對應於系爭請求項1之裝置項的核駁 (理由同MPEP 2111.04 II中對裝置項的闡述,於此不再冗述)。

變更用詞並無實益

在許多方法、流程、步驟的技術概念中,if, then, else是非常普遍的處理邏輯,但透過這個案例可以得知,以這樣conditional limitation的方式來撰寫方法項,將導致申請人面對USPTO時處於非常不利的地位。首先,根據MPEP的記載,若在單線、不分岔的流程中,if所引導的條件未必會發生,則對該方法項之審查很可能得以正當地忽略自if所在的步驟,及其之後的步驟;其次,以Ex parte Schulhauser為例,若在分岔的流程中,if所引導的各個條件將涵蓋事件的100%可能性[2],則對該方法項之審查很可能會針對步驟最少即可實施完成該方法的「走法」,亦即該方法項的最廣範圍。

日前聽聞網路論壇上的一些外國同行在討論,不使用if,而改用when,甚至更複雜的文字,例如某步驟based upon某條件,來規避方法項的BRI原則。但筆者參照MPEP及Ex parte Schulhauser細部內容後,並不認為上述方式將有所助益[3],審查員理所當然的會拆解、分析繫屬的方法項,寄望審查員一時閃神而沒發現conditional limitation,這種想法未免過於天真。

回說Ex parte Schulhauser,如下圖,申請人先是把triggering an alarm state if the… (step 3a) 此步驟給刪除了,讓該方法項轉變為單線、不分岔的流程,更重要的是加上了正面肯定的句式:determining the electrocardiac signal data is within the threshold electrocardiac criteria,這樣的修正導致該方法項直接針對條件符合的狀況來展開後續步驟,免去了conditional limitation,最終該方法項以此型態通過了審查。

圖3. Ex parte Schulhauser之後對系爭請求項1的修正

 

備註:

 

作者: 喻韜
現任: 北美智權專利工程部專利工程研究組研究員
經歷: 台灣知名法律事務所專利工程師
學歷: 東吳法碩乙法律專業組碩士
台科大專利所碩士、清華大學生資所碩士
北科大電子系學士、東華大學生科系學士
專長: 專利申請 (佈局、撰稿、答辯);
歐盟、美國、中國、台灣專利法規及相關判例研究;
台灣專利 舉發及訴訟

 

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