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以往當請求項中限制條件之數值範圍與先前技術所揭露數值範圍有部分重疊 (例如，請求項中某步驟記載為在約10℃至約20℃下進行，而先前技術揭露相同/類似步驟在約18℃至約25℃下進行 (在約18℃至約20℃的範圍發生部分重疊)，不論是在USPTO或是法院判決，都認為此狀況足以構成該請求項不具進步性 (顯而易見) 的表面證據。

此時，舉證責任轉移到申請人／專利權人身上，其必須指出該請求項之數值範圍的特出之處，在過往的美國專利實務中，從業人員已經歸納出三種推翻此一表面證據的抗辯方式：(1) 指出請求項之數值範圍能帶來新穎或預期外的結果 (最常見的抗辯方式)；(2) 指出該先前技術中具有對請求項之數值範圍的反向教示；(3) 指出該先前技術之數值範圍並非「影響結果的 (result-effective)」參數，那麼申請人／專利權人就沒有修飾該先前技術之數值範圍以完成請求項之數值範圍的動機，亦即請求項之數值範圍具有進步性。

上開不具進步性之推定的建立以及推翻此推定抗辯方式，在2018年的E.I. DuPont De Nemours & Company v. Synvina與2020年的GENENTECH, INC. v. HOSPIRA , INC.兩案中均重新被法院判決強調，幾乎稱得上是一套理論流程了。然而，實務之所以得其名就是因為實際上的事件往往比理論複雜得多。

想必讀者們對Moderna (莫德納) 這個名字相當熟悉，較為人所不知的是這家公司的核心技術並不是疫苗開發，而是人工修飾之RNA的各種醫療應用 (Moderna是結合modified與RNA所創建的名稱)，疫苗只是其中一種應用方式；ARBUTUS則是一家市值約2億美元的加拿大小型生物製藥公司，ARBUTUS專攻小分子藥物 (例如化合物、小干擾RNA等) 透過脂質體 (liposome) 的靶向給藥技術，近年其主力方向則是B型肝炎的RNAi (RNA干擾) 藥物。

從圖1即可了解莫德納的COVID-19疫苗應該就是採用了脂質體技術。據業界小道消息，本次訴訟之系爭專利，ARBUTUS擁有的美國專利第8,058,069號 ('069號專利)，本是由ARBUTUS授權給一家叫做Genevant的生技公司，再轉授權給莫德納。若小道消息屬實，再對照莫德納COVID-19疫苗尊爵不凡的身價，莫德納對ARBUTUS這輪攻勢 (見圖2及3) 背後的理由就昭然若揭了。

'069號專利的名稱是一種穩定的核酸脂質粒子 (stable nucleic acid-lipid particles，SNALP)，其技術功效是可以增加所包裹之核酸的活性並在循環系統中穩定存在。在PTAB與上訴法院階段兩造均聚焦於'069號專利唯一的獨立項，其記載之內容如下：

(b) a cationic lipid comprising from 50 mol % to 65 mol % of the total lipid present in the particle;

(c) a non-cationic lipid comprising a mix-ture of a phospholipid and cholesterol or a derivative thereof,
wherein the phospholipid comprises from 4 mol % to 10 mol % of the total lipid present in the particle and the cholesterol or derivative thereof comprises from 30 mol % to 40 mol % of the total lipid pre-sent in the particle; and

(d) a conjugated lipid that inhibits aggregation of particles comprising from 0.5 mol % to 2 mol % of the total lipid pre-sent in the particle.

莫德納的論述主要基於PCT公開案WO 2005/007196 ('196案) 與美國專利公開案2006/0134189 ('189案)，這兩個先前技術都揭露了核酸的部分，因此歷審爭點主要在揭露的各類脂質，此外，根據inter partes reivew裁決的內容，先前技術都揭露了non-cationic lipid可以包含phospholipid與cholesterol、以及cholesterol的含量 (如圖4)，但請注意，先前技術都沒有揭露phospholipid的含量。各類脂質的數值範圍彙整如表1。

莫德納假設在此先前技術揭露內容的前提下，可認為已揭露cationic lipid數值為60%、cholesterol數值範圍為20% ~ 40%、conjugated lipid數值範圍為0.5% ~ 25%。那麼，取cationic lipid數值為60% (先前技術中的最大值)、cholesterol數值為20% (莫德納假設中的最小值)、conjugated lipid數值為0.5% (莫德納假設中的最小值)，再用100%扣除上開各脂質：

100%(總量) - 60%(cationic lipid) - 20%(cholesterol) - 0.5%(conjugated lipid) = 19.5%

(phospholipid) 那麼就可以推導出19.5%的phospholipid，以此為phospholipid的最大值，就可以得出下表中先前技術可揭露的各類脂質的數值範圍。

莫德納主張，根據過往的判決，在這樣的狀況 (數值範圍部分重疊) 下，先前技術已構成系爭請求項不具進步性的表面證據，導致舉證責任轉移到專利權人身上，若專利權人無法提出令PTAB信服的抗辯，就應該撤銷'069號專利。然而，PTAB並不買單，PTAB指出在維持功效的前提下，各類脂質的比例具有高度相互依存性，可謂牽一髮而動全身，莫德納卻沒有說明為何選定cholesterol數值為20%、conjugated lipid數值為0.5%來推導出19.5%的phospholipid[1]，簡言之，PTAB認為莫德納沒有說明本領域中具有一般知識者修飾先前技術以完成系爭請求項的動機[2]；並且，在先前技術中雖有提及phospholipid，但也只不過將其列為一個選項，phospholipid並非不可或缺，更有甚者，先前技術中並未記載與請求項phospholipid數值範圍重疊的數值範圍，易言之，PTAB不認為推論出來的phospholipid數值範圍與系爭請求項phospholipid數值範圍重疊構成不具進步性的表面證據。隨後，莫德納上訴至CAFC。

CAFC認為本案爭點有二，一是先前技術對系爭專利中之數值範圍重疊不足以構成不具進步性的推定，PTAB的此一裁決是否有誤；二是莫德納是否說明了修飾先前技術以完成系爭請求項的動機，此一爭點連帶涉及phospholipid含量是否為影響結果的參數。

CAFC重申當請求項中限制條件之數值範圍與先前技術所揭露數值範圍有部分重疊，足以構成該請求項不具進步性的推定。但是！先前技術並沒有直接揭露phospholipid的數值範圍 (見圖4)。

PTAB的裁決並無不妥，CAFC只有將「數值範圍有部分重疊，足以構成該請求項不具進步性的推定」應用於先前技術中數值範圍被明示的狀況 (見圖5)。

CAFC認為在建立不具進步性的推定之前，更重要的是，莫德納要能證明本領域中具有一般知識者會從先前技術獲得phospholipid數值範圍 (其與系爭專利數值範圍重疊) 的教示或建議。在莫德納的理論中，先將總量設定在100%，然後按照自己的期望減去其他成分而得到19.5%的最大量phospholipid，並直觀的將最小量設為0% (請注意這是個錯誤的、過度簡化的理論)。然而，真要按照莫德納的理論，得到phospholipid的最大量與最小量應該分別為77.5%與不合理的-25%[3]。但事實上，脂質體的各成分因交互作用的關係，本來就難以單純地用數學去計算出有效的含量，易言之，莫德納的理論下phospholipid數值其實是將技術事實過度簡化後的產物。那麼，本領域中具有一般知識者即便參酌先前技術，也不會使用莫德納的理論，過度簡化地去計算出phospholipid的含量 (不論是0% ~ 19.5%或是-25% ~ 77.5%)。結論是，本領域中具有一般知識者無法從先前技術中獲得關於phospholipid數值範圍的教示或建議，自然也不會有修飾先前技術數值範圍的動機，那麼莫德納當然也就無法建立系爭請求項不具進步性的推定了。如此一來，一口氣解決了本案的兩個爭點。

隨後，莫德納並未根據數值範圍重疊的論點，而是根據In re Aller一案的見解「請求項的概括條件已揭露於先前技術，那麼透過常規實驗找出最佳或可行數值範圍是不具備進步性的」與In re Antoine一案的見解「被最佳化的參數必然是被本領域中具有一般知識者認為是影響結果的參數」(莫德納意在phospholipid數值範圍)，仍主張已經提供足夠的證據建立系爭請求項不具進步性的推定。然而CAFC指出，在較新進的Applied Materials一案中已經澄清過在複數影響結果之參數的狀況下，「以無法預期或預期外方式發生交互作用之多個參數的證據，能夠令這樣的組合具有進步性」。

莫德納認為根據先前技術中的實施例 (2:30與2:40配方)，雖然其中的cationic lipid的含量略低於系爭請求項的50% ~ 65%且cholesterol的含量略高於系爭請求項的30% ~ 40%，但已提供了最佳化各脂質的起始數值。CAFC則指出，如果接受莫德納的這個論點，那麼就不只phospholipid含量是影響結果之參數了，而是每個脂質含量都是影響結果之參數。那麼，需要釐清的問題就變成莫德納是否可以透過常規實驗達到系爭請求項中該等影響結果之參數。但莫德納卻無法證明這點，因此CAFC維持PTAB的裁決，系爭專利仍為有效。

透過這個案例我們可以發現兩個實務上的認定方式或是趨勢。

首先，「請求項中限制條件之數值範圍與先前技術所揭露數值範圍有部分重疊，構成該請求項不具進步性的表面證據」這個推定目前僅適用先前技術明確 (expressly) 揭露數值範圍，若是透過其他方式而獲得的隱含地 (implicitly) 揭露數值範圍，則相當地不受CAFC的青睞 (CAFC只說以往沒有過以隱含地揭露的數值範圍推定請求項不具進步性)。

再者，上開推定相當地難以適用於請求項中已經以多個數值範圍作為限縮條件的狀況，因為撰稿者之所以以多個數值範圍作為限縮條件往往是因為該等數值範圍間具有強烈的依存關係 (也就是前述的交互作用)，彼此間牽一髮而動全身。換言之，請求項中的多個數值範圍往往是透過試誤的方式來確認其功效，其中的數值範圍或多或寡的原因難以解釋，造就了「以無法預期或預期外方式發生交互作用」的特性。在攻防中，攻方很難證明由先前技術所揭露之該等數值範圍基於怎樣的動機而被修飾成請求項中的多個數值範圍，因此，也很難主張／推定系爭請求項不具進步性。

莫德納有說明將cationic lipid鎖定在60%的動機，一般相信此成分的多寡關乎脂質體與細胞的融合效率。
莫德納主張其提出的假設是常規性的最佳化行為。
在本案判決註腳中記載為-40%，-40% phospholipid = [100% total]–[60% cationic]–[55% cholesterol]–[25% conjugated]，似乎是因為誤植。當計算phospholipid最小量的時候，CAFC採用了其他脂值的最大量來進行計算，卻對於cholesterol並未採用判決內容中所記載的最大量40%，而使用了55%。此處筆者採用40%進行相同方式的計算而得到-25%。