304期
2022 年 03 月 09 日
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2022年EPO審查指南更新概述
喻韜/北美智權 專利工程研究員

我們即將迎來EPO審查指南的2022版本,該版本已於3月1日起正式生效。本刊期將為專利領域從業人員快速瀏覽一番,以利撰稿、答辯,同時一窺EPO的政策方向。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

請求項與說明書的高度一致性

專利權人的權力範圍由請求項構成,而請求項的含意則由說明書提供詳細的解釋,反之,當請求項存有疑義而說明書無法釋疑時,就導致所謂「不支持」的瑕疵,為避免此一瑕疵,請求項與說明書間應具有一致性。以上是世界各國專利領域的通則,但這個一致性也僅限提出申請時,隨著審查與申請人對請求項的修正[1],請求項與說明書理當有所差異,當此一差異不影響說明書對請求項的釋義與支持,就仍為各國法規所容許。因此,實務上為了保留請求項修正的餘地,請求項字義會被說明書內容所包含 (說明書內容範圍大,請求項字義範圍略小)。

如北美智權報去年所報導,歐洲專利局 (EPO) 擴張了上述法理[2]的適用範圍,大幅修改了審查指南F-IV, 4.3 (iii),要求申請人在專利核准前夕進行修改說明書內容,使說明書內容被請求項字義所包含,同時刪除未被請求項字義所包含的實施例 (或是標記與請求項無關)。EPO的這個舉措並不受司法機關的支持,去年底的T 1989/18裁決基本上否定了EPO對歐洲專利條約 (EPC) 第84條的見解。然而,本次審查指南更新中,EPO並未改弦更張,只是提出了更詳細的說明[3],例如說明書中與獨立項明顯不相容的特徵或替代性特徵屬於應被刪除 (或標記) 的內容;承諾在難以判斷實施例與請求項之一致性的情況下,從寬認定[4];加重審查員說明方面審查意見的義務,並規範審查員應提出其所謂之不一致的例子與提供修正的範例[5]

複數優先權與部分優先權

本次更新在原先說明複數優先權的F-VI, 1.5處新增了部分優先權的定義及其適用方式。

對EPO來說,部分優先權 (partial priority) 指的是「由上位揭露內容或請求項所包含之申請標的,其一部分享有在先申請案之優先權日」,莫約可以理解為,請求項中的某特徵享有優先權日,其餘特徵則否。例如,在先申請案 (優先權基礎案) 揭露特定化合物 (例如NaOH) 的用途,在後先申請案 (主張在先申請案之優先權) 請求項為上位化合物 (例如鹼金族元素氫氧化物) 的用途,那麼該請求項則包含了兩個群組,一是該特定化合物,其可以享有優先權,另一則是上位化合物但不包含該特定化合物 (例如LiOH、KOH、RbOH,但不含NaOH),就不能享有優先權。

但需要注意的是,在舊有的段落中提到過一個例子,若一申請案,基於在先申請案I之揭露特徵C,基於在先申請案II之揭露特徵D,任一申請案都沒有揭露過C+D的特徵組合,那麼該申請案不得主張享有C+D特徵組合之優先權,簡言之,EPO不接受拼接式的優先權主張,而是以特徵組合或是實施例作為主張優先權的單位。換言之,EPO雖認可部分優先權,但在適用方式上施加了嚴格的實用性限制。

適格性

近年來人工智慧一直是專利界的熱門話題,不僅是因為該領域申請案量的迅速攀升,更因為在現行各國專利架構下人工智慧的不易審查。不同於USPTO將適格性獨立出來審查[6],EPO對適格性的審查一直以來都是與進步性緊密連結的[7],其精神在於專利保護是要賦予給具技術教示的發明,而非那種僅以人工智慧或自動化技術單純取代人力的應用。

本次更新在G-II, 2提出了所謂的two-hurdle approach。第一關在評估適格性,申請標的以整體觀之不得落入EPC第52(2)及(3) 所定義之「非發明」。第二關則是評估進步性,請求項中除了技術特徵,並非不可以包含「非技術特徵[8]」,在這種狀況下則要使用G-VII, 5.4所述的COMVIK法[9]評估請求項的進步性,這種方法的目的在於確定發明中的哪些特徵建立了發明的技術性 (technical character),即哪些特徵對於解決技術問題的技術方案提供了技術效果,若某項特徵有助於發明的技術性,則可初步判斷該特徵可以支持進步性。

本次更新還在G-II, 3.3.2中列舉了涉及模擬、數學方法與建模的數個例子,以協助審查員及撰稿者判斷請求項是否具備適格性及/或進步性。

另外,較為趕上潮流的更新內容出現在G-II, 3.5.2中,其分別列舉了應用數學方法在模擬遊戲中,而不具適格性與具有適格性的例子:即使非常精準地預測玩家擊球的虛擬軌道,仍無法在其實施範圍外 (遊戲外) 解決技術問題,反之,在多人線上射擊遊戲中,根據當下的網路延遲調整投射物的步進尺度 (step sizes),則屬於有技術效果 (解決網速浮動造成連線不穩定的技術問題)。

抗體審查小趣聞

因為疫情,抗體類專利也是過去幾年的熱門申請領域。本刊去年也曾報導過抗體類專利的一般說明與其進步性之界定方式 (G-II 5.6.2),本次更新雖無值得大書特書之處,卻也不失有耐人玩味的小細節。我們都知道,在美國專利實務下,要證明不具修飾/結合先前技術的動機與沒有對成功的合理期待 (reasonable expectation of success),才能斷言請求項相較於先前技術具有進步性。微妙的是本次抗體進步性的更新卻出現了 “… no reasonable expectation of success …” 的字眼 (如下圖),就不知是EPO真心認為可以向大洋對岸的同行借鑒一番,還是單純的「你累了嗎?」


資料來源:摘自EPO審查指南預覽

 

備註:

 

作者: 喻韜
現任: 北美智權專利工程部專利工程研究組研究員
經歷: 台灣知名法律事務所專利工程師
學歷: 東吳法碩乙法律專業組碩士
台科大專利所碩士、清華大學生資所碩士
北科大電子系學士、東華大學生科系學士
專長: 專利申請 (佈局、撰稿、答辯);
歐盟、美國、中國、台灣專利法規及相關判例研究;
台灣專利 舉發及訴訟

 

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