我國經濟部於2023年3月24日發布專利法施行細則修正草案,並定於同年5月1日施行。本次法令修正主要關於分割之子案未直接引用母案說明書時的處理方式,以及明定生物材料寄存機構出具之證明文件應包含存活證明。TIPO為宣導本次修正內容,在4月下旬陸續舉辦專利法令說明會,說明會內容還提及即將發布之審查基準修正的內容。本期挑選對撰稿工程師影響較大的分割案議題作為報導主軸。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
學院派分割案
我國專利法第34條第4項規定「分割後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」,同法條第5、6項[1]則規定分割案應就其原申請案以完成之程序,續行審查。
在申請人已預期或已規劃一申請案將要衍生分割案的狀況下,通常會著重於該申請案中揭露的諸多實施例 (及其相關圖式),並撰寫相應之發明內容段落,再由其中選擇具備「問路石」性質的段落作為該申請案請求項的基礎,爾後等待審查意見,且評估以該申請案發明內容其他段落作為分割案請求項以獲得專利之成算,來決定是否進行分割。以上的申請策略在最早申請案中就揭露了全部的相關申請標的,其後之各個分割案的說明書 (包含圖示) 實際上與最早申請案是完全一致的,但各個案件則由其中提取並保有各自獨特 (技術層面上還是有關聯) 的請求項內容[2]。
在這樣的實務操作下,以往TIPO僅根據各申請案仍具獨立之相關權利的法理,踐行各申請案獨立之行政程序,因而要求申請人仍需於申請分割案時提供取得申請日之必要文件以及主張優先權之聲明 (即原專利法施行細則第28條的主要內容)。而該等文件僅涉及程序審查,換言之,在這樣的實務操作下,由於不涉及說明書變動 ,判斷一件分割案是否符合專利法第34條第4項是相當迅捷的過程。
分割案新品種
然而近年來,從TIPO的公開資料中可以發現分割案出現了不同於以往的操作方式。
有部分分割案雖維持實施例不變,除了應有的新請求項外,還提出了全新的發明內容 (對應新請求項),這導致審查分割案的首要任務是判斷此一全新發明內容是否符合專利法第34條第4項,但在這樣的情境下這個任務卻變得複雜且充滿不確定性。首先,審委需要判斷新發明內容究竟對應到哪個實施例,或者說,新請求項的支持基礎在哪個段落,審委的判斷是否能夠精準命中申請人內心真意不無疑問;還有可能,新發明內容 (及其對應的請求項) 並非僅由單一實施例提供支持,而是概括了數個有些許差異的實施例所形成,此時的局勢已經需要考慮排列組合了。
除了發明內容 (及其對應的請求項) 外,甚至另有部分分割案或多或少地改動了實施例。雖然,專利法第34條第4項僅規定分割案不得超出原申請案申請時揭露之範圍,並未要求分割案直接引用原申請案的揭露內容,但上述作法直接導致專利法第34條第5、6項被架空,審委在續行審查之前,必須先進行另一層面的實質審查,即就技術內容層面審查,以判斷分割案是否實質超出原申請案申請時揭露之範圍。這樣的審查中變數實在太多,TIPO與申請人間到底要耗費多少時間達成對原申請案字義涵義上的意見合致、對分割案中改動段落字義涵義上的意見合致、對改動段落是否超出原申請案字義涵義的意見合致… 等等,這幾乎已經相當於另開修正說明書的支線任務了。
施行細則第28條第3項
TIPO為了降低上述狀況對審查期程的影響,根據專利法第158條的授權,參考日本專利審查基準第六部第一章,增訂了專利法施行細則第28條第3項「第一項第一款規定 (申請分割案應齊備之文件的規定) 之說明書,未完全援用原申請案申請時之說明書內容者,應檢附差異部分之劃線頁;其為刪除原內容者,應劃線於刪除之文字上;其為新增內容者,應劃線於新增之文字下方;並得於第一項規定之申請書就差異部分為說明」。就此處所謂之說明,TIPO也製作了範例供各界參考。
意料之外、情理之中
雖然筆者尚不明瞭日本專利實務在這個部分是如何運作的,但在法令說明會中,與會從業人員確實也指出了新法規實際運作上弔詭之處。施行細則第28條第3項規定內容為「…未完全援用原申請案[3]申請時之說明書內容者…」,意即與分割案說明書作比較的基礎是原申請案提出申請時的最初版本,對從業人員來說,不得超出申請時之揭露範圍幾乎可以說是一種直覺反應了,例如專利法第43條第2項關於修正的規定就是個很好的例子「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。因此,這部分似乎是合理的。
然而,新增的施行細則第28條第3項卻忽略了分割案申請時機的法定要件,由專利法第34條第2項 (或可參考註1、2) 可知分割案的產生往往是在原申請案審查到一半,甚或是核准後三個月內,換言之,原申請案非常可能已經完成了關於誤植、用字不妥、元件符號錯誤… 等等的實質審查,申請人也早已根據審查意見提出修正。在這個前提下,申請分割案時指出差異的基礎「法定以原申請案提出申請時的最初版本」為準,是否導致審委需要重新檢視分割案中的文字錯誤來發出審查意見,又或者由申請人援用原申請案中關於文字錯誤的審查意見與修正來提出主動修正,TIPO並未在法令說明會中給出明確意見,關於這些問題似乎需要靜待將來幾個月的審查公開資訊才有望明朗化。
備註:
- 第5項 依第二項第一款 (原申請案再審查審定前申請分割案) 規定分割後之申請案,應就原申請案已完成之程序續行審查。
第6項 依第二項第二款 (原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內申請分割案) 規定所為分割,應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者,申請分割;分割後之申請案,續行原申請案核准審定前之審查程序。
- 摘要部分為反映所請之發明,在各個分割案中也應隨之調整,但其僅為適應性調整,故不於本文中冗述。
- 法令說明會中TIPO指出,在連續分割的情況下,例如有母案、子案、孫案的情況,孫案的差異比較基礎乃是向上直屬之子案,而非母案。
作者: |
喻韜 |
現任: |
北美智權專利工程部專利工程研究組研究員 |
經歷: |
台灣知名法律事務所專利工程師 |
學歷: |
東吳法碩乙法律專業組碩士
台科大專利所碩士、清華大學生資所碩士
北科大電子系學士、東華大學生科系學士 |
專長: |
專利申請 (佈局、撰稿、答辯);
歐盟、美國、中國、台灣專利法規及相關判例研究;
台灣專利 舉發及訴訟 |
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