由Graham案到KSR案，美國最高法院建立起一套明確的進步性 (非顯而易見性) 判斷原則，即發明是否具有進步性是奠基於基本事實的法律問題，影響基本事實的因素包括：(A) 決定先前技術的範圍與內容；(B) 確定所主張之發明與先前技術的差別；(C) 解析相關領域中POSITA的技術水準。除此之外，審查人員還必須評估與進步性相關的客觀證據，這些證據可以是商業上的成功、久未解決的需求、他人無法企及的成果或預期外的結果，以上客觀證據亦有人稱之為輔助判斷因素 (secondary considerations)。

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案件背景

MacNeil IP LLC (以下簡稱為MacNeil) 為美國專利號8,382,186 及 8,833,834之專利權人，該兩項專利共享相同的說明書，分別具有7個與15個請求項，其標的均與可與汽車地板緊密接合的腳踏墊相關。2020年6月30，Yita LLC (以下簡稱為Yita) 分別對所有請求項提出IPR。本文集中討論8,382,186號專利的獨立項。

約一年半後，PTAB發出了該案的最後書面裁決，其中指出8,382,186號專利的7個請求項都欠缺進步性，POSITA有動機組合3個先前技術的揭露內容，且此一先前技術組合具有成功的合理期待來完成請求項。較值得注意的是緊密接合這項特徵已被其中一個先前技術確實揭露。

儘管如此，PTAB認為MacNeil所提出商業上的成功之證據具有說服力，因此維持了8,382,186號專利的效力。PTAB解釋如下，首先，上市的產品實現了請求項的特徵，兩者間是相同範圍的 (coextensive)，因此產品與請求項間具有紐帶 (nexus) 的推定是成立的；其次，即便Yita所提出的三個先前技術之一已經揭露了請求項的重要特徵 (即前文所述之緊密接合)，這項重要特徵仍非為人所熟知 (圖1)，由於以上兩個理由，PTAB認為輔助判斷因素的證據在肯認進步性方面是有說服力的。

圖1. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案最後書面裁決中指出緊密接合非「為人所熟知」的特徵

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

CAFC階段：指出PTAB犯了兩項法律上的錯誤

Yita提出上訴，在上訴階段中CAFC指出PTAB犯了兩項法律上的錯誤。

CAFC先重述了MacNeil在PTAB階段所提供的證詞「消費者願意支付額外的成本來購買產品主要是因為腳踏墊 (即產品) 可與汽車地板緊密接合」，在此前提下，PTAB所認為商業上的成功之證據完全繫於已經被先前技術揭露的「緊密接合」技術特徵。

PTAB的第一個錯誤在於，認為商業上的成功之證據完全繫於單一技術特徵時，這項技術特徵需要為人所熟知，方足以推翻產品與請求項間具有紐帶的推定。CAFC指出根據過去的判例，在完全繫於單一技術特徵的狀況下，僅僅這項技術為人所知 (圖2)，就已經可以判斷紐帶不存在。

圖2. CAFC 在YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書中以案例來指出PTAB的錯誤

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

CAFC更引用Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP一案的見解，直接指出如果「聲稱造成商業上成功的」單一技術特徵已見於先前技術，則該商業上的成功實際上與專利無關 (圖3)。

圖3. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書中引用Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP案的見解

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

CAFC用一句長達九行的文字 (圖4) 總結了PTAB的第一個錯誤，其大意是：先前技術教示了一項特徵，且POSITA有動機將其與其他先前技術結合，並有完成所請發明之合理的成功期待 (如同之前PTAB在本案對進步性的意見)，在所請發明就先前技術的角度來說應是缺乏進步性的前提下，僅因為這項技術特徵不是為人所熟知的，邏輯上並不會導致與輔助判斷因素相關的該特徵足以摧毀前述推理的結果 (所請發明仍然缺乏進步性)。

圖4 YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書總結了PTAB的第一個錯誤

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

PTAB的第二個錯誤則較為偏向法理層面，但內涵是較為簡單的。根據WBIP案的判決先例，輔助判斷因素並非僅與單一特徵相關，也可以與已知多個特徵的組合相關 (圖5)，然而PTAB的推理中卻大量採取「輔助判斷因素成立的理由僅與單一特徵相關」的論理。這相當於申論題要求學生討論問題的兩個面向，而學生只寫完了一個面向就交卷的概念。

圖5. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書提出PTAB第2個錯誤

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

另外CAFC還指出，PTAB對紐帶概念的理解錯誤。雖然產品與請求項間是相同範圍的，致使具有紐帶的推定成立，但是這只是推定 (圖6)，還需要比對產品與先前技術，這就導致了MacNeil提出的證據證實了具有紐帶的推定，卻還沒能證實紐帶確實存在。基於上述理由，CAFC撤銷了PTAB的裁決。

圖6 YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書強調「同延性調查並不能證實紐帶確實存在」

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

案件省思

筆者在撰寫這篇報導時，幾經修改、備感棘手，初始覺得可能是Taranto法官的文筆過於艱澀，但經過反覆閱讀判決，方才釐清這縹緲的違和感從何而來。

MPEP對於判斷進步性時需要考慮的因素僅記載了 (A)、(B)、(C) 三項Graham factors (圖6)，但其後隨即記載PTO必須評估輔助性判斷因素。然而，在訴訟階段，從CAFC對PTAB裁決的質疑可以看出來 (尤其針對PTAB的第一個錯誤)，CAFC的態度是一旦先前技術已經完全揭露系爭請求項、POSITA有動機組合先前技術、先前技術組合對於完成請求項具有成功的合理期待，即可判斷系爭請求項不具進步性，無需再考慮其他因素。行政、司法兩方在應用輔助性判斷因素時原則上的不同誘發筆者更大的好奇。

圖6 MPEP2141內容節錄

資料來源：USPTO官方網頁

台灣的觀點

我國的審查基準中明確記載「審查進步性時，若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌」，換言之，在審查階段，TIPO的審查官有義務將輔助性判斷因素 (如果申請人有提供) 納入進步性的判斷。透過審查基準的附圖 (圖7)，可以發現輔助性判斷因素在審查思維中的確是一併考量，類似於MPEP的內容，而非CAFC在本案中那般流程式的判斷，即Graham factors檢驗這關判斷出請求項確實不具進步性，就不再考量輔助性判斷因素。

圖7. 節錄自專利審查基準第二篇第三章 2-3-18

資料來源：專利審查基準彙編

針對上述想法，筆者向智慧局查詢時所得到的回覆與我國審查基準確實一致，審查人員在判斷進步性的階段會同時考慮否定因素與肯定因素兩方面。然而，審查人員也坦言，商業上的成功這種抗辯理由在許多新案審查階段是非常蒼白的，原因不難理解，對應到新案審查階段，其請求項的實際產品往往才剛剛面市，要證明商業上的成功是源於請求項的技術特徵，而與行銷手段、品牌等其他因素完全無關，幾乎是一個不可能的任務。

在我國司法實務不乏採取與本案CAFC相同見解之判決，例如最高行政法院 102 年度判字第 205 號判決，法院認為「惟按，專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供如某發明具有無法預期之功效、解決長期存在的問題之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要，此為原判決闡釋在案，經核並無不合」。

然而，當專利已經存活好一陣子，專利權人要證明商業上成功的機會就會開始提升，這個類型的經典案例當屬最高法院 111 年度台上字第 186 號民事判決，本件侵權訴訟發軔於102年10月18日專利權人發出的警告函，當時系爭專利之專利期間約僅剩兩年，而判決中提到系爭產品經過我國眾多科技大廠得到系爭專利之授權、以系爭專利技術行銷數十億之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功。

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