專利是個交換制度

我們都知道著作權保護的是觀念的「表達」（expression of idea），而專利保護的則是觀念的「實施方案」（embodiment of idea），兼及其製造方法與販賣行為。而專利制度的本質，本就是允許專利權人在專利有效期間內，「壟斷」某種創新發明之「實施方案」（例如製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為）可獲得之經濟利益。

世界各國藉由授予專利權人此一「特許之經濟利益」，目的是鼓勵發明人向社會大眾公開其創新發明內涵（所以專利說明書要將技術內容公開至該行業內熟習類似技術者能據以實施的地步），也讓他人在專利申請內容公開後可以及早質疑與驗證其技術內涵，避免祖傳秘方現象，並允許其收費授權他人實施該等專利，擴大生產規模，以提昇社會大眾之生活品質，且讓他人可以以其發明內容為基礎再進行研發，避免重複研發與盲目研發，甚至是仿冒抄襲與竊取豪奪等之種種資源浪費與錯用現象，讓社會與人類文明能藉此技術與利益之交換制度，進行「有序」的「累積」進步。

可專利性（專利適格）

因此，有資格取得專利的發明，必須是利用自然法則之技術思想創作，以產生功效、解決問題，並達成所預期的發明目的。美國專利法明文規定，想要取得專利的保護，就必須提供社會大眾「新而有用」(new and useful)的技術進步內涵（註1）。而我國專利法上的發明，係指「利用自然法則之技術思想之創作」（註2），並必須具備「產業利用性、新穎性與進步性」等，也是同樣的道理。

由此可見，發明創見並沒有軟體與硬體之分，只要其是利用自然法則之技術思想創作，以產生功效、解決問題，並達成所預期的發明目的，且並非法定不予專利之事項（註3），即具有「可專利性」（Patentability），又可稱為具有「專利適格」（Patent Eligible）才是。

而由過去眾多美國法院判例發展而來，美國專利實務認為其不具備可專利性的，包括「抽象概念」（abstract ideas）、「自然現象」（natural phenomena）、「自然產品」（natural products），以及「自然法則」（laws of nature）等四種「類法定」不具備專利適格的事項（註4）。

單純的發現

其中，關於自然現象與自然產物，此類又被稱為「單純的發現」，讀者可參考美國聯邦最高法院西元（下同）2013年6月13日關於AMP v. Myriad案（註5）（下稱Myriad案）的一致（9-0）判決。在Myriad案中，美國聯邦最高法院認為DNA的用途是透過其鹼基序列而傳遞資訊，而視DNA序列為「資訊」，而不是化學的化合物。因此判定，人工純化單離的DNA，是從自然界單離的資訊，仍由自然所形成，是一種自然現象的發現，並不具專利適格，而不受專利權的保護。但DNA的合成方法，有人為成分，也有技術內涵的，仍然被判定具有可專利性（即具有專利適格）。尤其須注意的是，於某些情況下cDNA（體外的DNA複製品）仍具專利適格，是因為他們缺乏天然DNA之內含子(intron)部分。對於本Myriad案判決，前期文章《AMP v. Myriad案：單離DNA不具可專利性》有詳盡的報導，敬請各位讀者閱覽參考。

自然法則

而關於自然法則，讀者可參考2012年3月20日美國聯邦最高法院Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.案（註6）（下稱Mayo案）的一致（9-0）判決。Mayo案所涉專利是個方法專利，是關於一個基於某些使病患對於藥物治療感受性增加或減少的特定DNA序列存在與否之診斷與治療方法。其請求項指出了使該等藥物用在醫療時發生效力的代謝物門檻水平，並利用該門檻水平去測定所需藥物的劑量。美國最高法院於該Mayo案判決，依據USC§101，認為該案之專利標的，是一個藉由發現此些特定DNA序列的存在與否來優化藥物劑量的方法，其僅是一種自然法則，並不具專利適格性而不能被授予專利。前期文章《醫療診斷技術的可專利性爭議》對此Mayo案判決也有所詳述，也敬請參考。

抽象概念

本文以下將專注討論的是其中屬於「抽象概念」的部分，也就是軟體與商業模式所屬的程序或方法的可專利性。

抽象概念本身不具有可專利性

軟體（Software）與商業模式（Business Model）被歸類為抽象概念，過去有蠻長的一段時間，在美國都被視為不具備可專利性，這是因為美國專利相關法院實務判例，一貫以來特意指明排除「演算法則」（algorithms），亦即「抽象概念」（abstract ideas）的適用。

例如，美國聯邦最高法院於1853年的LeRoy v. Tatham案（註7），就表示，「抽象的原則屬於真理、根本原因或動機，沒有任何人能夠在這三者之中主張任何專屬性權利，因此不能被授予專利。」該院又於1874年的Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard案（註8）再次表示，「概念本身不具有可專利性。」

應用自然法則，所得之新而有用的結構，具有可專利性

美國聯邦最高法院，於1939年的MacKay Co. v. Radio Corp. 案（註9）判決認為，「科學定理或其數學表達公式並不是可以授予專利權的發明」，但是它也強調，「在科學定理所提供的知識的幫助下，所創造的新而有用的結構，仍是可以授予專利權的發明。」

這個觀點，在1948年作成的Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co.案（註10）中被再次強調：「發現前所未知的自然現象的人，並無權就該自然現象主張法律所承認的獨占權。如果根據該發現做出任何發明，則該發明必須源自該自然法則的應用，並且是為實現新而有用的目的。」

因此，美國專利商標局以及美國法院實務過去皆一直未給予軟體與商業模式專利的保護，認為他們是抽象概念，或屬於人類智力活動的規則和方法，非為利用自然法則之技術應用，不屬於專利法規定之可專利事項，而不具專利適格性。

美國法院對於軟體與商業模式可專利性的判準

例如，在1972年Gottschalk v. Benson一案（註11）的判決中，美國聯邦最高法院就裁定一種將二進制編碼的十進制數字，轉換成純二進制數字的方法，並不具專利適格（patent ineligible）。正如美國聯邦最高法院於本案判決所指出的，該被主張的方法可以使用電腦（計算機）實現，也可用人工方式實現，除此之外，該方法又沒有其他新而有用的部分，因而不具備專利適格性。

單純的自動化，並不具有可專利性

這是因為，這樣僅僅將人工也能進行的抽象概念（數學演算法）或自然法則（物理定理）的計算或轉換，僅藉由電腦來加速實現，是單純的自動化，並沒有技術創新，不應該授予專利的保護。

程序與特定物件結合為新而有用的應用，具有可專利性

惟法院肯認美國專利法第101條明文允許「任何」（any）能產出「新而有用」（new and useful）的「程序」（process），就「具有資格」（eligible）來取得專利權的保護，至於其他可專利性要件，則應委由其他條文來規定（註12）。這就表示某演算法則（軟體或商業模式）若能結合某種機械結構或透過某種轉換程序，使其能夠產生有用、具體及確實的結果，即證實其具有技術內涵，就有可能取得專利。

能將一個物件轉換成其他狀態或其他物件的程序，具有可專利性

因此，美國聯邦最高法院於本案結論認為，對於一項不包含具體機械裝置的「程序」（process）權利要求，其是否「能將一個物件轉換成其他狀態或其他物件」，是判斷該權利要求是否具有可專利性的重要線索。而且，美國聯邦最高法院儘管認為本案中的權利要求並不具有可專利性，但仍特意指出，本判決並非阻止向軟體程式授予專利權。

抽象概念本身不具有可專利性

在1978年，美國聯邦最高法院判決了Parkerv. Flook案（註13），再次確認了一項原則，即「發現新穎且有用的數學公式本身，不得被授予專利權」，也就是前述的「抽象概念本身不具有可專利性」原則。在本案中，其專利標的是一種更新警報限值的方法。該方法主要由三個步驟組成。第一步：測量相關工序參數（例如：溫度）的當前值。第二步：利用數學演算法，計算更新後的警報限值。第三步：調整現用警報限值至更新後的警報限值。

而一般的改變警報限值的方法，與該專利申請中所描述的方法之間，唯一的區別在第二步，即該數學演算法或數學公式的使用。因此操作人員只需知道原始警報設定值、適當的安全容許範圍、每次更新的間隔時間、當前溫度（或其他工序參數）值，以及適當的加權係數（用於計算原始警報設定值和當前溫度值之間的平均值），就可利用該數學公式，計算出更新後的警報限值。

以新而有用的方式應用數學演算法的程序，具有可專利性

因為除了該數學演算法外，該程序並未含有其他新而有用的方法或物件，法院因而認定該新穎且有用的數學公式本身，並不得被授予專利權。但美國聯邦最高法院在該案判決也認為，一套程序不會僅僅因為其中含有自然法則或數學演算法，而變得不具有可專利性。也就是說，若要擁有可專利性，該程序必須以「新而有用」的方式「應用」該數學演算法。

能產出有用、具體及確實結果的程序，具有可專利性

於1981年Diamond v. Diehr案（註14）（下稱Diehr案）之判決，美國聯邦最高法院又再次強調認為，既然法律明文允許能產出有用、具體及確實結果的程序，就可以取得專利的保護，則法院或專利商標局就不能添加法律所無之限制，而拒絕給予其專利。

在本Diehr案中，其專利標的是一種將未固化的合成橡膠，加工成固化的精密產品的成型程序（工序）。該工序利用模具，首先在一定溫度和壓力下將未固化的合成橡膠原料定型，然後在模具中對合成橡膠進行固化處理，這樣產品將保持此一造型與形狀，在成型完成後可以直接使用。專利局在審查此案Diehr的專利申請時，認定其所主張的部分工序是由電腦來控制與執行，而其餘工序都是「通用或常規步驟」，因此這些工序並不能為其權利要求帶來可專利性，Diehr陸續上訴至美國聯邦最高法院。

由軟體控制之物理程序，具有可專利性

美國聯邦最高法院在Diehr案的判決認為，相關權利要求涉及到物件的轉化。儘管該權利要求中明確包含了數學公式，但是相關權利要求所尋求保護的對象是一種合成橡膠的固化工序。法院不能僅因為其中利用了數學公式、計算機程序或電腦，就認定該權利要求不屬於可授予專利的對象。美國聯邦最高法院在本案判決認為，如果一項權利要求含有數學演算法，並且經過整體考量，有提供新而有用的應用，則實施或應用該數學公式的結構或工序是專利法的保護對象，而認定Diehr所述固化橡膠的工序，具有可專利性。所以，該判例確立了「由軟體控制（Software Controlled）之物理程序（Physical Process）具有可專利性」之原則（註15），而美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）後續又有多則判例確認商業模式亦具有專利性（註16）。因此，軟體之可專利性，其實是來自美國法院實務所採之判決先例原則。

「機器或轉換」測試（MT Test）

綜前所述，美國法院實務在前述此等判例中，認為

申請專利之「程序」（process），包括軟體或商業模式，只要符合以下兩個條件之一，即具有可專利性（patent eligible）：

• 「它與一特定之機器或裝置結合」（”it is tied to a particular machine or apparatus”），或
• 「它將一個特定物件轉換成一個不同的狀態或物件」（”it transforms a particular article into a different state or thing”）。

上述檢測條件，後被實務界簡稱為「機器或轉換」測試基準（Machine-or-Transformation Test；簡稱MT Test）（註17），並為美國法院實務與美國專利商標局審查軟體與商業方法專利所採用。

例如，於2008年10月30日，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），針對IN RE BILSKI案（註18）做出了判決，此案涉及的是「商業方法」（Business Method）專利的申請，關係著商業方法（還有電腦軟體）是否為「專利適格客體」（patent eligible subject matter）。CAFC就使用了前述的MT Test來檢驗系爭商業方法是否具備可專利性，而認為其餘四種檢測方法並不適合（包括CAFC前於 State Street Bank v. Signature Financial Group案（註19）所使用的測試方法）。此判決確認了MT Test於判定軟體程序與商業方法是否具有可專利性上，具有不能動搖的地位。

本案專利請求項1乃描述一種使用在大宗商品供應商以一固定價格銷售的大宗商品的消費風險成本管理的方法，其步驟包括：(a)發動前述所指的大宗商品交易商與消費者之間的一系列交易，其中，該消費者是在一固定利率之下，根據歷史平均值，購買該大宗商品，而此一固定利率是對應於該消費者的風險立場；(b)識別該大宗商品之市場參與者，對於該消費者而言，是具有反風險立場；及(c)開展一系列大宗商品供應商和該市場參與者在一個第二固定利率之交易，使市場參與者的該系列交易會與消費者的該系列交易處於風險立場之平衡狀態。

其實，上述的消費風險成本管理方法就是一種常見且行之有年的「對沖風險管理方法」(method of hedging risk)，乃由執行此方法者擔任大宗商品與其期貨的中間人，針對該等大宗商品提供消費者一固定價格，如此一來消費者就不需要承受忽高忽低的大宗物資價格風險，而中間人則拿著訂單去尋找市場上的賣主與其成交，並藉此服務賺取差額。

本案CAFC法官之全席審判庭最終判決結果為9比3，認定該申請案之權利項並不符合美國專利法35 U.S.C.§101之專利適格標的規定而無效。法院認定該申請人的權利項內所述之對沖風險管理方法，並未能將任何物件改變至另一不同的狀態或物件。另外，該方法僅歸納法律義務以及轉換其商業風險，並不能符合該MT Test，因為它們並不是有形物體或物質，而且它們也並不代表任何有形物體或物質（註20）。接著，Bilski將本案上訴於美國聯邦最高法院。（未完待續）

備註

1. 美國專利法35 U.S.C. § 101規定：「任何人發明或發現任何新而有用的程序、機器、製品、物的組合或以上各項新穎而有用的改良，於符合本法之其他基本要件時，均可獲准專利。」35 U.S.C. 101 Inventions patentable. “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”
2. 第 21 條 發明，指利用自然法則之技術思想之創作。
3. 第 24 條 下列各款，不予發明專利：
   一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。
   二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
   三、妨害公共秩序或善良風俗者。
4. 關於專利適格事項，我國專利審查基準，基於專利法關於發明的定義，因其係指「利用自然法則之技術思想之創作」，也列出了四類不具備專利適格的項目。其中非屬利用自然法則的類型，大致有(1)「違反自然法則」者，例如永動機；以及(2)「非利用自然法則」者，例如教學方法；人為規則或方法 - 遊戲或運動規則；以及需借助人類推理力、記憶力等之心智活動等。而其中不屬於技術思想之創作者，大致可歸納為(3)「自然法則本身」 - 不具技術性，但其之應用若具備技術性就具有可專利性；(4)「單純之發現」 - 自然界固有的物、現象及法則之科學發現，並不具技術性，非屬技術思想。例如，個人技能，單純之資訊揭示，以及單純之美術創作等。
5. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 569 U.S. 12-398 (2013).
6. Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 566 U.S. 10-1150(2012).
7. "principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.", LeRoy v. Tatham, 14How.156,175 (1853).
8. Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 20wall.498,507(1874).
9. MacKay Co. v. Radio Corp., 306 U.S. 86,94(1939).
10. Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co., 333 U.S.127, 130(1948).
11. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63(1972).
12. 美國專利法35 U.S.C. § 101規定：「任何人發明或發現任何新而有用的程序、機器、製品、物的組合或以上各項新穎而有用的改良，於符合本法之其他基本要件時，均可獲准專利。」”Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”
13. Parkerv. Flook, 437 U.S.584(1978).
14. Diamond v. Diehr（SIDNEY A. DIAMOND, COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS, PETITIONER, V. JAMES R. DIEHR, II AND THEODORE A. LUTTON）, 450 U.S. 175 (1981).
15. Ryan Paul, SCOTUS to hear Bilski case, may be huge for software patents, CIVILIZATION & DISCONTENTS, LAW & DISORDER, June 2 2009, 10:43pm.
16. 例如，State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed.Cir.1998)和AT&T Corp. v. Excel Communications Inc., 172 F.3d 1352 (Fed.Cir.1999).
17. Leonid Kravets , “a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101.”, Thinking about design patents, Panitch Schwarze Belisario & Nadel LLP, Lexology, September 5 2012.
18. In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).
19. State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed.Cir.1998).
20. 談定宇，「商業方法專利案例探討─IN RE BILSKI 與美國專利法§101之專利適格標的」，北美智權法規研究組，北美智權報。

作者： 陳宜誠　律師 現任： 北美智權教育訓練處處長／首席研究員 經歷： 美商諾曼第燃料電池 技術長 英商英特維數位科技 董事長特助 台灣電腦專案事業部 負責人 東吳大學法律研究所 碩士 台灣大學電機研究所 碩士

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