接續前期文章《軟體與商業模式的可專利性(中)》，本期文章繼續介紹美國專利商標局的新指引，以及台灣和中國的專利審查相關規定。

美國專利商標局的新指引

在美國聯邦最高法院作出CLS Bank判決之前，於2014年3月4日，美國專利商標局(USPTO)就已經公佈了關於如何根據35 USC§101來解讀法定可准專利標的之限制條件的新指引，而此一於Bilski、Mayo及Myriad等案作出後新修正的指引，係有關於如何界定抽象概念，不僅只是針對生物技術，而將會影響所有的專利法領域。也就是說，如同後續的Alice corp.案判決所強調的，美國聯邦最高法院於Mayo案確立了一個重要的判斷原則，認為無論是自然法則、物理現象、抽象概念哪一類專利適格性之例外，不管屬方法、機器、製品、物之組合哪一種發明，都應以同一套標準（亦即此一採用Mayo兩階段式判斷架構的新指引）進行審查。

這項指引，除了納入前述的MT Test與ME Test之外，還把2013年宣判之美國聯邦最高法院Myriad案（註1）判決列入考量，也同時考量了最近的其他美國聯邦最高法院相關判決，如Mayo案，Bilski案與Diehr案等，尤其是反映了如Mayo案所示的兩段式判斷架構，前期文章《美國專利商標局針對於抽象概念與專利標的適格性之新指引》對於如何使用此一指引已有所詳述，請各位讀者自行參閱。

但美國最高法院2014年6月19日發表Alice Corp.案判決結果後，USPTO 同年同月25日便據以發出初步公告“Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.”，指導內部人員除自然法則／自然定律、自然現象、自然產物外，也應利用Mayo案兩階段分析法來審查涉及抽象概念（尤其是使用電腦實施者）的專利申請標的，並自即日起生效，取代原訂定的MPEP 2106(II)(A)、(B)兩節內容，因此該新指引應再次修正如下所示（註2）。

但請各位讀者特別注意，於該公告中，USPTO明確告訴審查委員：「訂定於MPEP 2106(I)，用來決定專利標的適格性的審查基準，並未改變。」（“[T]he basic inquiries to determine subject matter eligibility remain the same as explained in MPEP 2106(I).” ）

對於所有可能涉及法定不予專利項目的專利申請標的，包括涉及抽象概念（尤其是使用電腦實施者）、天然產物、自然法則/自然定律、自然現象等的專利申請標的，都應利用Mayo兩階段分析判斷架構進行審查。

1. *在步驟(2)，首先檢查該請求項是否描述或涉及法定不予專利項目，例如抽象概念、天然產物、自然法則/自然定律、自然現象等？

在此新指引中所導入之第一項修改，係與什麼是屬於天然產物（主要是基於美國聯邦最高法院Myriad與Mayo兩案之判決）或是自然法則，這些法定不予專利項目有關，並擴增可能會落入這些法定不予專利項目的範疇，尤其是DNA序列。

而在Alice Corp.案所新提及的抽象概念例證，包括：(1) Fundamental economic practices，(2) Certain methods of organizing human activities，(3) An idea of itself，以及(4) Mathematical relationships/formulas，也應納入。

2. **新指引的第二項修改，是加入了步驟(3)之區辨方式，接著判斷該請求項的整體內容是否描述了與法定不予專利項目「顯著不同」（significantly different）的事物？

其係基於該請求項與典型的法定不予專利項目，是否具備「顯著不同」來進行區辨，而使得即使其確實或可能包含一個法定不予專利項目者，仍得以具有可專利性。請求項必須以整體觀之，所有元件都必須獨立及綜合考慮。而底下是USPTO所提供，可協助進行此區辨判斷的一些例示。

而若請求項寫入的是抽象概念，則應判斷有無元件或元件組合足以將該請求項提升為「遠非」（“significantly more than”）純粹的抽象概念，以轉化成可予專利的抽象概念之應用。同時，新指引也將Alice Corp.案判例所提及的幾個例示納入，如下所示，以供參考。同樣的，該等請求項必須以整體觀之，所有元件都必須獨立及綜合考慮。

中國專利審查指南相關規定

如前期文章《中國關於涉及電腦程式發明專利申請權利要求項的相關規定》所述，大陸的審查指南第二部份第九章第二節說明了權利要求（請求項）保護的解決方案，如下列幾種情況，則係屬於智力活動的規則和方法，而不屬於專利保護的客體：

1. 權利要求項僅僅涉及一種算法或數學計算規則、或者電腦程式本身或僅僅紀錄在載體（例如磁碟片、磁帶、光碟、磁光碟、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的電腦可讀取的介質）上的電腦程式、或者遊戲的規則和方法等。
   
2. 權利要求項除其主題名稱之外，對其進行限定的全部內容僅僅涉及一種算法或者數學計算規則、或者程式本身、或者遊戲的規則和方法等。
   
3. 解決方案執行電腦程式的目的不是解決技術問題、或者在電腦上運行電腦程式從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的不是利用自然規律的計術手段、或者獲得的不是受自然規律約束的效果。
   但如果涉及電腦程式的發明專利申請的解決方案執行電腦程式的目的是解決「技術問題」，在電腦上運行電腦程式從而對外部或內建物件進行控制或處理所反映的是遵循自然規律的「技術手段」，並且由此獲得符合自然規律的「技術效果」，則這種技術方案屬於專利保護的客體。

請注意，上述的涉及電腦程式的發明專利，是否具有可專利性的判準，與歐洲專利局（EPO）所採用的判準，基本上是一致的，即要求軟體專利標的符合「技術解決方案」（Problem Solving Approach），擁有「創造內涵」（Inventive Step），即具備可授予專利之「技術思想」。歐洲主流實務一向認為不論軟體、硬體或方法，可專利性的判準，就是判斷其是否為一具備創造內涵的技術思想。例如，德國法院早於1969年所作成的「紅色鴿子」判決，就確認了德國專利局行之多年的實務見解，認為「有計畫的利用生物的現象與自然力以達到因果關係上可預見之結果的行為」（包括動植物育成方法及其產物）視為「技術思想」，而具有可專利性。該案對於何謂「技術思想」所做之定義，更是一直為德國學說與實務所遵守，至今仍屹立不搖。

例如，應用於工業化生產的自動化設備，需要通過電腦軟體加以控制，科研人員設計一套新的電腦軟體，使其控制精度得以提高，自動化設備的運行效率也大為提高，從而有效地提高了生產效率，產生了良好的技術效果，這類電腦軟體就可以通過申請專利的形式加以保護。

台灣專利審查基準相關規定

台灣的專利審查基準規定：凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項。

電腦軟體相關發明與保護電腦程式原始碼或目的碼之電腦程式著作不同，電腦程式著作為著作權法保護之標的。著作權僅保護理念之外在表現形式，而不及於理念之具體實施步驟。而專利法及著作權法所保護之客體不同，彼此間並無衝突，亦即「電腦程式著作」（著作權）與「電腦軟體相關發明」（專利權）各有其保護目的，可以共存。

判斷申請專利之發明是否符合發明之定義時（即具有「可專利性」，或稱「專利適格」），應考量申請專利之發明的內容，而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有「技術性」。申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義（這也就說，須以「整體」，觀察其效果）。

當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效。（這個描述，跟非屬單純自動化行為，或具有創造內涵，有異曲同工之妙。）

上述判斷應以請求項所載之技術特徵為基礎，惟因電腦軟體相關發明的特殊性，往往需參酌說明書內容方能瞭解請求項每一特徵之本質含意，故審查時應以每一請求項所載之發明的整體為對象，並參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照申請時之通常知識作為一整體予以考量，進行綜合判斷。

若請求項未明確記載必要技術特徵，但參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，可認定其發明之整體具有技術性，而非尋求自然法則、數學公式、商業方法、人為規則、資訊揭示、美術創作等本身的保護，則應以請求項不明確為由，通知申請人申復或修正。若認為電腦軟體或硬體在發明中扮演了相當重要的角色，但說明書未明確且充分揭露，例如軟硬體如何協同作業、如何解決問題，則屬無法據以實現之問題。

結論：

以現在世界大部分國家的專利相關法規的規定來說，軟體與商業模式是可以申請專利的保護的，但是主要需要符合三大要求，一是並非全為自然法則、數學公式、商業方法、人為規則等抽象概念，或其實施行為，二是必須有技術內涵（使用技術手段，來解決技術問題），三是必須產生技術領域相關功效。

凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。而電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項。讀者就可以用本文前述的美國判例法發展出來的MT Test、（經筆者修正之）ME Test，以及USPTO的新指引為準則，來檢視自己公司的發明或事務所所撰寫的請求項是否符合上述專利法關於可專利性的要求。

各位拿到專利申請書草稿後，還可以進行該發明的專利三性，即利用性、新穎性與進步性的自我檢測（這邊主要是相關先前技術的搜尋與比較）。建議各位發明人更要檢驗該專利申請案的說明書，是否能夠支持請求項的要求，是否講到剛剛好，不要過度揭露，但也不要講太少，讓他人不能據以實施，以至於專利會被核駁或被主張無效。而專利申請案的請求項，更要檢查其寫得是否適度含糊，以擴大均等範圍，但又要力求精確，以免被核駁或被判決無效等。

還有，專利申請案的權利要求（請求項）應該都要寫成多層防禦型式，將共通的架構抽取出來，寫成最精簡的獨立項，以擴大專利範圍，但擴大的專利範圍，能找到前案的機率也變大，所以比較容易被核駁或無效掉。所以，請求項寫成多層次的好處是，若帶頭的請求項（例如獨立項）被核駁或無效掉，它還可以跟後續的請求項（例如附屬項）結合起來，讓您能繼續保有較限縮的專利範圍，而不是什麼都沒有，白忙一場。

以往單純電腦軟體發明幾乎無法准予專利，因此電腦軟體大多以著作權方式來加以保護。然而著作權僅保護理念(idea)之表達形式，而不及於理念之功能。並且，著作權無法排除他人同一內容之創作。再者，近年來軟體工業蓬勃發達，各國均認為電腦軟體勢必需就實質技術功能給予鼓勵與保障，並可加以利用，以促進產業發展。因此，我國透過專利法保護，使電腦軟體取得軟體專利權，符合先進國家普遍之做法，殊值贊同。

備註

1. Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013).
2. 黃蘭閔，USPTO公告(電腦實施)抽象概念相關發明新審查指南，北美智學院，2014/6/26。

作者： 陳宜誠　律師 現任： 北美智權教育訓練處處長／首席研究員 經歷： 美商諾曼第燃料電池 技術長 英商英特維數位科技 董事長特助 台灣電腦專案事業部 負責人 東吳大學法律研究所 碩士 台灣大學電機研究所 碩士

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