林宜禎 口述╱北美智權 專利工程師      張瑋容 整理╱北美智權報 編輯部
許鍾光 審稿╱北美智權報 編輯部

準備專利師考試需長時間投入 法條結合公民議題更生動

101年專利師考試的錄取榜單於 11月9日公佈，到考錄取率為11.95%，北美共有三位專利工程師榜上有名，其中一位專利工程師林宜禎 (Simon Lin) 表示，準備專利師考試約半年時間，都是利用下班時間自行進修研讀。原本以為今年的專利師考試會更換考科，但考試並未如大家預期更動考試科目，所以微積分、普物、普化等科目仍硬著頭皮應考。Simon表示花最多心思準備的考科是行政程序法與行政訴訟法、專利審查基準與專利申請實務、及專利法規三科，在準備考試時非常嚴格要求自己上班歸上班，下班後便專心研讀專業科目。其實對體力和毅力是一大考驗，但受到身邊朋友的激勵，仍盡力堅持下去。

Simon在四年前第一次參加專利師考試，當時準備時間過短，考科內容都相當陌生、對考試內容印象也不深刻。但在考完後，Simon意識到某些考科的重要性，於是立刻著手計畫進行專業提昇。首先針對專利審查基準的背景知識加強，Simon買了林洲富法官的《專利法—案例式》、及智財局專利高級審查官兼科長張仁平的《專利審查基準及實務》（上、下冊），這幾本書對於專利審查基準提供了入門且全盤的認識，在考試前盡量把這幾本書看到滾瓜爛熟，不僅對考試大有幫助，對自己的工作也有相當助益。而在準備行政法時，Simon表示行政法很多法條與公權力或公共議題相關，因此為了避免研讀法條產生枯燥無味感，Simon將研讀目標放在對社會事件或公民議題的關注與應用，例如前些日子NCC對旺中案發出的行政處分，在看過行政法後再對照回該新聞事件，便能對議題更充分瞭解、進而加以應用。因此Simon對行政法的準備方式是把理論結合社會真實事件與案例，不僅增加自己的興趣，也能更全觀的瞭解公民議題。不為了考試去死板地默背法條，反而對他的人生觀產生很大的轉變和影響，這是準備行政法的意外收穫。

關於考普通物理和普通化學，Simon表示其實今年沒有改考科他感到有點遺憾，當初公佈考科時有點猶豫是否要再多等一年看看會不會更換考科，加上當時工作很忙，有很多答辯案和新案同時處理、焦頭爛額。但這時 Simon回想起漫畫灌籃高手中，安西教練曾經對三井壽說過的話：「如果現在放棄了，比賽就結束了。」又想到自己已經努力了三四個月，沒道理說放棄，於是硬著頭皮去考，到現在仍很難相信自己已經考上的事實，Simon認為在專利界有很多前輩與同業的實務經驗都相當豐富，卻可能因為普物、普化等考科的限制而面臨較高的門檻，實在相當可惜。

使技術文件具有「可據以實施要件」 降低被核駁的機率

Simon在北美擔任專利工程師已有八年的時間，為了幫助客戶順利申請專利，在撰寫專利案件時深知必須遵循專利法所要求的「可據以實施要件」來揭露客戶的發明技術，這樣才能夠滿足專利法對於技術揭露程度的要求。

所謂「可據以實施要件」簡單的說就是指和發明技術同領域的一般工程師，在閱讀專利文件時能夠充分了解專利說明書中所說的技術內容，並且依據這些技術內容來製造和使用專利說明書中所說的發明技術，這就是「可據以實施要件」的主要意思。

在與新接觸專利申請案的發明人合作時，有時會碰到發明人不瞭解專利法中「可據以實施」揭露標準的情況，也比較容易碰到發明人有申請專利所需要揭露的技術資料和一般技術文件的揭露方式並沒有兩樣的見解，因此發明人可能會認為專利工程師只要按照一般技術文件的寫作標準去揭露發明資料就可以了。然而，專利制度實際上是一種公益與私益之間的交換制度，也就是發明人用「對社會大眾充份公開」自己的發明內容來提升公益做為交換條件，以換取專利法所頒發的「專利權」這種威力強大的壟斷性保障權利來作為提供給發明人的私益報償。為什麼專利法要求發明人必需充份的公開發明技術內容呢？因為發明人如果把發明技術的重要細節隱蔽不說，讓其他同行的研發工程師做不出發明技術的內容，這樣子就失去了專利法做為一個公平交換制度的意義。發明人不肯充分公開發明技術的細節因此使別人做不出相同的發明技術，又想要取得專利法所發給的強大權利，對社會公益來說是不公平的，當然也就不適合發給專利權。想要取得專利權，發明人就具有充分揭露發明資料的義務，這就是所謂「可據以實施要件」的意義。

因此，未充分公開發明細節而致使該細節無法置入專利保護範圍的專利說明書還會為申請人帶來以下不利之處：(1) 若未充分公開發明細節的專利申請案得到了專利權，在面臨訴訟威脅時，發明人無法主張其權利範圍及於未詳盡公開技術細節之處，平白損失了發明人原先可取得的優勢； (2) 一般同行的研發工程師可以仔細的檢查和驗證已公告並領證之專利說明書的內容，以判斷發明人是否在專利說明書中已經充分揭露發明資料，如果發現有窒礙難行、揭露不充分或是有技術錯誤的地方，就可以判斷發明人故意隱藏或提供不實的發明細節。如果發現專利說明書中有這種現象出現時，發現者就可以收集證據去舉發這樣的專利，要求智慧財產局讓這樣的專利失效。沒有確實充分揭露至滿足「可據以實施要件」的專利權，是很難禁得起被他人提起舉發的考驗的。

當專利工程師發現客戶所提供的發明資料不符合「可據以實施要件」的要求時，就必須向發明人清楚的解說甚麼是「可據以實施要件」，並且要求客戶提供更詳細的發明資料來滿足這樣的要求，以避免在提出專利申請後審查委員會依據「可據以實施」的要件來駁回專利，或是在取得專利後被有心的同行研發工程師找到專利說明書的漏洞後加以舉發，讓專利無效。有些發明人會認為，在國內或國外智慧財產局的網站上看到一些已經公開或核准的專利案件的不充分揭露方式是可行的，因此認為只要提供揭露方式相類似的技術資料就應該可以取得專利。

專利要過關 不能依樣畫葫蘆

然而，尚未核准的公開案件或是已經核准的專利不盡然都適合用來做為技術揭露方式的標準，發明人在申請專利時可以根據當時市場上已公開的技術資料、以及專利工程師對發明人的發明進行初步了解後所判斷需要知道的技術資料，來決定需要提供多少發明資料才能夠滿足「可據以實施」的要件。未核准的公開案件不一定可以通過審查委員在「可據以實施要件」上的審查，即使是已經通過審查並取得專利權的專利，仍有可能具有尚未被發現且會造成專利申請案不滿足「可據以實施要件」的技術漏洞，因此都不適合拿來做為撰寫專利說明書時的參考標準。每一個發明的時空背景和發明訴求都不一樣，專利說明書的內容是否能夠滿足「可據以實施」的要件，需要由專利申請日當時已經公開的技術資料和發明技術的內容來判斷，並沒有單一的絕對標準，因此即使是比照其他已取得專利權之說明書的內容來「依樣畫葫蘆」所寫出來的技術文件，也未必可以滿足專利法的要求。如果有專業的專利工程師來協助發明人完成發明資料的準備，將可使發明人在申請過程甚至是後端的專利管理與專利訴訟過程中事半功倍。

除了專精專利申請，Simon也敦促自己要試圖瞭解客戶可能需要面對的各種專利實務問題，並盡可能抽出時間瀏覽專利論壇、部落格及北美智權報來吸收新知，以提供客戶更全觀的專利服務。

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