「這是一個不創新就會消失的科技時代。
研發是為了創新,創新才能讓企業永續的經營。不只是高科技公司要創新,各行各業也要不斷創新。」 ─ 台積電 (TSMC) 智慧財產處處長 陳碧莉律師
台積電TSMC,於2015年除了在台灣發明專利申請量僅次於鴻海排名第二外,其美國專利在2015年的申請量更達到1978件,晉身前十大,排名第9;而獲證件數則達1774件,排名13。在多年耕耘下,截至2015年年底為止,TSMC全球專利申請數已高達34,114件,而獲證專利量也突破20,000件 ,達到21,287件。
在TIPS 105年度頒證暨智財內控落實研討會中,TSMC智慧財產處處長陳碧莉律師以「智財保護實戰經驗及智財內控制度」為題發表演說,解構了TSMC專利大軍的選才、育成、強化策略及執行要領。
申請專利4大目標
陳碧莉表示,智慧財產處在台積電中有2大任務,分別是(1)養兵千日,即建構全球的專利戰略版圖;及(2)用兵一時。TSMC為什麼要申請專利呢?當然不只是為了要讓專利數量很多,也不是為了專利競賽,而是有戰略性目標的。
第一個目標 是要捍衛整個TSMC集團在全球的營運自由。雖然TSMC的生產重鎮是在台灣,但最近也有一項大陸南京的投資案。由於TSMC的客戶遍佈全球,因此不能單考慮企業本身的營運活動,還要考慮TSMC的競爭對手及下游客戶,所以必須維護TSMC營運的自由 (Freedom to Operate)。陳碧莉表示,相信大部分有本業的公司,都會希望他們的營運在全球都能產銷自由,不會因為專利而被擋關、或是因為專利問題而被巨額索賠。
第二個目標 就是保護TSMC的研發成果。陳碧莉指出,TSMC每年在研發上的投資約為營收的10%。在2015年TSMC營收約為270億美金,就是說投入在研發上的經費有27億美金。這投資金額非常龐大,而研發出來的成果就是維持公司生存一個很重要的命脈,所以必須要好好保護;除了專利之外,營業秘密也是一種不錯的手段。陳碧莉表示,專利與營業秘密的取捨其實是智財內控很重要的第一步:如何決定那些該申請專利?那些該用營業秘密來保護?
第三個目標 是強化TSMC的市場競爭優勢。「如果本身技術領先,當然不希望跟隨者隨便拿到我們的技術,或是作抄襲的動作」。
第四個目標 就是在這個領域中,建立產業的智權聲譽。陳碧莉表示這種智權聲譽蠻重要的,她回想以前台灣廠商面對許多IP強權公司(像AT & T、TI、IBM、Lucent…等等)來台灣收取權利金,所以從前台灣公司基本上是站在比較防守的地位,沒有比較強的專利可以與之談判。TSMC在這幾年來一直致力把專利的版圖建構起來,也是希望能夠與外國IP強權公司維持和平相處的地位,或至少要達到恐怖平衡。
養兵千日 ─ 如何選兵?如何養兵?
在養兵千日 ─ 建構全球專利戰略版圖的部分,主要是公司在智權方面的內控,陳碧莉將之分成了4大區塊(表1)。
專利版圖 佈署戰略: 第一個內控的重點是要必須考慮要養成什麼樣的專利版圖?要佈署的策略是什麼?要保護的類型是什麼?究竟是要用專利來保護,還是用營業秘密來保護?專利保護期只有20年,但營業秘密如果保護得夠好的,是可以終身保護的,在這兩者之間究竟要如何取捨?……這些都是值得好好思考的議題。針對前瞻性的技術,像TSMC的製程技術已經進展到10奈米,技術到那,專利就要佈局到那,甚至是更早就要搶先佈局。接下來是區域性的佈局,除了考慮公司本身營運活動外,還要考慮消費者及客戶。以專利地圖導航智權,要知己知彼,才能百戰百勝。除了要了解在自己技術領域中所在的位置外,也要了解競爭對手的位置在那裡,必須要以整體形勢分析來作為策略執行的依據。
表1. 養兵千日 ─ 建構全球專利戰略版圖
專利版圖
佈署戰略
戰鬥專利
挖掘打造
專利申請
擴武建軍
專利版圖
閱兵整軍
˙智權保護類型整合
˙挖掘發明全面保護
˙專利申請全程管理
˙專利版圖定期校閱
˙前瞻技術關鍵佈局
˙產學合作專利指標
˙專利優化確保品質
˙專利版圖整編成軍
˙專利戰區全球佈局
˙策略購買強化優勢
˙專利家族綿密戰網
˙專利武器戰力分析
˙專利地圖導航智權
˙專利工廠倍增產出
˙專利武器打造佈署
˙持續強化智權版圖
來源:「智財保護實戰經驗及智財內控制度」簡報, TSMC智慧財產處處長 陳碧莉律師
戰鬥專利 挖掘打造: 第二個內控的重點是要能打造出可以打仗的專利。TSMC的獲證專利有20,000多件,其中美國專利占了快一半;如果連申請中的專利一起算,則共有30,000多件,但不是每一件專利都可以成為作戰的專利。陳碧莉表示,TSMC有一個評比制度,將專利分Tier 1、2、3、4;公司一定要有能力去鑑別這些專利的等級。針對這些專利,TSMC花了許多錢和精力,將之打造成最精銳的專利部隊。陳碧莉指,TSMC的智權團隊有2種人才,一種是律師,而另一種則是R&D、生產單位及設計中心的人;他們都是在TSMC工作很久的員工,轉換跑道到法務部門,成為智權團隊的一員。此外,TSMC也會購買專利,陳碧莉表示這是強化專利版圖的其中一種方式。就TSMC而言,購買專利通常是針對競爭對手的一種策略,例如在競爭對手的某些領域,TSMC本身並沒有專利,也沒有研發活動,那就直接用購買的。至於專利工廠就是指量身打造專利,並一直強化。
專利申請 擴武建軍: 至於第三個內控重點就是將專利建構起來,而申請專利及全程監管、確保專利品質就很重要。因為專利要有好的品質,才能拿來作戰。陳碧莉指出,TSMC很多時候都是用訴訟的眼光來申請專利的,像Tier 1、Tier 2的專利,都是很有可能要拿出來面對訴訟的,因此必須經得起訴訟的考驗、戰爭的洗禮。 此外,除了確保專利品質外,陳碧莉表示建立專利家族 (patent family)也很重要,因為單兵專利的戰鬥力不強,因此將單兵專利家族化是很重要的工作;「既然你選擇以專利保護而不是用營業秘密,那該有的思維就是有一天這個專利技術要在戰場上出兵,這就是TSMC的養兵思維」。
專利版圖 閱兵整軍: 第四個內控重點就是「閱兵」,在建軍後接下來就是閱兵的工作。像TSMC現在有2萬多個專利,所以一定要了解自己彈藥庫中有什麼彈藥武器,不然一旦需要出兵時就會措手不及。因此TSMC會定期去檢視他們的專利,除了在專利申請過程中會檢視這個專利外,一旦獲證,就會把專利「貼上兵旗」,然後作兵力分析。不過,陳碧莉強調,TSMC並不是好戰份子,維持堅強的兵力及充沛的彈藥,為的是只捍衛本身的技術及研發成果,畢竟競爭對手的實力也是不容小覷的。
專利兵力管理
TSMC在專利管理上,可以分為策略面及執行面。策略面的部分,主要分佈署策略、申請策略、維護策略、運用策略及侵權對策,這一部分前文已詳細介紹。
至於執行面的部分,則分評審制度、獎勵制度、宣導教育及人才培訓4大項。其中,評審制度很重要。像一個技術究竟要用專利還是營業秘密來保護?又例如Tier 1、2、3、4的分級,這都需要一個好的評審機制來決定。陳碧莉表示,評審不是作一次就好,申請前、申請過程中及申請獲准後,也都要審查。專利的年限有20年,但有些技術生命週期沒有那麼長,而專利維護金則是活得越久繳得越多,因此專利維護策略也是要好好思考的。陳碧莉舉美國專利為例:「當美國專利繳第3年年費時,約為2700多美金,已經幾乎可以申請一個新的美國專利,所以究竟要不要汰舊換新,申請一個新的申請案?這都需要思考。」
陳碧莉再次強調TSMC不是好戰份子,在智財爭訟的部分,TSMC秉持以下6點的原則:
(1) TSMC不傾向取得授權,因此每年均投資數以億計的研發成本,來發展自主技術,並積極佈局取得自有專利及營業秘密的保護。
(2) 建立內部資深智權團隊,聘請聲譽良好的專業律師,盡力保護公司技術並針對訴訟提出防禦。
(3) 視情況提起積極適當的反制行動,例如確認訴訟 (declaratory judgment action)、侵權訴訟、專利再審及IPRs。
(4) 拒絕為了避免訴訟而輕易和解,面對訴訟不畏懼,並有長期對抗以取得最終勝訴之決心和準備
(5) 拒絕對騷擾性的主張或訴訟妥協,以杜絕此類請求重演。
(6) 尋求商業及法律層面兼顧的雙贏解決方案。
作者:
李淑蓮
現任:
北美智權報主編
學歷:
文化大學新聞研究所
經歷:
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯
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