針對美國專利的申請、訴訟、授權及談判策略等議題，工總於6月份舉辦了2場相關的研討會，分別由FINNEGAN（飛翰）律師事務所的合夥人律師楊明道及駐台主持律師馬宗聖主講，其中，美國專利新制AIA實施後的申請策略，以及標準必要專利SEP的授權談判技巧為關注重點。

美國專利新制AIA最重要的變革除了是改採先發明人申請制（First Inventor to File）外，也重新定義了前案（Prior art）的認定標準。在AIA新法之後，於專利申請前不限地區，只要有任何公開使用或銷售行為，都會成為前案而使發明失去新穎性。但楊明道指出有一點值得注意的是，在AIA新法以前的「銷售」不管是公開或是私下的銷售行為，都會變成前案；私下的銷售指的是沒有在公開場合或是網路販售，像只是針對潛在客戶的一對一銷售行為，在AIA以前都屬於前案。但照現在AIA的法條看起來，只有「公開」販售的行為才會成為前案。楊明道說：「因此，如果銷售行為不是公開的話，有可能不會成為前案。在AIA以前，如果是未申請專利前已經有販售行為，那應該是沒救了，根本連申請都不用，但在AIA之後，只要不是「公開」販售，那還是有『機會』的。」

楊明道也提醒所有in-house的智財人員，在美國專利訴訟的時候，於蒐證之前要先搞清楚對方專利是在新法前申請還是新法之後，因為申請時間點不一樣，法條依據也不一樣，要找的前案證據也不一樣。像在新法前只限於在美國境內銷售才是前案，但在新法後則沒有地區限制。

電詢是申請美國專利的有效工具

楊明道指出，在美國如果要說服審查委員，Invention Interview是很常見的手段，因為如果寫了長篇大論，審查委員可能會因為沒時間而隨便看，所以最有效的方法是在收到審查意見後，直接打電話給審查委員約一個時間討論，而審查委員通常也很樂意，因為電話討論可以比較快理解發明重點。楊明道說：「電話討論還有一個好處就是沒有錄音也沒有紀錄，所以以後如果要拿專利告別人的時候，討論內容不會有任何紀錄。」

在討論比較複雜的案子時候，楊明道會在討論前一天傳真一份資料給審查委員，亦即是proposed claims，proposed claims中會有3種不同的claim的改法。楊明道會把3種不同的claim改法都先寫出來再傳給審查委員，在與審查委員對話時跟他說：「我看到你的rejection，也看到了前案資料，我覺得這3種claim的改法都有辦法克服前案」，那審查委員可能會說他同意第一種跟第三種，但第二種可以不用理會。楊明道說這樣做的好處是這一份proposed claims不會出現在專利申請紀錄中，因為審查委員在討論完之後，就會把那一張proposed claims丟掉，因為申請人會再遞交正式書面資料，把第一及第三種claim的改法寫進去。楊明道指出現在在專利申請過程中，invention interview已越來越普遍，特別是在101的案子，亦即是軟體相關的發明。

AIA之後，軟體專利難通過？

另外一個AIA新法之後比較明顯的改變，就是軟體專利變得常被reject。楊明道說前一陣子與審查委員討論一件以軟體為標的的案子的時候，這個審查委員說他在過去一年來，都沒有准過軟體的案子；而且在那個審查委員所屬的單位中，過去一年幾百件軟體相關的案子中，也只有准過一件。

楊明道表示，目前在USPTO有一些單位是完全負責審軟體案子的，如果你的案子是被分到這些單位，那案子的下場就會跟其他9,999件案子一場，遭到reject的命運。因此現在在美國流行一種技巧，就是即使案子明明是跟軟體相關的，但要把claim的subject matter和在topic的地方稍微轉換方向。例如要申請的專利是跟醫療有關的，像是一個協助患者尋找醫生的軟體，那就把subject matter寫成「醫療管理系統」，那案子就不會被分到那些與computer有關的單位，而是分到與醫療、健康有關的單位。不過這些技巧只是讓通過的機會增加而已，如果是純軟體的案子，楊明道說目前碰到的障礙是蠻多的，因此在claim的處理上盡量不要專注在傳統computer的處用，而是要針對在設備或應用上有很大改良的方向。

不過，雖然101讓軟體的申請變得很嚴苛，但在這方面的案件申請量卻沒有明顯下降，原因是申請人認為這麼嚴苛的法案早晚會被拿掉的。

RAND的計算方式

除了美國專利的申請策略外，FINNEGAN的駐台主持律師馬宗聖也介紹了損害賠償的計算方式及原則，在馬宗聖所舉出的眾多例子中，以Motorola V. Microsoft的例子最為經典。
Motorola控訴Microsoft侵害他的802.11及H.264的標準專利。Motorola向Microsoft求償的金額為：針對其全部802.11及H.264標準專利組合的RAND（Reasonable and Nondiscriminatory terms）授權金，Microsoft每賣出一台終端產品，就要付售價2.25%的授權金。如果依據Motorola的計算方式，那以Microsoft的銷售量來估算，一年便要付Motorola 40億美元的授權金。 但後來法院判決的結果為：針對Motorola的802.11 SEP組合，Microsoft每一台Xbox產品須付Motorola 3.471美分，而其他產品則是每一件須付 0.8美分；至於針對Motorola的H.264 SEP組合，則是Microsoft的全部產品系列每一台須付Motorola 0.555美分，估算下來Microsoft一年只需付Motorola 180萬美元的授權金，與Motorola要求的40億美元相差約2,000倍（詳見表1）。究竟為什麼會有如此大的差異呢？

判決原則：這件案子由Robart法官負責審理，法官首先定義RAND授權金的比例及範疇。基於RAND範疇，陪審團隨後決定Motorola對授權金的要求是否有違反其RAND承諾。Motorola擁有無線區域網路(wireless LAN) 802.11及視訊編碼H.264的標準關鍵的專利，而且承諾依據RAND條款來將這些專利授權予有需要的廠商。Motorola認定Microsoft在其Xbox、Windows及其他產品中有採用這些專利技術而向其收取授權金，但Microsoft卻指控Motorola違反RAND承諾，企圖就這些標準專利收取不合理（unreasonable）的授權金。
法院首先依據以下原則，定義了RAND授權金的比例及範疇：

• 促進標準的廣泛被採用；
• 避免「搶劫行為」－ 當專利被採納為SEP後，因談判（討價還價）的條件更為有利（當其技術為必須的專利時，廠商要避開便要付出比較高的成本代價），而收取高額授權金；
• 避免「權利金被堆高」－ 當一個產品耍付授權金給多個SEP專利權利人時，一旦加總起來，授權金金額便會高得不合理。
• 一個SEP能取得多少授權金端視該專利技術在一個SEP中的獨立程度 － 不能只因為它是一個SEP就可以讓專利權人從中獲得巨額權利金。

此外，法官還用了Georgia –Pacific factors的損害賠償考量因素，來進行授權人與被授權人之間的假設性溝通，主要考量包括：

• 該SEP對標準的重要性
• 對被授權人的產品而言，標準與SEP有多重要。

法院計算H.264標準的RAND範疇方式：採用了H.264專利池規則來配置權利金之後，法院判定Motorola的SEP應為每一件產品0.185美分，經過3倍加乘後，即等如每使用在一件終端產品上之授權金為0.555美分；另一方面，專利池的創立人希望將授權金上限定為每一件產品1.5美分，因此在3倍加乘後便得出16.389美分，故Motorola的H.264 SEP組合的RAND範疇為0.555 ~ 16.389美分。

最後，法院的判決是最低的授權金額，即所有產品每一台須付0.555 美分授權金，顯示法院認為Motorola的802.11專利對標準而言不是十分重要。

法院計算802.11標準的RAND範疇方式：有一份分析報告將Motorola的802.11 SEP訂出0.1%的授權金比例，即對每一件Microsoft的產品可以收取20美分至40美分的授權金，但法院認為Motorola的802.11 SEP的價值不高，因此授權金被高估了35倍，法院最後裁定為每一件Microsoft的產品授權金為0.8美分至1.6美分。

依據法院計算出的RAND範疇，陪審團最後裁定Motorola違反對IEEE及ITU的約制承諾（分別針對802.11 SSO及H.264 SSO），因此必須賠償Microsoft律師費、訴訟費及其發貨中心的搬遷費用（註：因Motorola於訴訟期間，在德國對Microsoft產品提出申請禁制令並獲准，因此Microsoft將其發貨中心從德國遷到荷蘭），合共約1,500萬美元。

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