今年3月間智財局公告「專利審查品質覆核2.0」，希望分短期、中期和長期等三階段來改善其內部的「品質覆核制度」，此為智財局最新的專利審查品質改善措施。事實上，智財局的專利審查品質已經是長期無法解決的問題，在覆核制度具體執行前，智財局應先思索「審查品質」的定義問題。

智財局政策的盲點在於並未定義「專利審查品質」的具體內容。以2016年3月間的專利審查品質諮詢委員會內容為例，其關注的議題是「專利申請量」。然而，「申請量」和「專利審查品質」間並無邏輯關係。「申請量」受到個人或企業研發活動的影響，沒有發明產出時，即不可能有申請案產生。再者，智財局的職權不包括國家的產業政策擬定或推動，其無任何政策工具以鼓勵企業的研發活動，故無從改變申請量的狀況。因此，智財局從「申請量」來思考專利審查品質問題，乃為議題設定的錯誤。

「專利審查品質」基本上有兩個項目，一是審查委員是否瞭解發明技術，二是審查意見是否能讓申請人據以答辯。前者的根本問題在於審查委員的學識問題，畢業學校、學歷、在校成績、與工作經驗是最重要的指標，但這並非現有的公務員考試制度可檢驗出，因為專利審查官的考試資格並未要求具體的學經歷背景，且無面試程序以檢視人格特質。反而是約聘審查委員有要求相關產業工作經驗和基本的碩士學歷，並有嚴謹的面試流程。這部分的改善只能依賴審查業務財團法人化，透過彈性的人才聘用模式，從根本上解決公務員任用的困境（可參考184期文章「公務人員聘用制度太僵化！專利審查業務應走向法人化 」）。

審查意見的明確性問題

瞭解發明技術內容是基本的工作，但能否撰寫適當的「審查意見」內容則是另個問題。一個有品質的審查意見，應能達到「明確性」要求的行政處分內容，誠如臺北高等行政法院94年度訴字第1414號判決所言：「核駁理由先行通知，係為保障申請人之申復程序權，而申復程序權之確保，包括核駁理由先行通知應符合明確性原則，亦即核駁理由應明不予專利之具體理由，申請人始能據以申復主張（或於申復程序中根據核駁理由先行通知據以修正申請專利範圍）。核駁理由如僅抽象泛論系爭案技術內容已為引證案所揭露，未就技術內容具體說明比對，難謂符合明確性原則，依前揭說明，於法尚難謂合」。亦即，如果不清楚審查委員如何理解引證案內容，申請人無從回覆以區別引證案和系爭請求項間之差異。「技術內容具體說明比對」其實不難，只要審查意見具體指出系爭請求項的限制條件是揭露在引證案的第幾頁與第幾行等資訊即可。對此，建議智財局可多研究美國專利審查意見書的寫法，應可改善此問題；但審查意見的「明確性」問題仍存在，且好像無改善可能，令人百思不解。

除了「明確性」要求，審查意見對「進步性」爭點的陳述亦應是品質要求重點。低品質審查意見的具體個案，還包括不引用引證案頁數與行數，卻直接以「通常知識」四字為由來核駁系爭請求項的意見。

是「通常知識」抑或主觀判斷？

如智慧財產法院100年度行專訴字第71號行政判決所言，「『通常知識』於所屬技術領域是否存在為一有具體證據可以證明之客觀事實，並非所屬技術領域者毫無依據之主觀上判斷，蓋通常知識對於所屬技術領域者而言既為普遍性、通常性之知識，且若非係習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，即係經驗法則所能瞭解之事項，自可提出記載通常知識資訊之教科書、工具書證明通常知識之存在，或提出具體事證證明特定經驗法則之存在，及藉由經驗法則可以推知之通常知識」。亦即，既然稱「通常知識」，則必然可提出教科書、工具書、或特定經驗的證據為佐證。因而，該判決指出「苟當事人對於特定通常知識是否存在之事實有爭執存在，主張特定通常知識存在者對於該特定通常知識之存在即負有舉證之責任，而不能僅因主張特定通常知識存在者為所屬技術領 域之人員，即可將特定通常知識是否存在由其主觀之恣意判斷定之」。亦即，當申請人質疑審查委員的「通常知識」時，審查委員不能怠惰於引證案的引用，而應積極提出證明「通常知識」的證據，否則即為「主觀之恣意判斷」，而為品質不佳的審查意見。

「審查意見」如果能克服「明確性」和「主觀之恣意判斷」等二個問題，「審查品質」就能達成。「核駁意見」就會令申請人心服口服。儘管有「再審查」的請求，也只是申請人與智財局爭執適當的請求項範圍時所必經的過程，而非「審查品質」問題。

至於「舉發成功率」和「法院裁判無效率」等並非合理的指標，因為智財局並不是「專利核駁局」。「專利審查」並非無窮盡的尋找核駁申請案的引證案，也非如智財法院有一年至一年四個月的充分辦案時間。「專利審查」的時間就是一天一個案件，這是妥善運用資源和避免申請案堆積考量下的政策選擇。因此，只要審查委員遵循一定的步驟完成審查任務，即為「審查品質」的達成。

「專利審查品質覆核2.0」是否能夠成功改善「專利審查品質」是國人所期待的。但在具體執行前，智財局應思索「審查品質」的定義問題。先「定義」清楚後再設定執行策略。不然按照歷史經驗，「覆核制度」最後可能還是做白工，下一任局長仍要繼續改革。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師、亞太國際專利商標事務所專案副理。 學歷： 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctoris，J.D.，2010年畢）。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。

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