北京市專利代理人協會秘書長高永懿：「共享經濟是將你原本擁有的資源拿出來與大眾分享，但如果是為了做這件事而特地去購買資源，就不算是共享經濟」。

飛翰外國法事務律師事務所合夥人律師楊明道：「在過去10幾年專利訴訟漸漸變多的時候，法院就慢慢體會到，其餘軟體專利有一些真的很偉大，但有一些只不過是把以往已經存在的東西用一種新的方式來實現。而法院也慢慢意識到並不是所有軟體專利都是那麼複雜，也因此很多軟體專利被無效掉」。

看到這篇文章的題目，可能會有人以為是要談oBike申請專利的事，但其實一點關係都沒有。只不過筆者發現兩場主題截然不同的研討會，居然巧合的有著共同點，所以才湊在一起與讀者分享。前面一場是有「共享經濟」相關議題的研討會，後面一場的主題是「美國軟體和商業方法專利探討」，看似毫不相關的兩個議題，卻有一個共同點，就是：「既有的商業內容用新的手法去經營」。既然是「既有的商業內容用新的手法去經營」，那算不算創新就會打上一個大問號；同樣的，很多申請專利的軟體如果只是執行一些既有的商業行為，那專利標的究竟具不具備可專利適格性？如果搞懂了美國聯邦法院法官的思維，你應該就會了解為什麼oBike、Uber這些新興產業一直被打壓。

電腦軟體應用越普及　專利就越不好拿

飛翰 (Finnegan) 律師事務所合夥人律師楊明道指出，軟體專利在其他國家不容易獲得，但美國在早期跟其他國家都不太一樣，美國核准的軟體專利比較多，因為很多別的國家不敢給的專利也只有美國敢給，所以在軟體專利這方面的案例及個案研究也特別多。不過，近年來情況也有些改變。楊明道表示通常在美國要把別人專利打掉其實機率不算高，但在過去3年可以看到不少例外情況；除了在美國越來越不容易取得軟體專利外；就算是已經取得的軟體專利，在美國法院被無效的機率也變高。

飛翰 (Finnegan) 外國法事務律師事務所合夥人律師楊明道
　　
攝影：李淑蓮

為什麼軟體專利在美國的「地位」產生變化？楊明道認為有很大部分是與NPE有關。他說：「在過去的10年～15年間，NPE在美國很氾濫，這幾年已經蔓延至大陸、日本、歐洲、甚至是台灣。而美國軟體專利法其實跟NPE有很大的關係，因為美國法院開始考慮專利是否被濫用；雖然專利被濫用的情況其實一直存在，但軟體專利似乎更容易被濫用。

電腦是過去年30年來才開始有的產物、手機也是過去10幾年的產物。但如果回想一下，智慧型手機盛行也不過是過去5年的事，但大家可能已經想不起來沒有智慧型手機的時候是如何過日子的。

隨著PC及智慧型手機的技術發展，許多以往所做的事情，現在執行的方式都有或多或少的改變。例如說：現在在星巴克買咖啡可以用手機付款、大陸有支付寶；這都改變了我們生活的形態，但不管是信用卡、支付寶或是用手機交易的概念，在沒有智慧型手機的時候，這些買賣交易仍然是存在的，只不過是現在用一個新的方式來進行而已。

所以在過去10幾年專利訴訟漸漸變多的時候，美國法院就慢慢體會到，其實軟體專利有一些真的很偉大，但有一些只不過是把以往已經存在的東西用一種新的方式來實現而已。舉例說：星巴克有預付卡，就是先在卡片中預先存入一筆錢，然後把卡片存在手機中，每次買咖啡就在卡片扣錢；15年前雜貨店雖然沒有這樣的技術，但印象中小時候如果跟雜貨店很熟的話是可以記帳的，小時候也有很多商店是可以預付的，像是企業租用影印機，也多是用預付服務的。所以星巴克也只將過去既有的東西應用在新技術上，很多軟體也都是在解決這樣的問題。而法院也慢慢意識到並不是所有軟體專利都是那麼複雜或偉大，也因此很多軟體專利被無效掉」。

oBike也是舊瓶新酒   只不過是腳踏車出租業務

如果把美國聯邦法院法官的思維套到oBike或是Uber上面，很容易發現這些打著共享經濟旗幟的「創新產業」，其實很早以前就存在。像oBike就是出租腳踏車的業務，只不過傳統業務形式是租腳踏車的人要到出租站，看要押證件或是付押金，然後租金以一天或是每半小時計算，還車的時候把腳踏車騎回出租站交車；而oBike就是改用手機APP租車，押金以會員方式預付，還車不限地點，也是用APP來還車。雖然運用了手機軟體APP來進行，但其實本質就是腳踏車出租業務，特別是oBike的腳踏車根本就是特別為了出租業務而訂購的，因此跟共享經濟也沾不上邊。

Uber在共享經濟的層面上比oBike稍為符合一些，因為有一些汽車是真的屬於閒置資源被激活，但不管怎樣，Uber的本質還是出租汽車業務，只不過也是用手機APP來經營罷了。

針對Uber、oBike這些新興業務，看來主管單位最大的煩惱應該是：「是否傳統業務用新形式經營就不該受傳統法令約束？」

案例的指引有助破解101

回到美國軟體專利的問題，楊明道指出除了一般網路交易的軟體外，最近美國就連很多公司針對本身業務所需要而開發出來的軟體也被無效掉。像是代工業、製造業，會有跟製程相關的製程專利 (process patent)，而製程控制很多是與電腦有關的，也很容易被無效。楊明道表示美國現在審查軟體專利會用比較新的標準，就是「computer-implemented inventions」，在這個標準下，只要有CPU的設備都算是電腦，因此手機也算是電腦。。

依據以往10多年美國訴訟律師的經驗，楊明道指出過去在美國如果是侵權官司中的被告，要證明自己沒有侵權，成功機率約為45%，就是說原告有55%是勝訴的。但如果被告真的有侵權，那就只好打專利無效訴訟。他說，專利無效訴訟在美國法院勝訴機會大概只有35%，約有65%是沒辦法無效的；如果用美國專利法101條去打無效訴訟，則只有25%機會能順利無效。「不過，如果你是被告，而被控侵權的專利是跟電腦相關的，你便多一個工具去無效別人的專利。在5年前如果用101去打專利無效訴訟，成功機率不到5%，但現在不一樣了，101已變成是很多人訴訟的主要武器」。

雖然要取得美國軟體專利非常困難，但楊明道表示還是有撇步的。因為每次美國專利界如果有重大案例出來，PTO都會修改Guidance (編按：Subject matter eligibility)，因此只要研讀PTO的guidance， 就可以了解要申請新的專利時，要如何才能順利取得專利。

這幾年審委及法官對於專利法101條解讀的變化對很多公司有很大的影響，楊明道說他的客戶主要分成2派，但2派的中心思想都是一樣的，都是「don't bother」（不用為這個煩惱），但應變方式卻是截然不同。其中一派的「don't bother」是乾脆不申請專利，因為覺得花很多時間與金錢，最後就算拿到專利，最終也會給法院無效掉；而另一派的「don't bother」則是認為「don't bother any changes you have seen, it will change again」（不要為101條文的解讀改變而煩惱，反正一直都變來變去），所以照樣申請軟體專利。雖然現在101條文大部分是對專利訴訟的被告有利，但專利法仍是會再次修改的。

審委與法院的解讀

《專利法》第101條（35 U.S.C. § 101）專利適格性的原文如下：　

「Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title」.

在2015年8月 USPTO發佈的「35 USC § 101: Statutory Requirements and Four Categories of Invention」簡報中，指出「process, machine, manufacture, or composition of matter」為專利性格性中的4大法定主題。然而，楊明道指出，很多人認為現在101已不再解釋process、 machine、manufacture或是 composition of matter，而是只把重點放在「new」及「useful」。法院的說法是因為有一些專利只是把以往已存在的概念換成用電腦來執行而已，因此「new」及「useful」在這種情況下就很重要。

此外，在專利標的是否具可專利適格性的判定上，「抽象概念」(Abstract Idea)一直是被排除在可專利適格之外的。雖然最高法院從來沒有明確說明抽象概念是什麼東西，但楊明道指出這幾年來，法院一些判例就把已習知的商業手段（well-known business practices）列在抽象概念中，這是發明人或企業在申請專利時必須要了解的趨勢。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們