近年來，在美國出現了一波改革專利複審制度的呼聲，甚至也已經有國會議員領銜提出專利法修正案。就其原因，六年前開始實施的IPR程序，居然有超過一半的全部或部分無效舉發率，對於專利權人著實有不小的困擾。不過，其中還是有一個例外：生醫專利。
2011年通過並施行的美國發明法案（American Invent Act, AIA）所帶來的最大變革，就是專利在獲證後的異議程序。根據AIA的規定，美國專利獲證後的舉發或無效，由新設立的專利初審與上訴委員會（PTAB）負責，根據舉發的時間，分成「獲證後複審（Post Grant Review, PGR）」與「多方複審（Inter Partes Review, IPR）」程序，並由資深的專利審查官進行裁決，讓整個複審程序更加專業，與司法審判相契合。
對於專利業界來說，新的複審制度也意味著新的攻防戰場，尤其IPR制度更常常被用來作為反制專利蟑螂的重要武器。根據USPTO統計，在實施五年多的時間內，PTAB總共收到4563件複審請求（petitions），其中正式立案（instituted）的為2406件。值得注意的是，在完成最終書面決定的1577個案件中，居然有超過1000件的專利，被裁決全部或者部分無效（unpatentable），比例上超過6成（圖1）。
圖1：歷年來IPR無效程序收案、立案與裁決狀況
由於一件專利往往包含數個請求項（Claim），舉發無效的標的也多以個別請求為主，因此改以請求項來看，將更能體會全貌。首先，4563件複審請求案總共有約15萬個請求項，但其中只有7萬項左右被真正舉發（challenged），比例上還不到一半；不過，在正式立案複審（instituted）的32777個請求項中，被裁決無效的還是高達16688項，超過50%（圖2）。因此，在IPR制度下，不論舉發的對象是整件專利或其中的請求項，只要走完程序，舉發人至少都有一半的「勝率」，無怪乎有人會戲稱，對專利權人來說，碰到PTAB就跟碰到敢死隊沒兩樣。
圖2：歷年來IPR無效程序中，專利請求項被舉發、立案與裁決狀況
有趣的是，PTAB這個專利殺手，並不是在所有產業都能橫行無阻。就技術類別來看，以IPR進行舉發成功率最高的前三名，分別是設計類（86%）、化學類（62%）以及電機/電腦類（55%），舉發人的勝率都超過5成；相反的，在生物/醫藥類別中，舉發人的勝率就降到36%而已（圖3）。看起來，PTAB的審查官，似乎獨厚生醫專利？
圖3：各技術領域中，已立案舉發專利請求項裁決狀況
研究機構BIOLOGICS/HQ的調查結果也是如此。他們發現，在4563件的專利複審請求案中，共有222件被登錄在美國食品藥物管理署（FDA）的橘皮書（Orange Book）上，也就是學名藥可依據專利連結（Patent Linkage）制度提出無效請求的專利。然而，即使是這類位於「靶心」的專利，完成立案的比例也只有44%，進入最終書面裁決（38%）後，專利維持完全有效的比例仍然有50%。
從另外一個角度來看，這222件的橘皮書專利中，未完成立案或未進入最終裁決的比例為62%。其中，被拒絕立案的比例為38%，遠高於全技術類別的29%；雙方和解的比例則為17%，而全技術類別則為30%（圖4）。這樣的數據顯示，在醫藥專利中，IPR想要成功立案其實更加不容易，而且正因為舉發成功的機率較低，生醫專利權人也沒有在事前與舉發人和解的誘因，所以和解的比例也只有全技術類別的一半左右。
圖4：生醫領域/全技術類別專利舉發進入和解、拒絕立案與進入最終裁決比例
PTAB是否真的獨厚生醫專利，恐怕不得而知，但著眼於IPR程序的較高舉發成功率，現在也確實出現改革的呼聲。本刊在2015年的文章（USPTO提交多方專利複審程序（IPR）修正建議 ）中，就曾提及USPTO向當時的美國國會提交了AIA的檢討與修法建議；一年半後，由參議員Chris Coons領銜，也提出了一份名為「STRONGER」的專利法修正案，目的就是減輕IPR程序對專利權人的壓力。實施六年多的舉發制度，是否會因此出現變革呢？值得後續觀察。
資料來源：
Patent Trial and Appeal Board Statistics, USPTO, 2017/03/31
Drug Patents May Fare Better Than Other Technologies in IPR Proceedings, BIOLOGICS/HQ, 2017/6/12
作者： 蔣士棋
現任： 北美智權報資深編輯
學歷： 政治大學企管系
經歷： 天下雜誌記者
Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們
Please enable JavaScript to view the comments.
