毫無疑問的,台積電 (TSMC) 是台灣的驕傲,除了在半導體製程技術領先業界外,其專利數量也與世界半導體大廠並駕齊驅。截至2016年年底為止,台積電全球累計專利獲准量達27,071件,其中美國專利占約45%比例。用專利來保護辛苦得來的研發成果是一般企業很基本的常識,不過,你可能不知道,台積電有很大部分的技術是用營業秘密來保護的,其占比之高甚至超乎想像的。究竟以專利保護技術和以營業秘密來保護的主要差別在那裡?聽聽美國專利律師怎麼說。
台積電副法務長及Chief IP Counsel 陳碧莉日前在一場研討會中分享了台積電的智財佈局政策,當中她提到,台積電除了以專利來保護技術研發成果外,營業秘密也扮演了很重要的角色。事實上,以專利來保護的技術只占了很少的部分,幾乎絕大多數都是用營業秘密來保護的(如圖1所示)。陳碧莉表示沒有明確的規定那些技術要用專利來保護,那些要用營業秘密,但基本的原則是,凡跟「know-how」有關的,大部分都是以營業秘密來保護;她說:「凡是用reverse engineering (反向工程) 可以拆解的技術,基本上都會以申請專利來保護。
圖1. 台積電以營業秘密保護技術之比例
圖片來源:台積電副法務長陳碧莉於《智財策略佈局- 結合企業經營與研發策略》研討會中之簡報
專利保護與營業秘密保護之比較
雖然專利及營業秘密同樣可以保護研發成果,但兩種方式在各方面有很大的不同。表1是飛翰外國法事務律師事務所合夥人律師楊明道 所作的比例。最大的不同點當然是在於申請專利必須要將技術內容公開,但以營業秘密保護卻不需要公開,技術公開的壞處就是很容易被模仿抄襲;如果公開了技術後專利能順利獲准還好,最慘的是技術公開後,專利申請還遭駁回,這等如是把辛苦研發出來的技術拱手送給競爭對手參考。
表1.專利保護與營業秘密保護之比較
Items
Patents
Trade Secrets
How Obtained
PTO application and examination
Private efforts
Subject matter
Limited subject matter
Any subject matter
Requirements
Must be novel and nonobvious
Not generally known or readily ascertainable
Public Disclosure
Yes
No
Term of protection and royalties
Limited
Potentially unlimited
Protect from independent discovery
Yes
No
Enforcement
If infringed, even by "innocent" parties
If misappropriated
Costs
Large upfront costs
Low upfront costs, continued efforts required
Source: 飛翰 (Finnegan) 外國法事務律師事務所合夥人律師楊明道 研討會簡報資料
另外,表1中有一點值得注意的是「Term of protection and royalties」 的部分。雖然專利侵權的損害賠償或是授權金有時候很高,但畢竟是經過計算且有限額的,反觀營業秘業的損害賠償則是相對的無限制。楊明道指出,近年來美國有一些營業秘業損害賠償的案子,賠償金額有越來越高的趨勢,甚至比侵權案件的損害賠償還要高。
表2. 近3年來美國營業秘密損害賠償金額與過往相比提升不少
賠償金 額
涉案技 術
相關廠 商
法官裁定賠償9.4億美元(其中7億美元為刑法損害賠償)
電子健康記錄軟體 (HER)
Epic Systems v. Tata Group (2016)
6.21億美元 (經法院仲裁判定)
硬碟讀取頭之穿隧式磁阻技術
Seagate Tech. v. Western Digital (2014)
4億美元 (和解金:包括商品、貨物及授權金)
電腦主機工具及啟動原始碼
Compuware v. IBM (2005)
2.75億美元損害賠償加上8,500萬美元罰金(這是在法官裁定9.2億美元賠償後協調出來的和解條件)
高強度對位芳香族聚醯胺纖維
DuPont v. Kolon (2015)
5,600萬美元和解金
將液體轉化成粉末的技術
ZoomEssence Inc. v. Flavors & Fragrances Inc. (2017)
4,100萬美元裁定及和解金
高頻交易啟動原始碼
Quantlab Tech v. Vitality Godlevsky (2015)
法官裁定賠償2,600萬美元
模擬設計軟體
MSC Software v. Altair Engineering (2014)
Source: 飛翰 (Finnegan) 外國法事務律師事務所合夥人律師楊明道研討會簡報資料
作者:
李淑蓮
現任:
北美智權報主編
學歷:
文化大學新聞研究所
經歷:
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯
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