202期
2018 年 01 月 10 日
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2017年美國專利法規相關事件回顧
黃蘭閔╱北美智權 專利法規研究組

近年美國專利環境轉變,眾多新興技術發明未能在後Alice時代取得專利保護,已授權的專利則在IPR程序陣亡無數。揮別歐巴馬時代主旋律,川普就職滿一年,2017相對風平浪靜,卻也暗潮洶湧。

美國總統川普( Donald Trump)就職滿一週年,雖然很多人還是不清楚何謂「讓美國再次偉大」,但如果美國前總統歐巴馬(Barack Obama)時代的基調是淘汰劣質專利、打擊濫訴Patent Troll,川普時代顯然轉了不同的主旋律。一方面,眾多新興技術發明未能通過後Alice審查標準,無法取得專利保護,二方面,大批原已授權的專利在IPR程序被判無效,專利異議制度被點名是美國2017年智權指數下滑的主因[1],有鑒於美國專利市場的風險增加,部分資金轉向中國和歐洲[2]。所以2017年看似相對風平浪靜,卻也暗潮洶湧。

新人新政

以標準必要專利(SEP)為例,其專利授權模式常受各國反托拉斯法掣肘,根據報載[3],美國司法部新任反托拉斯事務主管官員Makan Delrahim上任時,收到了一頂帽子當面見禮,帽子上寫「讓反托拉斯再次偉大」,不過緊接著,他在11月間的公開演說[4]顯示,美國司法部門的SEP政策天平,有可能由偏重使用者實施自由的一端,往保障SEP所有權人權益的一端拉回,讓SEP所有權人暫時鬆了口氣。

而USPTO高層人事在2017年頗多動盪,原局長Michelle Lee的去留[5]一度引發諸多揣測與質疑,一連數月讓人霧裡看花,期間媒體點名多位高能見度的可能繼任人選,不過讓人意外的是,最後卻是由知名度略遜的Andrei Iancu出線。這位相對低調的專利訴訟律師,11月底出席美國參議院司法委員會聽證會[6]時表示,他聽到了外界對USPTO公告後審理(trial)程序、專利適格性(patent eligibility)標準的批評,也認同部分批評有其根據,也因此,2018年Iancu(如預期順利)正式上任後,會如何平衡IPR程序兩造優勢、提升專利適格性審查的客觀度?各方拭目以待。

國會焦點

此外,前述聽證會上,會議主席堅持Patent Troll濫訴問題仍待解決,Iancu答詢時的態度顯示,他個人並不支持短期內再進一步大動作修法。事實上,美國上屆國會擱置的Innovation Act(H.R. 9)、PATENT Act(S. 1137)兩項專利訴訟改革修法提案,並未如部分人士預期般在本屆國會第一會期捲土重來,而參院6月間雖有議員提出STRONGER Patents Act of 2017(S. 1390),迄今也無後續發展[7],美國輿論風向的改變,由此可見一斑,且部分支持專利法改革的國會老將相繼宣布不再競選連任[8],都為未來修法投下變數。

不過這並不代表美國國會對專利事務的興趣降低,以眾議院為例,其法院智權暨網路事務次級委員會就兩度召開聽證會[9],聽取各界證人代表對美國最高法院TC Heartland案判決[10]影響、USPTO公告後審理程序的分析,依USPTO PPAC 2017年度報告[11]整理,美國專利訴訟審判地、USPTO公告後審理程序、專利適格性等議題,都是未來美國國會可能的修法熱區。

法院動態

不意外地,美國最高法院2017年作成多件逆轉判決,例如:Impression Products v. Lexmark[12]改寫專利權耗盡規則,專利貨品出售後,專利所有權人不得再以侵權訴訟手段限制購買人的使用轉售權利,且此一原則無分美國境內、境外,皆一體適用;SCA Hygiene[13]判定,專利所有權人若依35 U.S.C. 286在6年內請求侵權損害賠償,被告無專利所有權人怠忽(laches)行使專利權的抗辯事由可適用;Life Technologies[14]則說,提供專利發明複數零組件中的單一一項到美國境外生產製造,並不構成35 U.S.C. 271(f)(1)的侵權行為。不過2017年最重要的美國專利案件判決,應是改寫了擇地起訴(forum shopping)遊戲規則的TC Heartland案,一舉推翻1990年VE Holding案對28 U.S.C. 1400(b)侵權案「被告人居所」(where the defendant resides)的擴大解釋[15],被告若為美國企業,美國最高法院限定其居所係指公司成立註冊地。

而Fed. Cir. 2017年的產出也十分豐富,其中在35 U.S.C. 101專利適格性相關案件部分,新增了幾件在後Alice時代仍通過專利適格性檢驗的判例[16]Helsinn[17]涉及販售阻卻(on-sale bar)的定義,也就是申請前的公開販賣或要約,即使未揭露所請發明細節,仍可用作AIA新制的35 U.S.C. 102(a)(1)先前技術。而Aqua Products案Fed. Cir.聯席審理(en banc)判決結果[18]同樣廣受矚目,11位法官以共148頁的6份意見書各自表述,因共識難以凝聚,意見書裡有法官直言其挫折,儘管可資依循的教示無多,還是影響重大:IPR程序所提修正,USPTO不應要求專利所有權人先證明修正後請求項具可專利性,而是請求人依35 U.S.C. 316(e)應負修正後請求項不具可專利性的舉證責任。

事實上,美國最高法院還有兩件IPR程序相關訴訟案件等著宣判,2018年勢必引發熱議:一件是直接關係IPR程序存廢的Oil States[19],儘管一般認為翻盤機會不高,但57份來自不同產業協會、上百企業、逾百學者署名的法庭之友意見書(amicus brief)[20],以及開庭辯論當天在場外高舉「讓專利再次偉大」、「PTAB殺了我的新創公司」等標語的群眾[21],在在說明本案的高爭議性。另一件SAS Institute[22],爭點在於PTAB應否就被挑戰的每一項次(challenged claims)有無可專利性作出終局決定,不論本案最後如何判定,美國最高法院一槌定音,肯定會有影響。

IPR程序

為回應Aqua Products案教示,USPTO發布新的公告後審理程序修正請求(motion to amend)規則[23]:專利所有權人所提修正請求若符合基本要件,即新增的替代項(substitute claim)項數合理、未擴大原專利範圍、沒有New Matter問題,PTAB將綜合考慮程序請求人異議及其他記錄在案的證據,採證據優勢(preponderance of the evidence)標準,判斷新增替代項是否不具可專利性,因此假設正反機率恰為五五波,PTAB將准予修正,其他作業程序則維持不變。對此,部分美國專利律師認為[24],專利所有權人依37 CFR 42.11負有誠實義務,需揭露替代項可專利性相關的重要資訊,且PTAB仍需考量正反證據,意謂縱使舉證責任轉移,專利所有權人提交修正請求的工作負擔不見得能隨之大幅減輕。

不過今年最多人圍觀的IPR大事件,當屬主權豁免權(sovereign immunity)爭議。話說佛州大學研究基金會(UFRF)引用美國憲法第11條修正案賦予的主權豁免權,成功擋下IPR攻擊[25],一樣面對IPR攻擊的Allergan[26],於是找上同樣享有主權豁免權的印第安人Saint Regis Mohawk部落,把自家暢銷藥品Restasis的相關專利先轉給這個部落,再利用專屬授權協議取得原專利的獨家使用權利,而這樣一筆類似金融市場附買回操作的交易,Allergan至少需先一次性支付美金1375萬元,每年並再付出美金1500萬元的權利金。不過Allergan雖然想出了這樣有才的主權豁免權特殊應用技,10月中,德州東區地院以不具非顯而易見性為由,判決相關專利無效[27],12月PTAB又在其他IPR案作成不利Allergan策略的決定[28],加上有美國國會議員提案修法,想撤銷印第安人部落在IPR程序的主權豁免權[29],種種跡象顯示,Allergan未必能買到真正的IPR免死金牌。

只不過,Allergan並非孤例,還有其他專利所有權人採取了類似策略,例如SRC Labs在狀告Amazon、Microsoft之前,就先將數十件專利轉給了同一部落,而MEC Resources控告Apple侵權一案,用的是同樣手法,出招之前,向另一個印第安人部落MHA Nation買了保險[30]。儘管有人覺得這種玩法策略不足取,但也有人認為這是另闢蹊徑,在專利所有權人處處挨打的IPR戰場上打開新局。截至本文撰稿之時,PTAB尚未對這些案件作成決定,即使這次的嘗試未能成功,不過即便IPR程序適法性獲得美國最高法院Oil States案判決背書,未來肯定還會有其他的「Allergan們」,繼續透過程序策略擬定、法院和國會角力尋求破口,可以預期,這場《金融時報》稱作「科技巨人對製藥巨擘」(Big Tech vs Big Pharma)的IPR戰爭[31],2018年將持續延燒。

USPTO其他事務

根據USPTO 2017年度報告[32],USPTO第一份OA平均可在申請日起算16.3個月時寄發,並在24.2個月內審結,RCE積案量較上年度減少約5000件,RCE申請日至下一OA寄發日的間距亦減為2.4個月,目前USPTO的目標是在2019年度將第一份OA寄發日及審結平均花費時間,分別壓縮到申請日起算10和20個月。同時USPTO也擴大投入國際合作項目,例如目前其PPH合作局已增至31局,美、日、韓CSP計畫進入第二階段共三年的試辦期,IP5首長2017年6月會議並同意於2018年5月啟動第三階段PCT協同檢索和審查(CS&E)試辦計畫。

另方面,美國最高法院2010至2014年間發布多件專利適格性要件判決,重新定義35 U.S.C. 101可予專利客體的判斷標準,但如何在現實案件套用這套標準,各級法院、USPTO、相關專利從業人員,至今仍在摸索學習。USPTO在2017年中發布了一份彙整報告[33],除爬梳重要判例發展脈絡、摘錄分析公眾意見,同時提出歐洲及亞洲多國實務現況,以為對照,而美國部分重量級IP組織推動35 U.S.C. 101修法,報告中亦有著墨,若想了解這項議題、掌握其發展,是頗具參考價值的入門介紹。

總的來說,USPTO 2017年在專利事務上並無太多的修法調整,但仍趕在2017年底前發布《2017年度專利規費調整公告》[34],2018年1月16日起,包括IPR在內的公告後審理程序規費將明顯攀升,其他如發明正式案新案、RCE送件等規費,也會有相當幅度的調漲。除此之外,USPTO籌備多時的新一代專利文件送件管理平台Patent Center,準備在2018年初啟用測試版,如運作順利,EFS-Web和PAIR系統預定在2019年功成身退[35],對需實際執行美國專利文件送件、查詢等作業的使用者來說,也應多關注相關訊息。

 

備註:

 

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