自2008年智慧財產法院成立起，法院即設有技術審查官協助法官進行證據調查程序。技審官對法官調查證據上有很大的助益，其提供技術報告給法官，以協助專利請求項的解釋及與侵權物的比對。但是技審官曾被質疑是否已取代法官而成為侵權事實有無的最終判斷者，此議題涉及法官與技審官之間的相對關係，或二者應如何互動之問題。

司法院正在規劃商業法院，並有意將智財法院整併[1]。筆者樂見此發展，畢竟智財法原本就是商事法的一部份。合併過程有組織法或案件審理法等的調整問題，但此際正是可討論技術審查官角色的最佳時刻。

專利訴訟中的「法律問題」與「事實問題」

在我國民事司法體系中，法官是爭議案件中的事實判斷者。對己身有利之事實，當事人各盡舉證責任而說服法官相信自己所提出的事實版本。在專利侵權訴訟中，專利權人有舉證侵權成立的責任，而被控侵權者有舉證系爭專利無效的責任。法院根據雙方的證據來進行侵權有無的判斷或專利有效性的認定，此為「辯論主義」。

不過，法官有主動發現真實的義務，即所謂「闡明義務」。根據民事訴訟法第199條第1項，「審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論」。此外，同條第2項指出：「審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之」。根據最高法院103年度台上字第1424號民事判決[2]，「此為審判長因定訴訟關係之闡明權，同時並為其義務，故審判長對於訴訟關係未盡此項必要之處置，違背闡明之義務者，其訴訟程序即有重大瑕疵」。因此，此闡明義務執行妥善與否乃關係著訴訟瑕疵存在與否，也關係著判決是否將被最高法院廢棄。

最高法院對智財法院積極行使闡明權的要求，甚至達到「主動調查證據」的程度。在最高法院103年度台上字第1424號民事判決的案例中，專利權人提出專利事務所所製作的專利侵害鑑定報告做為證據，但該報告對侵權產品的材質分析，並未對每層材質做個別分析，以致無法證明請求項的某一限制條件。原本應屬專利權人未盡舉證責任，但最高法院卻認為，因智財法院「未進一步向上訴人發問或曉諭，令其為該部分必要之聲明證據，促其補充未完足之事實或使表示其他之證據方法」，而「有未盡是項闡明權行使之違法」。

另在專利事件中，不只有「事實問題」，還有所謂「法律問題」。根據智慧財產法院101年度民專上字第17號民事判決[3]，「申請專利範圍之解釋，此屬法律問題，應由法官依職權判斷之」。根據智慧財產法院101年度民專上字第14號民事判決[4]，「法律問題」指的是「無辯論主義之適用」。

所謂「申請專利範圍的解釋」，涉及請求項中的技術文字。儘管有專利說明書或參考書籍或文件的幫忙，但法官如何能正確地理解技術內容，此為專利訴訟制度妥善運作的核心問題。儘管是在美國，專家證人在法官解釋請求項的程序中仍扮演重要的輔助角色。以「法律問題」為由阻擋當事人參與法官理解技術內容的過程是有疑問的。最高法院雖無直接檢討該議題的判決，但在維持智財法院請求項解釋的判決中，最高法院間接肯定請求項的技術特徵屬於「取捨證據、認定事實」的職權行使[5]。因此，當事人仍有機會提出將請求項解釋做為「事實問題」並提出相關證據。在上訴最高法院時，即有可能指原審判決為「違背言詞辯論公開之規定者」或「判決不備理由或理由矛盾者」，而使原審判決被廢棄。

請求項解釋和侵權認定或有效性認定之間為動態關係，對專利權人而言，請求項的範圍越大，則越可能涵蓋更多的侵權物，但也可能受到越更多的引證文獻攻擊而增加無效性的機會。相反地，被控侵權人也在解釋的範圍間，尋求不侵權或專利權無效的抗辯。在這種情況下，「申請專利範圍的解釋」其過程更需要當事人的參與。

技術審查官的角色

無論是事實問題或法律問題，面對技術的多樣性和難易差異，可預期法官在個案中會需要技術專家的協助以瞭解事實。智財法院在司法制度上創舉之一為「技術審查官」的配置，以協助法官進行技術事實的判斷。根據智慧財產法院組織法第15條第4項，「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序」。另智慧財產案件審理法第4條規定「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。五、於保全程序或強制執行程序提供協助」。雖技審官屬於法官調查技術事實的助手，但從職務的項目來說，技審官類似「代理法官」的角色，代替法官調查或認定事實，並詢問當事人或證人。

根據智慧財產法院組織法第15條第3項，「司法院得借調具有智慧財產專業知識或技術之人員，充任技術審查官；其借調辦法，由司法院定之」。目前，智財法院配置13名技審官，其中12名從智慧財產局借調資深的專利審查官，1名為約聘的技術專家。

技審官被期待做為技術專家而輔助法官瞭解技術專業問題，但根本問題在於「技審官」嚴格來說並不是技術專家。智慧局專利審查官在專利審查上有其專業和經驗，但其是否具有與案件有關的產業經驗或科學技術知識，則必須在個案中檢視。美國判例法有類似的爭議是關於專利律師是否能擔任技術專家的問題。在2008年的Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.案[6]中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）指出，雖然專利律師通常具有技術背景，但其能否擔任專家證人仍應依其是否為「特定領域」（pertinent art）的技術專家而為判斷。更糟的是，讓不具技術專家資格的律師擔任專家證人，等於是讓律師站到證人席上進行辯論。另在2012年的Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc.案[7]中，地方法院法官以專家證人非專利律師為由，裁定其證詞不具證據能力，而該專家證人作證的爭點為顯而易見性。地方法院法官雖認同該專家證人在技術領域的知識，卻指出因爭點涉及請求項解釋，故屬於專利律師的專業範圍，而最後否定該專家證人的「專家」身份。但CAFC廢棄該裁定，並指出專利訴訟的事實爭議是技術問題而非法律問題。重點是證人「技術經驗」（technological experience）而非律師的訴訟技巧。因此，從美國法的經驗可知，專利法專家不表示其為與專利事件有關的技術專家。

專利侵權訴訟的爭議雖包括有效性，但更重要的議題是侵權成立與否的事實問題，因為專利侵權的指控才是訴訟發生的原因。侵權認定涉及被控侵權物或方法的技術內容。一個長期擔任專利審查工作的技審官，雖可幫助處理有效性問題，但針對侵權分析，技審官能否擔任技術專家角色仍應從其學經歷背景而檢視。針對個案中的技術知識，特別是系爭限制條件所相關的技術領域，技審官是否具相關學經歷，例如學位、專門著作、或工作經驗等等，以能證明其能勝任協助法官瞭解技術內容的工作。在現行制度下，此類疑問並無法透過訴訟程序處理。甚至，在智財法院已公開法官學經歷背景的情況下，技審官的學經歷仍是一團謎。

制度調整的建議

鑑於主流討論技審官制度多偏重質疑技審官對法官判斷的影響，而造成議題討論過程的「衝突性」，本文建議可從協力幫助法官瞭解技術事實為思考出發，從而建構相關的訴訟制度。

目前智財法院針對案件審理程序是技審官先製作技術報告，內容包括「專利權內容、證據內容、待釐清之爭點或事項等」客觀事實，而「不會有比對分析及技術意見」等「技審官之主觀意見」，而再由法官召開準備程序，以釐清爭點。準備庭後或後續的言辭辯論庭後，法官仍可指示技審官製作技術報告，以提出爭點的事實判斷或分析。然而，爭點與技術事實是相關的事務。假如技術事實瞭解錯誤，則爭點的選擇也會偏差或者有預設立場，而造成當事人認為法官無能力處理本案技術爭點或有先入為主的觀念。因此，應在正式進入瞭解技術事實前，讓當事人雙方能先提供某種技術知識的教育課程，以使技審官對技術事實有初步的認識後，而再進一步製作技術報告。

本文建議在技審官製作技術報告前，法官應召開準備程序，讓專利權人介紹專利技術和請求項，並讓被告說明被控侵權物品或方法和引證案。在此準備程序中，法官應讓技審官自由提出問題，因為重點在於使技審官瞭解相關的技術事實。既然是技術事實的瞭解程序，事實問題就不應成為主題，例如可專利性、請求項解釋、侵權分析等等的議題都不應特別在初始的程序中爭辯，以免影響對技術事實的客觀理解。至於爭點的釐清，則可在技術報告做出後的準備程序再行辯論。

為避免承辦法官或陪席法官受到該準備程序的資訊的干擾，也讓當事人可將教育的重點對象集中在技審官，本文建議準備程序的法官應與本案法官有所區別。準備程序的法官僅在控制當事人的陳述，是否關注在技術事實的客觀內容，而使得審查官得客觀地學習與本案相關的技術事實。

總之，應透過「協力」方式讓技審官盡可能瞭解與案件有關的技術事實，唯有技審官充分掌握技術事實，才能勝任輔助法官瞭解技術事實的角色。

勿忘檢討技術審查官制度

如果技審官不是技術專家，如何要求其協助法官了解技術？從美國法對專家證人的要求來看，智財法院的技審官是否在個別案件中均屬技術專家，這是很有疑問的。技審官是否因長期從事專利審查工作而脫離專業領域過久，以致無法勝任技術專家的角色，是技審官制度改革過程中必須面對的核心問題。

備註：

1. 見http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2303475。
2. 見最高法院103年度台上字第1424號民事判決/理由。
3. 見智慧財產法院101年度民專上字第17號民事判決/事實及理由/參/三/（一）。
4. 見智慧財產法院101年度民專上字第14號民事判決/事實及理由/甲/二。
5. 例如最高法院102年度台上字第2298號民事判決/理由。
6. Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).
7. Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc., 695 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2012).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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