228期
2019 年 01 月 09 日
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2018年美國專利法規相關事件回顧
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

邁入新的一年,回顧2018年美國專利法規領域已發生及進行中的大小事,除了川普總統簽署頒發美國編號第1000萬件專利外,還有許多值得記錄的發展……


照片來源:pxhere

2018年結束之際,美國國會期中改選,共和黨未如先前部分人士預料般大敗,多位近年較關注專利修法的資深國會議員陸續退休,在川普(Donald J. Trump)總統的強人意志帶領下,美國與加墨兩國談成新貿易協議、與大陸的貿易摩擦一再升級,這些變化會不會影響、或將如何影響美國專利環境,一時仍看不分明。但回顧過去一年美國專利法規領域大小事件,的確有不少值得一提。

USPN 10,000,000

時序先回溯1790年7月31日,當時中國大概還忙著籌辦乾隆皇帝八旬萬壽盛典,而這天,美國第一任總統華盛頓(George Washington)簽發了第一張美國專利證書,授予一位名叫Samuel Hopkins的肥料原料發明人。228年過去,2018年6月19日美國核發第1000萬件的專利,請來川普總統親自在證書上簽字[1],美國專利證書也一併改版[2]。編號第1000萬號的美國專利,發明人Joseph Marron,專利所有權人Raytheon,發明名稱為Coherent Ladar Using Intra-Pixel Quadrature Detection。USPTO新聞稿引用美國商務部長Wilbur Ross談話指出,這項發明可投入自動駕駛、醫療成像裝置、軍事國防系統、太空及海底探險等不同技術領域應用,恰可象徵美國發明的廣度。

1000萬件專利是兩百多年廣納各方人才智力的累積,反映美國通過各式挑戰形塑出的創新傳統,但這樣的創新傳統也不斷遭遇一個又一個的新挑戰。比方說,USPTO新任局長Andrei Iancu認為,十數年來,Patent Troll威脅論在美國智權政策討論上大行其道,已有矯枉過正的嫌疑,為扭轉他看到的失衡現象,Iancu積極利用公開場合講述一個又一個的發明人成功故事[3]

Iancu並拿悲劇版的大野狼與小紅帽原版故事來比喻[4],他說寓意可以這麼看:教育小朋友別學小紅帽、別亂闖森林、別和陌生人交談、別冒險,要悶著頭按原來的路走,不然會被大野狼吞掉。但這種標籤化Patent Troll的手法、過度強調專利制度弊病的宣傳,不僅可能嚇退發明人及創業者的風險承擔意願,還會刺激官方過度反應,端出有礙創新的政策。轟炸森林或許有機會殺死萬惡的大野狼,卻也可能連帶殺死小紅帽和老奶奶。Iancu認為,要消除制度上的瑕疵,宜集思廣益,規畫出更細膩的操作。

法院判例

2018年美國各級法院又作成諸多重要判例,例如4月24日美國最高法院一併發布Oil States[5]SAS[6]兩項IPR程序相關案件判決。前者確認IPR並未違憲,亦即IPR程序仍可繼續運作,但後者認定USPTO原操作有違美國專利法規範,IPR程序請求人要求重審的請求項,USPTO只能全部或全不成案(Institution)考慮,不宜分拆。為此,USPTO修改公告後審理(Trial)程序成案規則[7],針對先前成案時僅重審部分被挑戰請求項的案件,PTAB可補充通知重審全部被挑戰請求項並採取必要配套措施,給予相關案件兩造人員充分答辯的機會。6月宣判的WesternGeco[8]確認,輸出美國製作零件到外國組裝若構成35 U.S.C. 271(f)(2)規範的侵權行為,專利所有權人即有機會就海外損失利益請求賠償,其重要性不言而喻。

此外,眾所矚目的Helsinn案,美國最高法院也趕在年底前召開言詞辯論庭[9]。申請日回推逾一年前的秘密販售,依pre-AIA舊法可構成銷售阻卻(On-sale Bar),剝奪所請發明准予專利的機會。新法是否改寫了這項原則?長久以來一直有所爭論。如今AIA已生效7年,終於有合適案件交美國最高法院通盤檢視,2019年宣判時,勢必再引發一波關注。

除了美國最高法院,Fed. Cir.的見解當然也動見觀瞻,且配合Fed. Cir.判決,USPTO製發多份供審查部門參考依循的備忘錄,例如Amgen v. Sanofi案判決[10]出爐後,USPTO特別製發備忘錄指示審查官:考慮抗體請求項是否符合35 U.S.C. 112(a)書面描述要件時,勿再使用舊有的Newly Characterized Antigen標準[11]。同時修改MPEP 2136.03及多段Form Paragraph,說明若要以暫時案申請日作pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) Prior Art Date,引證專利至少需有一項專利範圍為暫時案充分揭露[12]

35 U.S.C. 101專利適格性

其實2018年USPTO依據法院判例所彙整的內部參考備忘錄,多半與35 U.S.C. 101專利適格性判斷相關,包括:

  1. Finjan v. Blue Coat[13]Core Wireless v. LG Electronics[14]兩案所涉軟體發明,判定非純粹抽象概念,USPTO特別撰文向內部審查人員布達說明[15]:前者寫入特定步驟實現電腦功效提升,後者指向電子裝置GUI改良,皆符合35 U.S.C. 101可予專利。
  2. Berkheimer v. HP Inc.[16]判決教示,一請求項的限制條件是否習知,屬事實爭議,USPTO於是修訂MPEP 2106.07(a)及(b):在專利適格性Step 2B分析中,若要作成請求項額外元件為習知的結論,需佐以備忘錄所列支持證據,且若採四種證據中的最後一種(Official Notice,審查官自為判斷的官方認知)但遭申請人反駁,則審查官需補充額外證據支持其立論[17]
  3. Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals[18],判決系爭抗精神病用藥方式具專利適格性,USPTO備忘錄寫明:其步驟包含基因型檢測及依檢測結果投藥,已屬基因型/QTc延長關係的實務應用,專利適格性Step 2A分析中,不必然需額外寫入非習知步驟才可准予專利[19]

這幾年美國專利適格性問題屢屢引發論戰,「不見統一標準」、「缺乏可預測性」,尤常為人垢病。然而數據顯示,35 U.S.C. 101核駁/判決經提起訴願或上訴後,絕大多數都為PTAB/Fed. Cir.肯認[20],若真是毫無章法、隨人心證,成功翻案的比率理應更高才是。另有研究發現,除部分技術領域外,近年美國專利申請案的35 U.S.C. 101核駁比率雖有上揚,但整體所占比率依舊偏低[21],與部分人士描述的危機狀態不無出入。話雖如此,一般普遍認為,軟體、生技等新興技術發明,近年在美國申請專利的難度升高,反觀中國在人工智慧、虛擬網路等領域的投資發展正急起直追,甚至有後來居上的態勢[22],科技冷戰時代,面對太平洋兩岸新一輪的國力競賽,美國IP領域也頻頻提及中國威脅論,比方用在新世代技術發明專利適格性爭議中,恰可佐證美國限縮專利適格範圍的嚴重性。

其實Iancu數月前曾透露[23]BerkheimerVanda Pharmaceuticals兩案備忘錄發布,已緩解該局第一線專利適格性審查問題[24],但仍將進一步修訂專利適格性二步驟測試審查指南,希望能明確區分專利適格性、可專利性。USPTO矽谷辦公室主管John Cabeca則透露,他個人認為,新版指南發布後,35 U.S.C. 101核駁數應可再減少[25]。實際上,不只法院和行政系統積極應對,很多人也想由立法面著手釜底抽薪。譬如AIPLA、IPO兩大智權組織連袂建議修法[26]:可予專利客體之例外,應限定為二,即所請發明整體觀之(1) 在人類活動之前已天然獨立存在,或(2) 僅為人類心智活動,且判斷時不考慮35 U.S.C. 102、103、112要件、所請發明產生或發明方式、是否具發明概念。對照美國最高法院Mayo[27]Myriad[28]Alice[29]等案判決教示,建議修法方向極具針對性,想一舉「收復失土」的熱切感幾乎破紙而出。

PTAB IPR等公告後審理程序

官方公布的2018年度統計數據顯示[30],USPTO自2012年9月16日以來共受理8476件IPR案件,占所有公告後審理程序案件的92%,但單年度申請總件數由上年度的1812件減為1521件。其中電子電腦類件數由1122件降至970件,機械及商業方法類件數由417件下滑至373件,占全部請求件數的比重合計逾八成。且IPR成案率持續走低,由2013年度的87%減至60%,有事務所統計發現[31],若以美國最高法院SAS案判決為界,2017年12月至2018年4月,成案率約67%,2018年5月至2018年9月,此一數據降至56.5%。至於成案後被挑戰的請求項存活率,據統計近月約在30%上下有較大幅度的波動[32]

Iancu接掌USPTO之初,即把IPR程序問題列為優先處理政務,希望打造更平衡的攻防環境[33],除因應法院判決調整程序辦法,USPTO 2018年針對PTAB公告後審理程序發布多項相關變革:

  1. 8月公告新版程序作業指南Trial Practice Guide(TPG)[34],包括專家證詞的採用、判斷是否成案的考量規則等,多有修訂。其中,在程序請求人回應專利所有權人答覆後,賦予專利所有權人再答覆(Sur-reply)的當然權利,被視為是此次指南改版的最大影響。
  2. 9月修訂兩項標準作業程序SOP[35],以回應外界質疑、提升官方作業透明度。一是SOP1:PTAB合議小組的成員遴選,除考量案件及行政專利法官Administrator Patent Judge(APJ)技術領域、背景經歷、工作量能等因素,並需預先確認有無利益衝突,而合議小組人員更派、擴增,也都有更明確的指標依循。二是SOP2:新設先例意見小組Precedential Opinion Panel(POP),成員需檢視進行中、特別重要的訴願及公告後審理程序案件問題,也協助確認哪些PTAB裁定應指定為具約束效力的Precedential或可供參考的Informative意見。
  3. 10月變更程序中請求項解釋Claim Construction標準[36]。USPTO 5月即先預發修法提案[37],收到的374份公眾來函,多為贊成意見,是故,David Kappos時代即堅持採用[38]的最寬廣合理解釋Broadest Reasonable Interpretation(BRI)標準,終於在11月13日變更成與法院、ITC系統同步的Phillips標準[39],以期不同機構所作判斷能更趨一致、更具可預測性。然而,兩種標準的實務差異可能有限,且PTAB採用的證據標準仍不同於法院及ITC系統,這項修法的實際影響尚待評估。只不過,理論上的確是較有利專利所有權人的變更,加以IPR等程序一般需在12個月內速審速決,這項修法或有可能提升PTAB裁定的指標意義。

此外,USPTO 10月另還發表修正動議Motion to Amend(MTA)規則修訂提案[40],提議在專利所有權人提交MTA、程序請求人遞出異議後,由PTAB先考慮雙方說法,就MTA作成不具約束性的初步意見,之後再予雙方修改回應的機會,雖然留給各方執行每一動作的時間縮短,但在12個月的法定期間,攻防兩方將享有更充分的論述機會。官方除徵集公眾意見,還配合推出試辦計畫檢驗其可行性。

USPTO專利法規綜合訊息

USPTO年度報告顯示[41],該局2018年度受理專利申請案共64.3萬件,較上年度減少1.1%,發明、植物、Reissue專利申請案平均可在申請日起15.8個月時製發1st OA,略高於原定目標的15.4個月,但已較上年度的16.3個月縮短,而平均審結時間則由上年度的24.2個月減為23.8個月,優於原定目標的25.0個月。只不過,兩項數據距USPTO理想中的10、20個月,仍有不小落差。

為有穩定財源支應各項計畫,USPTO發布新的規費調整提案[42],預定新增非DOCX格式送件費,調漲發明專利基本申請領證規費、各期延期費、三期年費總額等規費(大實體發明案提案調幅各為11%、5~10%、7%)。因美國通過新法[43],USPTO自定規費權限再延長八年,到2026年9月16日才會失效,所以若無其他干擾,很有可能按USPTO規畫,在2021年元月開始採用新規費計價。

2018年8月中旬,USPTO線上送件文管平台再度無預警大當機,且因問題出在該局核心的PALM系統[44],不僅申請人送件困難,審查官也無法正常工作,USPTO系統老舊瀕危的問題又一次被攤開。為擺脫老問題、迎接新時代,USPTO預定2020年完整推出全新官方送件文管系統Patent Center[45],目前已展開數項測試計畫,2018年10月並開始啟動EFS-Web/PAIR驗證方式轉換計畫,舊有的PKI憑證預備在2019年2月15日走入歷史[46]。為求穩妥,USPTO還特別擬定日後類似情況的處置辦法[47]:USPTO宣告的大規模無預警電子業務系統當機事件發生期間,凡以規定應變方式送件,部分規費項目可選用電子送件優惠,即使已因紙本送件加繳額外規費,亦有退費機會。

而為克服PALM系統設計上的另一缺陷,USPTO公告過渡時期救濟辦法[48]:依現有規定,若申請人IDS提交時機不當,在計算專利權期間調整Patent Term Adjustment(PTA)天數時,可能被視為申請人延誤,導致PTA天數縮短,但若符合37 CFR 1.704(d)所列例外狀況,並附規定聲明Safe Harbor Statement,即無倒扣問題。然而,目前USPTO PALM系統無法自動偵測檢核前述規定聲明,在官方新系統公告發表前,單純只為更正這類錯誤扣除天數問題者,可使用USPTO新表單PTO/SB/134免費請求更正。

此外,為減輕申請人IDS呈報負擔,USPTO公告推出新辦法Access to Relevant Prior Art (RPA) Initiative[49]。符合RPA參加資格者,申請人毋須另以IDS呈報母案PTO/SB/08、PTO-892登錄文獻,這些清單只要是子案Filing Receipt製發時已在母案案卷出現,無論母案審查官是否已予考慮,皆會自動匯入子案案卷。2018年11月已先選定Art Unit 2131開始第一階段測試,2019年1月再新增1616、1731、2431、2675、2879、2922、3635、3753等Art Unit。若運作順利,未來可能繼續增加適用Art Unit及自動帶入次數,帶入項目也可能擴及其他美國關聯案、PCT及外國對應案引證文獻,而後者應是Global Dossier等跨國合作項目的進一步應用。

USPTO與他局的跨國合作

專利事務跨國交流,不限於引證資料,還包括申請文件、檢索審查結果,甚至是更多面向。包括USPTO在內,世界各大主要專利局都積極投身參與,莫不希望發揮最大影響力,爭取讓更多國家地區採用符合本國申請人利益的專利制度、審查結果,為本國技術發明、經濟投資、發展策略,取得最大優勢。而籌碼較少的國家地區及其申請人,也可自各大局的合縱連橫中均霑些微雨露。

以WIPO管理的多邊文件電子存取服務Digital Access Service(簡稱DAS)為例,DAS免費提供多國優先權證明文件電子交換平台,USPTO與日、中、韓的權證電子交換已陸續改採DAS交換途徑,EPO 2018年加入DAS後,美歐兩大局權證電子交換作業或許也會在近期內切換為DAS模式,且DAS平台支援設計案、PCT案權證存取,對常需申請多國專利的申請人而言,該是項福音。

至於後端檢索實審結果交流,2018年USPTO PPH合作局新增中東歐四國合組的VPI、巴西INPI、智利INAPI[50],與日韓兩局擴大辦理Collaborative Search Pilot (CSP)[51],並和IP5其他四局合推PCT協作式檢索和審查(PCT CS&E Pilot)試辦計畫[52]。無論申請人來自哪國何地,只要能滿足辦法適用要件,皆有機會加快美國申請案,甚至是其他局申請案的檢索審查速度,或取得更完整的檢索比對意見。

結語

Iancu拋出大野狼與小紅帽的議題後,有人接續申論,誰是故事中威脅創新的大野狼?有人說是創新能力鈍化的跨國大型科技公司,有人說是扯著35 U.S.C. 101及IPR大旗兩頭夾殺專利的USPTO,還有人戲稱亂源在美國最高法院。當然,Iancu不只是說故事引導議題的高手,劍及履及的行事效率也讓人印象深刻,2018年USPTO的許多改變,應是許多人一年前難以預見。

專利制度一直有兩面說法,一派主張專利制度恐將抑制創新活力,一派力陳專利制度有利維護創新價值。這些年美國流行Patent Troll威脅論,似乎前者暫居上風,但這套話術運用到極致,也可以把承擔風險的發明人和創業者一竿子打成Patent Troll,方便有心人師出有名地獵殺「劣質」專利。

Iancu講述小紅帽的故事時,把說自己「挺」創新(pro-innovation)的Patent Troll威脅論者,比作假扮老奶奶的大野狼。凡事過猶不及,妖魔化發明人及創業者的Patent Troll威脅論是如此,Iancu急於平衡雙邊話語權的談話也容易被過度解讀。未來如何發展,有待觀察。

 

備註:

 

 

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