在科技發展快速的今天，員工的流動是一個常態現象。伴隨著員工的流動而來的一個經常出現的問題是：若員工離職後，在短時間內即提出專利申請，那麽，這個專利的申請權是否應該歸屬於原單位？還是應該歸屬於員工？或歸屬於其新任職的單位呢? 這問題攸關於企業是否能合理的保護其研發產出、同時也攸關於離職後的發明人是否願意持續創新的重要議題。筆者因工作關係研究較多中美實務，因此本文將從法規及實際判例兩方面、針對美國及中國大陸兩地就上述議題進行分析探討。
「員工離職後短時間內提出的專利申請」於中國大陸的相關規定
《中國大陸專利法實施細則》第十二條第一項第三款規定：
專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
由以上規定可知，員工離職後一年內作出與原公司本職工作或分配任務有關的創造屬於「職務發明創造」，再根據《中國大陸專利法》第六條第二項規定：
職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。
可知，員工離職後一年內作出與原公司本職工作或分配任務有關的專利申請權應當屬於原公司。然而，實務上容易會發生爭議的是，要如何判定一個專利申請是否有關於「與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務」呢? 以下透過實際案例來進行分析。
是否與「原單位本職工作或分配任務有關」的中國大陸司法實踐案例
筆者將2018年7月於廣東省深圳市中級人民法院所做出的粵03民初270號《深圳德康威爾科技v. 深圳安格銳電氣
(1) 僅根據原單位任職部門不足以證明離職後提出的發明與原單位有關。判決書上記載：
雖然離職申請表上記載的內容顯示[離職員工A]曾經分別任職於原告的驅動與控制部門和生產部門，但任職於哪一部門不能證明在該部門從事的本職工作便當然與訴爭專利的研發相關。
也就是說，假設該離職員工隸屬於電機部門、離職後立刻提出電機相關專利申請，原單位舉證任職部門與專利申請屬於相同領域、但法院認為僅依靠這樣的主張是不足以證明在後專利申請內容與原單位工作任務之間具有實質關聯的。
(2) 僅根據概述性的工作職責亦不足以證明其關聯性，除非有細節舉證。判決書上記載：
[離職員工B] 在訴爭專利研發過程中主要負責專利圖片的繪編和交底工作，而未進一步陳述或舉證證明「專利圖片的繪編和交底」與訴爭專利實質性特點的作出究竟存在何種關聯關係
由上述記載可知，離職員工B在原公司應該是負責專利申請相關工作，然而如果原公司僅舉證概述性的工作職責 (例如主張此員工因申請專利有接觸公司機密技術)、但缺乏實際工作記錄與在後專利申請之間的關聯性，法院也是不會認可。
(3) 實際工作任務的負責內容才是關聯性判定重點。判決書上記載：
申報項目的名稱為「高端無鐵芯工字型直線電機及直驅運動控制模組」，[離職員工C] 被確定為該專案的負責人。原告將該專案的技術創新點描述為「其工字型結構更加緊湊，更小尺寸電機，更高作用力密度，更高功率密度，更高的加速度，並且提高了結構剛度」。可見，該申報項目的技術創新點與訴爭專利的有益效果亦高度近似。
根據以上判決重點可知，要證明在後專利申請是否與原公司本職工作有關，不能僅依靠任職部門、職稱或概述性的職責分配，還必須有實質的專案技術內容來證明其關聯性，最好能舉證在原公司的實際研發目標 / 研究過程記錄 / 研發成果與在後專利申請內容相符合。
員工離職超過一年，專利申請權就一定屬於員工或新公司嗎？
如果員工離職超過一年，那專利申請權就屬於員工或是新公司嗎？其實不一定，重點還是在於原公司是否能證明、在後專利申請的內容實際關聯於該員工在職時的工作任務。在上海市第二中級人民法院於2006年的滬二中民五 (知) 初字第117號、上海信聯化學製藥v. 史寶珠
本院認為：專利法規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位。
也就是說，如果原公司能證明在後專利申請的內容實際關聯於該員工的在職工作任務，就還是能擁有該專利的申請權。筆者認為這也合理，畢竟如果離職員工把原公司的營業秘密拿出去申請專利，確實不該受這一年的時間限制。
「以合約規定離職後專利權歸屬」的美國司法實踐案例
相較於上面兩個中國大陸的案例、最終法院都把權利判給原公司，但接下來的美國案例的判決對於原公司就沒有這麽友好了。在2008年Applied Materials, Inc. v. Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. [1] ，由於系爭專利是該發明人離職後一年內所申請的專利、因此主張權利應該屬於原公司Applied Materials而非新公司Advanced Micro-Fabrication Equipment。然而北加州地方法院不認同此主張，法院認為合約中直接假設「離職員工於一年內的所有發明都與原公司的工作任務有關」是不合理的，另外法院也認為、根據加州法律這樣的競業禁止條款是不可實施的 (unenforceable)，故最終駁回原告Applied Materials的主張，專利權仍由新公司所有。
總結與實務上的建議
根據以上的討論我們可以總結出，員工離職後的專利權利歸屬重點在於「是否能證明在後專利申請內容與員工在職時的工作任務有實質的關聯」，若僅單純透過合約直接約定專利權利歸屬、或是只透過概述性的日常職務內容、而缺乏實質技術內容舉證的情況下，一般是不容易爭取到在後專利申請權利的。因此建議無論是作為公司或是員工，都要在日常工作中做好研發輸出或專案進展的相關記錄，最好是能印出紙本並由雙方確認簽字，避免日後花費大量時間和成本在專利申請權利的認定問題上。
雇傭合約有關部份的原文為：In case any invention is described in a patent application or is disclosed to third parties by me within one (1) year after terminating my employment with APPLIED, it is to be presumed that the invention was conceived or made during the period of my employment for APPLIED, and the invention will be assigned to APPLIED as provided by this Agreement, provided it relates to my work with APPLIED or any of its subsidiaries.
※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： Johnny Chen
現任： 北京科技大廠專利總監
學歷： 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所
專長： 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析
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