由經濟部工業局委託資策會科技法律研究所推動的「台灣智慧財產管理規範（TIPS）」項目，甫於2月27日舉辦「2019年度TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會 — 從智財布局到管理保護」。會中，特別邀請了智慧財產局 (TIPO) 副局長廖承威分享實務上的智財布局策略。分享主要分6大部分，憑藉於智財及專利業界多年的實務經驗，廖承威信手拈來都是很好的教材。一些我們看似平凡的案例，但經過廖副局長的開示，便有如醍醐灌頂，茅塞頓開；可以說是「聽君一席話，勝讀10年專利法」！

攝影：北美智權報／唐銘偉

分享一開始，廖承威即點出智慧財產權 (IP) 的重要性。以蘋果的iPhone、iPad產品為例，就是因為蘋果擁有許多IP，且其IP具高附加價值，才能讓產品賣到很高的價格。反觀一些蘋果的代工廠，所賺取的利潤則十分微薄。

當然，蘋果的IP不限於專利，其商標也是公司的瑰寶，很多大公司、大企業都是一樣的。不過，廖承威這次的分享只集中在專利及營業秘密的部分。

研發成果要用專利還是營業秘密保護？

在肯定了IP的重要性之後，廖承威接下來討論公司的創新技術究竟應該用專利還是營業秘密來保護比較恰當的問題。他分別舉了兩個例子。

● 案例一：上海交通大學研發利用馬鈴薯製作糕點，並申請了多項專利保護

針對這個案例，廖承威認為該思考的是：假設今天我們在市面買了一片馬鈴薯餅皮，我們可不可以推敲出裡面的成份是什麼？會不會很簡單很容易？他認為基本上是有一點難度，他說：「就像我們在吃牛肉麵一樣，A店的味道就是跟B店不一樣，在湯頭的地方就是存在很多know-how」。

圖1. 2018年10月15日，上海交通大學舉行發布會，介紹該校馬鈴薯工程技術研究中心
對接國家馬鈴薯主食化戰略的系列研究成果，並展示多款以馬鈴薯爲原料製成的美食新品，
包括以馬鈴薯粉製作餅皮、以紫馬鈴薯泥作餡的月餅。

資料來源：新華社

廖承威指出，現在的問題在於今天廠商在市面上推出一種糕點，我們事實上很難模仿，不管是用逆向工程或是從後端推敲回去，都有很高的難度；因此，這一種的創新技術或是Know-how，基本上可以用營業秘密來保護。他開玩笑說：「上海交大可能是在做功德，把專利（技術）資訊在公開公告的資料庫中刊出，就是跟做功德一樣。從另一個角度來，他們把成份公告出來，就是把營業秘密破壞掉」。

究竟要如何選擇利用專利還是營業秘密來保護創新技術？廖承威認為只要掌握一個思維的重點： 「當技術出去的時候，別人從逆向工程反推回來，是否可以得到原始的配方？」如果答案是不容易的話，就應該用營業秘密來保護。也因此很多製程技術都是用營業秘密來保護的，像台積電就是一個很好的例子。

● 案例二：大立光告先進光，侵犯專利權與竊取營業秘密

這是發生在2013年的訴訟案件，整個賠償金額達新台幣1,522,470,639 (約15億台幣)。

首先簡單的回顧一下案情：當時大立光有員工帶槍投靠先進光，而他所帶的是一個點膠針頭的技術。當初大立光的員工帶槍投靠到先進光的時候，大立光以為只是營業秘密被剽竊，所以是告其竊取營業秘密；但經過偵查以後，發現更糟糕的是，這些大立光的員工除了是帶槍投靠之外，還把這個點膠針頭的技術申請了新型專利。廖承威認為這有點像玉石俱焚一樣，把競爭對手的key technology公開。從頭到尾大立光對此並不知情，是在進入偵查後，才發現自家的營業秘密已被申請專利。

針對這個案例，廖承威指出在談營業秘密的時候，除了秘密性、經濟性外，還要有合理的保護措施。他提醒企業應從後端作一個思維：可能合理的保護措施比秘密性及經濟性更為重要。事實上，如果沒有合理的保護措施，很多案件是不會成立的（編按：如果企業本身沒有施加合理的保護措施，法官可能會認為那應該不是什麼珍貴且值得保護的營業秘密）。說白一點，就是該鎖的東西要鎖，特定的資訊那些人可以看那些人不能看，必須在界定上作到一個保護點。

研發成果該申請何種專利？

假設公司已經規範好研發成果要以專利還是營業秘密來保護，那要申請那一種專利又是一個問題。廖承威說，其實申請那一種專利沒有好跟不好，主要是看企業運用的策略而定，這是一個很實務的問題。

● 案例三：金融科技要申請什麼專利？

針對申請那一種專利及企業策略的問題，廖承威舉了Fintech的例子。他說，這幾年我們都在談論Fintech，而華南銀行在這方面就搶得頭香，據2016年9月22日聯合報A11版及工商時報C7版的報導，華南銀行是台灣本土首家獲得金融科技專利的泛公股銀行。而在企業界搶得頭香有一個好處，就是可以賺到免費的廣告。

廖承威深入分析，雖然華南銀行在國內銀行搶得頭香率先獲得4項專利，但仔細一看，會發現其獲得的是新型專利。但如果把華南銀行專利說明書的 flow chart 拿出來看，會發現其實就是軟體。他說，就軟體而言，基本上應回歸到軟體專利的範疇。廖承威坦言這個現象在局內經過討論：一個銀行該用發明專利保護的軟體，卻被拿去以新型專利來保護，是對還是不對？

不過，他認為說不定銀行家的想法跟唸工程的人想法不太一樣，猜想銀行可能不在乎專利出來能不能抓到侵權，重要的是上了報紙重要版面的新聞，而且沒有業配，是純粹採訪的新聞。所以搞不好在這個案例上，專利申請的廣告性質大於保護性質。他表示這是一個選擇的問題，但話說回來，他認為軟體專利還是要回歸到發明專利比較正確。

一個公司，不管申請發明、新型或是設計，都有其不一樣的點；要視本身公司發展之情況。

此外，廖承威表示設計專利也很重要。他舉了車燈的例子來說明。他指出汽車的after market有新台幣2000多億的產值，而車燈即占了約345億到350億。而台灣有一些生產車燈的廠商就曾被賓士控告侵害其設計專利，所以不要以為只有發明專利很了不起，其實策略運用更重要。就車燈的部分，如果用設計專利來保護外觀，廠商是沒辦法用迴避設計來應戰的，因為一旦迴避了設計，從外觀一看就知道是山寨貨。

專利的質跟量那個比較重要？

廖承威認為，對企業而言，專利的質跟量同樣重要。先就「質」的部分，他舉了一個例子。

● 案例四：就觸控面板技術，台廠以申請到的專利在美國告Apple

這是一個「藉由多隻手指觸碰面板上模滑鼠標控制與滑鼠按鍵」的技術。
其說明書之技術陳述如下：
「辨識相對應兩手指最大和最小波峰之方法：

(a) 辨識第一個手指相對應訊號的第一最大值；
(b) 辨識伴隨第一最大值的最小值；
(c) 辨識第二個手指相對應訊號的第二最大值以及伴隨的最小值；」

總結有兩點：

(1) 辨識手指相對應訊號的最大值及最小值
(2) 先辨識第一根手指訊號，接著再辨識第二根手指訊號。

在分析這個專利的時候，廖承威提出了兩個疑問：

(1) 究竟需不需要辨識到最小值？這家廠商的專利寫是要辨識到最小值，但自己產品出來卻不用。另一方面，Apple也覺得不用辨識最小值，因為只要辨識到兩個波峰，相對位置就出來了，所以Apple的產品也不用辨識最小值。

(2) 究竟二根手指需不需要有先後順序？廖承威認為其實是不需要的，只要量測出彼此相對位置即可。同樣的，這家廠商的專利寫需要，但自己產品出來卻沒有，而Apple的產品也是沒有。也就是說，這家廠商的專利所寫的跟其真正要實施的有一個距離。

不管Apple是故意迴避設計還是盯緊市場上的產品來參考，反正Apple最後所實施的專利完全跟廠商寫的專利不一樣。廖承威說，他舉這個例子的意思是：當公司申請到專利的時候很高興，但要去實施的時候才發現只是一隻沒有牙齒的老虎，這時候煮熟的鴨子就飛掉了。

廖承威建議，在企業成長的過程中，其實不需要養一個法務部門，也不需要養太多的專利工程師，畢竟產品是自家的人研發出來的，可以讓一半RD的人，協助把公司送出去的專利，包括外面事務所的申請案及答辯，作一個檢視的動作，說不定可以及時剎車，這樣子光是救回一件專利就值回票價了。

專利的質很重要，那量重不重要？

廖承威認為專利的質很重要，但量也不要忽視：「坦白說，從錯誤中學習也好，慢慢累積經驗也好，我認為如果行有餘力，在公司財力及人力資源還允許的情況下，剛開始應盡可能提出一些專利的申請，在某種程度上，在IP的部分不管是練習還是實務上的操作，甚至在將來擁有多少IP去跟別人談授權的時候，多少都可以掌握一點利基」。

舉遠東科技大學為例，廖承威認為是很策略的；不管是申請量或是獲證量，每年都能擠進前10大。雖然遠東基本上是申請新型專利比較多，但事實上，遠東也希望學生做的東西可以產業化。由於TIPO每年都會公布國內申請專利的前十大法人，其實也是幫這些專利權人作一個免費的廣告，這也是一種權利運用的概念。

專利權歸屬的問題

針對專利權歸屬的問題，廖承威舉了兩個案例，讓大家可以了解如果專利權有爭議的時候，如何為自己保留及提出最有利的證據。

● 案例五：有一個釘子的專利，真正專利權歸屬是一家「美國國家釘子公司」，冒認申請人為是台灣慶Ｏ公司。

案件背景：美國國家釘子公司與慶Ｏ公司是長期合作伙伴的關係，有一天在美國發了一封電子郵件給慶Ｏ公司，委託其代為製作新設計的釘子。然後，慶Ｏ公司要求美國國家釘子公司以email提供更詳細的設計藍圖給他們。美國國家釘子公司以email寄出其設計藍圖之前，要求慶Ｏ公司簽署保密協定，除此之外，美國國家釘子公司在美國也針對此釘子的設計提出了一個美國專利之臨時案申請，想不到，台灣的慶O竟然也在台灣申請專利。值得一提的是，美國國家釘子公司於簽訂保密協議才3天的時間，在2010年1月23日即提出美國專利臨時案的申請，而慶Ｏ公司則是同年10月25日才在台灣提出發明專利申請案。

後來美國國家釘子公司發現慶Ｏ把委託生產的設計在台灣拿去申請專利，因此對慶Ｏ之專利提出專利無效之訴。在整個專利無效的審理過程中，雙方往返之email當然是很重要的證據，證明原始Idea是來自美國國家釘子公司，但更重要的證據則是美國國家釘子公司提出的美國專利臨時案。因為兩個圖式對起來都一模一樣，這樣就證明了專利是屬於美國公司的。因此，廖承威強調，我們在跟業務上的伙伴在合作的時候，要注意能證明這個技術是自己的，只是在合作的過程中被對方剽竊出去。

● 案例六：職務上發明的爭議

案件背景：此案件發生在一家窗簾公司，其中一個任職窗簾公司的員工把相關技術拿去申請專利。後來公司發現就質疑員工為什麼可以偷偷把職務上的發明拿去申請專利。所以公司要把權利拿回來，對員工提起專利無效之訴。

廖承威指出這件案件的爭點為：雖然被告在窗簾公司曾任職總經理室及窗簾廠，但他在總經理室期間究竟有沒有接觸過窗簾的技術？雖然他在總經理室及窗簾廠任職期間完成了一項創作，但他完成創作之後，有告知公司他完成了這樣的一項創作，而且他只是任職總經理室而非RD成員，那究竟算不算是職務上的發明？況且專利法有提到，這牽涉到所產出的發明有沒有運用到公司資源的問題。

廖承威認為這位員工應該有讀過專利法，因此他在創作完成之後就有email給公司，除了提出他的創作外，還說要把權利讓給公司，問公司要不要。在時間軸來看，請位員工是在當年5月6日發email給公司的，想看如果公司接受了他的創作，是不是可以拿到一些權利金或是獎金。但他在5月6日發信給公司之後，公司過了一天，在5月7日即告知公司不需要他的創作。廖承威說，在討論此案件的時候，難免會質疑收到email的承辦人究竟有沒有上報？因此，他建議假設我們收到員工的email，其實不需要那麼快回覆，應該仔細看看中間是否有什麼蹊蹺。

後來等這位員工的專利核准之後，公司去主張這是公司的權利，但法院判斷這件專利不應該歸屬於公司。法院掌握到最關鍵的一點是，因為在過程中，這位員工有問過公司要不要這個發明，而公司也很肯定的說不要，因此公司再也沒有權利主張說是這位員工職務上的發明。值得一提的是，在整個過程中，這位員工還請假去申請專利，所以廖承威一直覺得這位員工不僅讀過專利法，而且是把專利法讀通了：「為什麼要請假？他是特別請假，用個人休假去申請專利，由此可見他一直要把這個專利跟公司撇開」。

權利運用

在取得專利之後，如何運用權利也有很大的學問。針對這個問題，廖承威也舉了兩個案例，讓我們了解到時間點的重要。

● 案例七：菲利浦告國碩侵權的案子

菲利浦於台灣告國碩侵權的案子始於2014年，一審判賠1000多萬，二審判賠10億，但於2018年9月被最高法院撤回，並發回智慧財產法院更為審理。被最高法院撤回有一個很重要的點，因為菲利浦有控告國碩是不當得利，而且他運用這個專利的時間很長。但最高院認為二審在計算不當得利的部分應該重新計算，因此推翻是二審判決。

菲利浦於2014年告國碩侵權，但理論上菲利浦的整個專利權應該是到2015年即告終止，即一個專利養了近20年。廖承威指出，有統計數據顯示，除了是藥物，不然一個案子很少養20年，尤其是電子產品可能幾年間技術就已經過時，因此法院認為在不當得利的地方應要重新檢討。這件案子有一個關鍵點，就是菲利浦在2004年的時候就曾經在義大利對國碩提起訴訟，法官就認為菲利浦既然在那麼早之前就知道國碩侵害其專利權，那為什麼當時沒有在台灣對他提出告訴？好像是在一直養他，等養到肥才來提告。後來法院認為菲利浦在這10年都沒有提告，是不是想把國碩養肥之後讓賠償金可以計算更多? 使權利金計算上造成比較有利的一個點?[1] 因此廖承威指出在主張權利時應適時提出，此案例有很大的參考價值。

● 案例八：改良型號誌號侵權事件

這件案子同樣是要討論抓到侵權究竟要何時出擊的問題。有一個廠商標到台鐵號誌燈的標案，系爭產品是具有號誌切換功能的手電筒，當這個廠商送交2隻採購案的樣品給台鐵的時候，就被對手發現有侵權嫌疑，這時候對手就出擊提出訴訟，也成功抓到侵權。結果侵權廠商就要賠償專利權人，但只要需賠償2隻侵權樣品的不當得利，只判賠了新台幣數百元。

被訴廠商也很聰明，因為在2隻樣品被訴侵權之後，他在正式出貨（1500隻）之前在設計上有做了一些迴避的動作。這個廠商拿了專利權人的專利來研究，發現這個專利在取得的過程中，為了迴避專利無效作了一些更正，在其中一個地方作了權利限縮，把一個權利放棄掉。於是這個被訴廠商就改採用專利權人先前放棄的權利（技術），所以後來正式交貨的1500隻產品並沒有侵權，真正侵權的只有最先交貨的2隻樣品。

廖承威指出這2個例子說明了抓專利侵權時，出手的時機很重要。就菲利浦的例子，如果長達10都沒有出手，可能會被法官質疑是否怠忽自己的權利；但第二個案例太快出手，又好像有點打草驚蛇，讓對手幾乎全身而退。針對應該什麼時候出手，廖承威坦言他也沒有辦法提供標準答案，這個還是要靠廠商在業界的實務經驗判斷，而他提供的案例只能作為參考。

備註：

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