對於近期匆忙準備上路的專利連結制度，專利法有相關的修法，但卻忘了一條有利於醫藥品專利權人的條文也應更新。專利法第99條第1項規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造」。同條第2項規定該他人（即被告）得舉證推反該推定，而其應「證明其製造該相同物之方法與專利方法不同」。第99條源自於1986年12月24日總統修正公布之專利法第85條之1，其乃為了保護化學品、醫藥品等之製造方法專利權人而設計，屬開放化學品及醫藥品專利之配套設計。

專利法第99條為製造方法專利侵害之舉證責任反轉之規定，亦即在一定條件下，由被告舉證其沒有使用侵害專利權的方法。不過，第99條第1項之「在該製造方法申請專利前」是指「申請日前」或「優先權日前」並不明確，而「為國內外未見者」要件實際上減低舉證責任反轉之機會，這二個問題有待修法處理。

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專利法第99條之演變

1986年專利法第85條之1第1項規定「物品與他人製造方法專利所製成之物品相同者，推定為以該專利方法所製造。但物品在申請專利前已為國內外所公知者，不在此限」。此立法乃參酌日本、韓國、和德國等國立法例，以降低製造方法專利權人之舉證責任。不過，當時並未有今日專利法第99條第2項被告「得提出反證推翻之」規定。

1994年時修正之專利法於第91條第1項規定「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造」。並在同條第2項規定被告得提出反證推翻該推定。

我國於2002年加入世界貿易組織，並簽署《與貿易有關之智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS）。TRIPS第34條規定，侵害製造方法專利之舉證責任從原告轉為被告。根據TRIPS第34條第1項，在製造方法專利「受侵害之民事訴訟，於符合一定要件時，推定被告之物品係以專利權人之方法專利所製造。此特定要件之類型有二，由會員國擇一制定於內國法，以衡平分配專利權人與被告間之舉證責任：（a）依該方法專利所製成之物品為新的 …；（b）被告之物品以該方法專利製成之可能性相當高，而專利權人已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該方法專利」[1]。

為符合TRIPS的要求，2003年2月6日修正公布且自2004年7月1日施行之專利法於修法理由陳述第87條係採「TRIPS第34條第1項第（a）款所揭櫫之基本原則」，不過其內容僅就第2項被告反證規定做調整。2004年專利法第87條與現行專利法第99條僅有用語差異，但規範內容不變。

修法建議一：參考TRIPS第34條第1項第（b）款

製造方法專利侵害之舉證責任轉換規範並非TRIPS首創。德國最早在1891年專利法即有此規範。在歐盟，1975年《共同體專利條約》（Community Patent Convention）的第75條與1989年《與共同體專利有關之協定》（Agreement relating to Community Patents）的第35條皆提到該舉證責任反轉之規定[2]。德國與歐盟的規範即TRIPS第34條第1項第（a）款相似。中國於2001年的專利法修正時亦引入第（a）款之模式。

美國則採取TRIPS第34條第1項第（b）款之規定。在1988年，為遵守《關稅貿易協定》（General Agreement of Tariffs and Trade，GATT）的協商結果，國會制訂《1988年製程專利修正法》（Process Patent Amendment Act of 1988）。該修法新增35 U.S.C. § 295，規定在一定條件下，系爭物品應推定為系爭製程專利所製造。該推定條件的法律用語與第（b）款相當近似。

比較特殊的是印度在2002年的專利法修正中引入製程專利侵害之舉證責任反轉之規定，即印度專利法第104A條，其印度採取第（a）款與第（b）款等模式並存的立法，而由專利權人自行選擇以哪款規範來主張舉證責任之轉換。

相對而言，TRIPS第34條第1項第（b）款的舉證責任較低。根據美國實務，專利權人可找專家證人作證被告之物品可能採用系爭方法專利即可。相反地，我國專利法第99條要求「為國內外未見者」，但侵權被告容易舉出專利申請前之文獻來證明已存在相關物品，因而架空舉證責任置換之規定。因此，不妨在第99條加入第（b）款模式，以減輕方法專利權人之舉證義務。

修法建議二：「申請專利前」

現行專利法第99條第1項以「製造方法申請專利前」做為「製造方法專利所製成之物」是否為國內外所未見（即是否為「新的」）之基準日。此用語是以「新穎性」為判斷基準，但「申請專利前」應指「申請日前」或「優先權日前」卻不明確。

「申請專利前」之類似用語多次出現在專利法條文中。在專利法第22條第1項關於新穎性之規範中，有「申請前已見於刊物者」、「申請前已公開實施者」、和「申請前已為公眾所知悉者」等用語。「申請前」指專利申請日之前。如果有主張優先權，根據同法第28條第4項，「其專利要件之審查，以優先權日為準」。即「優先權日」在審查專利時得用以取代「申請日」。

「優先權日」取代「申請日」的現象還見於專利法第37條第1項，其規定「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之」。此所謂「早期公開制度」，而18個月計算的起始日為申請日。不過，同條第4項規定「第一項、前項期間之計算，如主張優先權者，以優先權日為準；主張二項以上優先權時，以最早之優先權日為準」。因而，當申請案有主張優先權時，早期公開的計算是從優先權日開始。

相反地，專利權期限則無法因主張「優先權」而從「優先權日」開始計算。專利法第52條第3項規定「發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿」，而同條並無「優先權日」的期限計算調整規定。因此，專利權期限的計算必須從申請日開始。

從專利法的體系觀之，「優先權日」是否能替代「申請日」必須有法條明文規定。雖然專利法實行細則第62條規定「本法 … 第九十九條第一項所定申請前，於依本法第二十八條第一項或第三十條第一項規定主張優先權者，指該優先權日前」。但此行政規則的法條解釋有超出母法規定之疑慮，而應透過修法處理語意不明問題。

政策的考慮

專利法第99條第1項之「該製造方法申請專利前」之判斷時間點如採取「優先權日」，將有助於「國際優先權」制度的完整。

台灣「優先權」制度之目的在於避免專利申請人因為「申請日」前但「優先權日」後的公開事件或文件，而讓系爭專利申請案喪失新穎性。在優先權期間，如果系爭製造方法被公開，則優先權主張可讓系爭製造方法的專利申請案仍有新穎性。

假設系爭製造方法的公開資訊包括所製造物品的資訊。如果沒有將專利法第99條第1項之「該製造方法申請專利前」適用於「優先權日前」，則同樣的公開資訊將讓系爭製造方法專利權人無法享有舉證責任反轉的利益。亦即，主張優先權之製造方法專利權人會因為其外國申請案後的技術公開，而失去舉證責任反轉的優勢。因此，為了享有舉證責任反轉的好處，該製造方法專利權人必須在技術公開前儘速在台灣申請專利，此等於是減弱了「優先權」制度之原意。

相對地，國內申請案，因為「申請日」即是「該製造方法申請專利前」之判斷時間點，且也是新穎性的判斷基準日，故其可享有舉證責任反轉之好處，且不會因「申請日」後的技術公開而喪失舉證責任轉換的優惠。此等於創造國內申請案和外國申請案之不平等。

因此，建議將專利法第99條第1項之「該製造方法申請專利前」從「申請日前」延伸至「優先權日前」，可助於「優先權」制度之強化。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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