雖然專利訴訟是行使專利權的重要工具，但在判例和法規變動的影響下，訴訟的操作策略也必須有所調整。以專利訴訟最活絡的美國為例，在TC Heartland一案後，專利權人再也無法任意選擇起訴法院，而在美國發明法案（AIA）施行後，被控侵權人又多了一項可以反制專利權人的工具：多方複審程序。這些變化，都使得專利權人必須準備地更加充分，才能在訴訟中獲勝。

專利權在商業上最核心的功能，就是排除他人實施該項專利，以及向侵權人請求損害賠償。有了這項基礎，才能建構出專利授權活動，以及後續的轉讓、質押等交易。因此，專利訴訟的發展動向，對於專利產業的發展，具有相當深遠的影響。

在各國當中，又以美國的專利訴訟最具指標性。雖然美國專利的申請和獲證量早已被中國大陸趕過，但因為美國依舊是研發強國和主要市場，世界級的科技廠商仍然多以美國為主要訴訟戰場。此外，美國的專利爭訟工具眾多，原告方（專利權人）除了可以在聯邦法院起訴專利侵權，也可以在國際貿易委員會（USITC）聲請禁制令；相對地，被告方也可以向專利初審及上訴委員會（PTAB）提出專利複審作為反制。這些審判交互影響下的結果，不但決定了科技產業的發展方向，更常常是其他國家專利審判上的重要指引。

東德州法院對專利訴訟的吸引力不再

舉例來說，美國專利訴訟有個不成文規則：因為東德州聯邦法院（ED Texas）對於專利訴訟的原告極為友好，因此廣受美國的專利權人喜愛，使得東德州法院吸納了絕大多數的專利訴訟。從統計數字來看也是如此：2016年時，東德州法院的專利訴訟案量超過1600件，遙遙領先位於加州、德拉瓦州的其他法院（圖1）。

圖1：2016/2018年美國主要聯邦法院專利訴訟案量比較

資料來源：「全球創新論壇：台灣企業智慧財產權、反壟斷、貿易及商業實務指南」會議資料

但在2018年，這個現象被大幅扭轉。東德州法院的吸引力大幅衰退，只剩下500件左右；繼之而起的是德拉瓦州法院（Delaware）以及北加州法院（ND California），兩者都有將近一倍的案量成長。

奧睿（Orrick）律師事務所律師Robert Benson指出，美國聯邦最高法院在2017年做出的TC Heartland判決，扭轉了過去東德州法院獨大的現象。在過去的專利侵權訴訟，專利權人可以選擇任何一個聯邦法院起訴，不過在TC Heartland一案中，則限定只能在被告的居所地（Where the defendant resides）起訴。若被告為公司法人，居所地可為：1. 公司的登記註冊地；2. 公司的經常營業處所。這也解釋了為什麼在2018年，科技業群聚的北加州，以及眾多企業選擇註冊的德拉瓦州，會成為專利訴訟的新戰場。

不過這套規則並非一體適用。Robert Benson補充，若被告並非美國企業，無法適用在居所地起訴的新規定，此時專利權人依舊可以選擇在任一聯邦法院起訴。此外，若訴訟類型為由潛在侵權人所發動的確認不侵權訴訟（declaratory judgment），就必須在對專利權人有管轄權的法院進行（可參考前文美國專利訴訟地之爭議：從蘋果考量關閉美國德州東區門市說起）。

專利訴訟與IPR程序聯立，已是美國專利實務常態

另一方面，PTAB所管轄的專利複審程序（Inter Partes Review, IPR），對於美國的專利訴訟已經造成了結構性的影響。在IPR正式上路前，從2000年到2010年左右，美國專利訴訟的數量大致連年成長，其中從2004年開始，由非專利實施實體（NPE）發動的訴訟開始顯著增加，到2007年之後更超越一般公司，佔了整體專利訴訟量的一半以上（圖2）。

圖2：2000~2017年美國專利侵權訴訟量變化

資料來源：http://www.rpxcorp.com

有趣的是，雖然從2007年至今，NPE一直是專利侵權訴訟的主要發動來源，但在2011之後，NPE的訴訟活動反而出現衰退。舉例來說，2011年時，美國全部專利訴訟共有約7000件，其中由NPE所發動的就將近5000件；但到了2017年，全部專利訴訟量折半至3500件，NPE發動的更是連2000件都不到。

如果搭配PTAB的資料來看，態勢將更為清楚。從2013年開始，PTAB的立案量開始顯著飆升，在2014至2018年間，每年PTAB處理的專利有效性案件均維持在1800件左右。其中，採行兩造對審方式進行，並且須在一年內進行完畢的IPR程序，更是佔了PTAB案件的90%以上（圖3）。

圖3：2012~2018年PTAB立案量與IPR程序所佔比例

資料來源：http://www.rpxcorp.com

專利訴訟與IPR程序「聯立」，已經成為美國的常態：現在，當專利權人提起侵權訴訟後，被告第一時間的反應不見得是忙著應訴，而是找上PTAB以IPR程序來撤銷原告的專利。畢竟民事侵權訴訟曠日費時，認真打起來成本頗高，而IPR程序較為簡便，效力也十分強大：若能成功撤銷原告的專利，就無需進行民事訴訟，即使未能撤銷，被告還有在民事訴訟中一搏的機會。

簡單來說，雖然專利的核心功能之一為向侵權人請求賠償，但這幾年下來，在美國要透過專利訴訟求償的難度是愈來愈高了。原告首先得辨認出被告的居所地，才能在正確的法院起訴，否則隨時可能發生從頭再來的風險。此外，原告還得小心被告利用IPR程序反制，因為專利權一旦被PTAB撤銷，不僅眼前的求償落空，後續也無法再對任何人主張。未來美國專利權人若還想要興訟，事先恐怕得多做點功課才行。

資料來源：
全球創新論壇：台灣企業智慧財產權、反壟斷、貿易及商業實務指南，奧睿（Orrick）法律事務所，2019/04/10

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