242期
2019 年 08 月 14 日
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不著急版的美國專利申請程序選項
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

偶爾也有申請人想知道怎麼在美國慢一點領證,為此,我們來談談慢板的美國專利申請程序。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

世界分24個時區,每區各過各的時間,就算同個時區,百百款的人當然也不是人人朝九晚五。專利申請自亦有百百款的需求,常有很著急的申請人想知道如何快一點拿到專利,但的確也有很不著急的申請人想知道怎麼慢一點領證。針對後者的需求,我們來談談慢板的美國專利申請程序選項。

程序階段 可能選項 補充說明
 
  • 已先在其他國家申請專利者,通常可主張其優先權,如此,只需趕得及在優先權日起12個月內向USPTO遞交正式申請案即可。
  • USPTO一般按申請順序安排實審,所以晚點申請的案件,理論上會晚點實審。然而,申請日事關新穎性、非顯而易見性等可專利性要件的比對基準,在沒有任何前置安排的情況下,貿然拖著不趕緊向USPTO申請專利,絕非明智之舉。
  • 第一案尚未在任何國家送件者,也可在美國先提暫時申請案,如此,只需趕得及在美國暫時案申請日起12個月內向USPTO遞交正式申請案即可。
  • 若花錢繞道PCT,進入美國的時間可延至最早優先權日起算30個月。
 
美國新案申請

 
  • 可考慮送件時暫不繳清所有規費,如此,USPTO一般會寄發補件通知,雖需額外繳付滯納金,但可多取得至少2個月的補件時間,若不差錢,加繳延期費,最多還可以買到5個月的時間。
  • 若是PCT進入美國的申請案,務須在最早優先權日起算30個月內繳交基本國家費,否則將導致廢案。
  • 通過初審之後,倘若仍需拉長評估時間,非Reissue申請案並可請求暫緩實審。只要申請案未曾請求不公開或已撤回不公開請求,並滿足公開要件,即可繳費請求暫緩實審。最多可要求最早優先權日起3年內不啟動實審。
  • 暫緩實審期間,若情況有變,申請人也可請求提前進入實質審查。
進入實審階段

 
  • 多數申請案都會遭遇核駁處分,無論是Non-Final OA或Final OA,一般會有3個月的回覆時間,但申請人可繳費請求准予延期,最多可再拿到3個月的時間。
  • OA務須於官方發文日起6個月內回覆,否則將導致廢案。
  • Final OA寄發後,無法說服USPTO審查官所請發明具可專利性,但想再拉長戰線,多個方式中,可考慮如下:
 
  • 繳費提交Notice of Appeal進入訴願程序,取得2個月緩衝;
  • 只需提交制式表格及繳費,一般毋須附具其他文件。
  • 繳費提交RCE啟動下一循環實審,並可額外繳費請求USPTO暫停處理,如此,至少可再爭取3個月時間;或
  • RCE需有規定附件(例:Final OA寄發後所提修正答辯、IDS之類)。
  • 放棄原申請案,繳費另提延續案,重新排隊候審。
  • 一般以其主張的最早美國案申請日安排候審順位,但CIP是例外。
進入訴願階段

 
  • Notice of Appeal提交後,2個月內需補訴願狀Appeal Brief,若願意繳費延期,此一期限可再拉長5個月。
  • 在PTAB發布終局意見之前,訴願人隨時可提RCE結束訴願流程,重新進入實審軌道
  • Appeal Brief提交後,官方若堅持原核駁立場,將製發Examiner’s Answer,一般可不回覆,訴願人有2個月的時間考慮是否繳費移請PTAB審理。
 
接獲核准通知

 
  • 延至3個月領證費繳費期限屆滿前繳費。
  • 無法延期,逾期廢案。
  • 繳領證費後若有需要,
 
  • 可繳費請求撤回核准處分及公告流程,另以RCE再一次啟動實審循環,方便審查官考慮IDS新呈報文獻、新的實質修正之類。
 
  • 可在規定期間繳費請求暫緩公告,有機會爭取到1個月的時間。
 

然而申請人應注意,即使有意採取慢板申請策略,仍應注意官方指定期限的控管。在美國,超出指定期間未提規定文件或繳規定規費,雖有相對友善的請求恢復原狀辦法,但適用前提為非故意延誤。換言之,只能充作意外疏失的補救條款,萬萬不可納入常態策略選項。

此外,計算專利權期間調整(PTA)天數時,以上許多作法有可能列為申請人延誤,並在申請案核准後,導致專利所有權人所能取得的PTA補償天數縮短。假使專利所有權人希望盡量拉長專利權可行使期間,其中取捨,至關重要。

另需提醒,依37 CFR 11.18(b)規定,向USPTO提交文件的同時,其實視作送件人已一併對USPTO宣誓:(相信)所呈報的資訊及陳述為真、未蓄意隱匿任何不當操作,及所送文件並不是為了無謂拖延程序、增加成本之類。一旦被認定違規,有可能面臨USPTO程序懲罰,甚至因違反18 U.S.C. 1001規範,被追究民事及刑事責任。

總而言之,申請人應依個案情況謹慎擬定申請策略,切莫因小失大。

 

 

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