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在5G的萬物連網年代，通訊技術將普及應用於移動通訊裝置、車用電子、無人機和智慧家居、醫療保健等生活圈；基因編輯科技則猶如上帝之手，開創新一代能廣泛運用在疾病治療、動植物品種改良的技術生態系。為符合創新科技在產業間不同產品應用與技術相容性（compatibility）需求，國際間各廠商透過參與標準制定組織（standard-setting organization，SSO）的自願性共識協商程序（voluntary consensus process），形塑、制定每個世代的技術標準[2]。實務上，專利權與技術標準制定之間的關係日漸緊密[3]，個別廠商在取得標準必要專利（standard essential patents，SEPs）後如何透過訴訟、協商、授權等實施（enforcement）方法與策略將專利權效益最大化，是取回投資成果和參與產業競爭的不二法門。

從學理上來看，所謂SEPs就是實施技術標準時不可或缺的專利；換句話說，只要某產品宣稱或實際應用技術標準，即有侵門踏戶進入SEPs權利範圍的可能性[4]。但是，在實務上，不論法律訴訟還是商業授權談判均耗時耗力；因此權利人應從擁有的SEP布局中謹慎篩選能夠「準確靶定相關技術供應鏈中最有價值的產品」與「考量相應權利金的計算方法」，才能避免事倍功半，賠了夫人又折兵。

其中，有關供應鏈中最有價值的產品的部分，本文將與下述「最佳潛在侵權人」一起探討。而考量相應權利金的計算方法時，在美國主要有從傳統法院計算合理權利金的15個Georgia – Pacific因素衍生之「最小可銷售專利實施單位」（smallest salable patent practicing unit，SSPPU），和由美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在2014年Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.案[5]建立的「分配原則」（attribution）判決見解。例如，在靶定一個可銷售的單位產品時，若可以適當分配系爭SEP特徵的價值，就可以從該產品價值直接計算；但如果該產品顯然是由其他更小的可銷售元件所組成時，就應以該銷售元件的價值開始計算系爭SEP賦予的價值[6]。

CAFC於前述2014年判決進一步限縮兩造在計算系爭SEP的權利金時，不應考量因該專利所宣稱涵蓋之技術標準擁有的價值，而是評估專利發明本身的附加價值[7]。此外，技術標準可能隨產業脈動而變遷，SSO公告的標準可能與制定過程中的版本有所不符，且SSO多不負責評估個別專利是否確為SEPs，因此，權利人在向潛在侵權人提出權利金要求或甚至訴訟前，需審慎評估和篩選所擁有的SEPs布局中，得實質涵蓋現有潛在侵權產品中最有價值部分或驅動該產品在市場上銷售的專利。此外，美國聯邦地院在審理授權費率時，仍有可能以15個Georgia – Pacific因素中假設性協商法參考兩造雙方在訴訟前談判的數據（例如2019年，美國東德州聯邦地院的Intellectual Ventures II LLC v. Sprint Spectrum, L.P.案）[8]。因此，權利人在美國進行SEP授權費率協商過程，即應遵循法院案例的計算方法，以確保最佳利益。

另值得SEPs權利人留意的是，在中國大陸，2019年9月由南京中级人民法院判決的華為訴康文森案的判決中，更以中國市場來衡量系爭SEP在中國大陸行業的價值。

當SEPs權利人篩選出其所擁有之布局中涵蓋潛在侵權產品所應用技術標準的專利後，即可鎖定該產品供應鏈上下游廠商進行檢視。若該專利可以涵蓋整個潛在侵權產品，例如在無線充電器技術（Wireless Charger）產業，被宣告為無線充電聯盟制訂出全球無線充電標準Qi，SEPs權利人可評估對Qi無線充電器供應鏈下游製造、組裝的廠商提出以整個充電器產品價值為基礎估算的權利金要求。若該專利僅涵蓋潛在侵權產品所應用技術的部份，例如無線通訊晶片，雖然該通訊技術提升終端產品的整體功能，但擁有無線通訊技術的SEPs權利人，在計算授權費率時，依實務仍應以該「最小可銷售專利實施單位」的晶片為基礎，而非以整台移動通訊設備（終端產品）為計算標的。

此外，SEPs本質仍為專利，權利人在評估供應鏈上下游的潛在侵權人時，莫忘專利權的權利耗盡原則（patent exhaustion）。權利耗盡係指權利人就其所製造、販賣或經其授權製造、使用或販賣之物品，於第一次進入市場後，即喪失其因專利權對該物品所取得之排他專賣權與使用權。換句話說，權利人在授權上游廠商製造、使用、販賣等權利後，該專利權已經被耗盡，任何從市場取得該物品之第三人（例如下游廠商），均可任意使用（例如組裝後再販售），權利人不得再予干預或主張權利，亦即不得再向下游組裝廠商索討專利授權金。因此，權利人通常直接授權下游製造廠以最大化授權利益。但在執行此策略時，權利人必須留意是否因不授權直接競爭或授權利益較小的上游業者導致違反所參與之SSO所訂定的「公平、合理、無歧視」（FRAND）原則。

承上所述，在SEPs權利人評估授權對象、參與協商過程和審查授權條款時，首要留意的即是其本身所參與之SSO所訂定的FRAND原則。已有多起美國案例顯示，若權利人未達到其對所參與之SSO所簽署FRAND原則的承諾（該承諾如同讓所有參與者簽署一份團體協約），法院將得依該契約判定權利人無法對同為SSO參與者實施其所擁有的專利權。例如2014年，美國Fujitsu Ltd. v. Tellabs Operations Inc.案[9]中，由於Fujitsu公司在起訴Tellabs Operations公司並申請禁制令前未曾提出任何合理的授權條件，聯邦地院判定Fujitsu公司違反其所應擔負的FRAND責任。雖然，在法院判決尚未出爐前，Fujitsu公司即與Tellabs Operations公司達成和解而撤回告訴，但一般咸認該和解原因即在Fujitsu公司認知法院有可能判決其無法實施該專利權（即無法要求任何授權金）的情況下，以遠低於原合理權利金的價格與Tellabs Operations公司達成和解。

反面觀之，只要SEPs權利人能證明其曾投入於專利授權協商，法院有可能依據權利人所參與之SSO制定的政策推定其已符合FRAND原則下的誠實善意規範（good faith standard）。例如，在2019年，美國HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget Lm案[10]中，聯邦地院認定依據兩造共同參與之SSO（歐洲電信標準協會，ETSI）的IPR policy，只要權利人HTC公司曾積極投入系爭專利授權的協商，即使最終未達成授權契約，HTC公司仍可被推定已符合FRAND原則，而得以起訴方式請求法院判決授權金。

在費盡心力取得SEPs與相關布局後，權利人在對潛在侵權人要求相對應的權利金或甚至以向法院起訴方式為手段前，應審慎思考如何在SEP布局中選擇最合適的專利進行訴訟、如何選擇最佳潛在專利侵權人進行授權協商、如何確認協商過程或所欲簽訂的授權條款中未違反其所參與之SSO訂定之FRAND原則相關規定，以致遭法院判定無法實施系爭SEP權利等三大議題。總而言之，大膽評估和鎖定潛在侵權人，小心進行協商與遵守FRAND原則，是SEPs權利人爭取權利金最大化的必備心法。

李秉燊，高通案啟示錄Ｉ－新興科技之標準必要專利實務：取得階段，北美智權報，第246期。
莊弘鈺、林艾萱，標準必要專利競爭法管制之分與合：兼論我國高通案處分，公平交易季刊，第27卷第1期，2019年1月，頁3。
同前註，頁3。
如前篇（1）「取得階段」所述，依SSO所發布的智慧財產權政策（IPR policy）的定義，考量一般技術方法和設定標準時的技術領域狀態，在製造、銷售、使用或其他方式實施該標準的元件或方法時，必定會侵害該標準必要專利。同前註。
Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201(Fed. Cir. 2014).
Id. at 1226.
Id. at 1233.
Intellectual Ventures II LLC v. Sprint Spectrum, L.P. , No. 2:17-CV-0661-JRG-RSP, 2019 WL 1877309, at *4 (E.D. Tex. Apr. 26, 2019)
Fujitsu Ltd. v. Tellabs Operations, Inc., No. 1:09-cv-04530 (N.D. Ill. July 23, 2014).
HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget Lm, No. 6:18-CV-00243-JRG, at *7-8 (E.D. Tex. May 23, 2019).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：	李秉燊
現任：	美國杜克大學法學院碩士班
學歷：	國立交通大學科技法律研究所博士候選人美國杜克大學法學院訪問學者國立交通大學科技法律研究所碩士生（逕升博士班）國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士
專業資格：	107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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