美國專利適格性的議題，雖然是在2014年的Alice一案後才備受關注，但背後仍然有其發展脈絡。「90年代後期，我在美國法學院學專利法時，教授還曾經說過第101條專利適格性的訴訟案例並不多，重點都是新穎性、進步性這些，」飛翰外國法事務律師事務所（Finnegan）台北辦公室主持律師馬宗聖指出，之後隨著商業方法專利的數量變多，以及NPE的訴訟活動愈來愈蓬勃，才使業界開始討論專利適格性。

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在台灣，專利適格性會與其他的要件一起綜合探討，但在美國，專利適格性卻是專利存否的基本門檻。「你必須要先跨越第101條的適格性檢測，才能進入後續審查；如果跨不過去，連審查的機會都沒有，」安侯法律事務所資深顧問律師陳家駿指出，第101條的規定其實很簡單，就是發明的基礎構成元素，包括抽象概念、自然產物、自然現象與定律本身等法定例外事項（judicial exception），不能夠被授予專利。「正因為它們是building blocks，如果也給予專利的話，其他人根本不能再發明了！」

而美國聯邦最高法院在Alice一案做成的意見，正是對適格性制定了標準的檢驗流程：第一步，先辨認標的是否為不可授予專利的building blocks；若答案為「是」，則進入第二步：檢驗標的是否有發明概念（inventive concept），也就是這些被視為抽象概念、自然產物、自然現象或定律的內容，是否有顯著（significantly more than）的技術特徵。如果標的無法克服第二步的檢驗，就會被認為不具備適格性，不得提出專利申請。

Alice案件立了專利適格性的兩階段檢驗標準

其中，最難被克服的關卡在於第一步。因為根據Alice案的判決內容，應被篩選掉的標的還包括「指向（directed to）」抽象概念、數學方法……等不予專利的請求項，已經實質上限縮了專利適格性的認定範圍。因此，「指向（directed to）」該如何解釋，就成為克服Alice案第一步測試的重點；對此，馬宗聖分析，根據聯邦巡迴上訴法院（CAFC）這幾年的判決來看，「指向（directed to）」被解釋成應整體觀察專利請求項的內容，是否能通過第一步檢驗；「但老實說，有些請求項就算能通過第一步檢驗，可能也僅僅是勉強通過而已。」

從數據上也能看出Alice案的影響力。根據美國專利商標局（USPTO）的統計，自從Alice一案作成後，被審查委員用專利適格性為理由發出第一次核駁通知（OA）的專利申請中，被Alice案點名的技術領域呈現明顯增加，從原本僅在20%陡升到30%左右（圖1）。換句話說，對於商業方法、電腦軟體、醫療手段等技術領域的美國專利申請案，在2014年後有將近3成都遇到了Alice兩階段檢驗的難題。

圖1：2011至2015年間，以專利適格性作為第一次核駁理由之美國專利申請案在不同技術領域之比較

資料來源：USPTO

可能因為Alice測試的「殺傷力」太強，涵蓋範圍也過於廣泛，2019年時USPTO連續發布了兩次專利適格性的審查指引（PEG），企圖讓發明人、代理人以及審查委員都有清楚的遵循規範。其中，針對最難克服的「指向（directed to）」檢驗，PEG將其拆分成兩次判斷（prong）：1. 標的是否為前述的法定例外事項？2. 若判斷1的答案為「是」，則檢驗此一法定例外能否整合進入實際應用當中（關於USPTO 2019 PEG之操作細節，可參考：2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南 新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準）。

USPTO發布專利適格性審查指引後，大幅降低專利申請適格性核駁比率

圖2：2017至2020年間，以專利適格性作為第一次核駁理由之美國專利申請案在不同技術領域之比較

資料來源：USPTO

果然，在USPTO發布官方版審查指引後，後續效應也十分明顯。馬宗聖指出，上述被Alice案點名的技術領域專利申請案，在近一年來被適格性為理由首次核駁的比率，又回到了Alice案之前20%左右（圖2），顯見經過五年的摸索後，各界已經慢慢摸索出應對之道。

馬宗聖建議，要克服專利適格性的檢驗門檻，必須在申請內容中多強調發明相較於先前技術的改良程度，而且要能針對具體的技術問題提出技術解決方案。「盡量不要用到『例行（routine）』、『常規（conventional）』這類可能讓審委認為沒有發明貢獻的字眼，」他又補充，「也可以善用面詢的管道直接跟審委互動，讓他們更能實際了解申請案的技術改善效果，增加被核准的機會。」

資料來源：「美國專利適格性審查暨從高通案省思與產業標準相關專利授權訴訟實務研討會」，工業總會，2020/07/29

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