266期
2020 年 08 月 12 日
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德國最新SEP訴訟判決,專利權人地位將大幅提高
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

在五年前的ZTE v. Huawei一案之後,歐盟已經成為SEP(標準必要專利)訴訟的主戰場,法院判決對全球科技業在SEP授權談判影響力也愈來愈大。今年五月的Sisvel v. Haier一案,更直接揭露了德國司法界對SEP以及FRAND(公平、合理、無歧視)授權原則的態度,可能進一步改變產業界的專利談判與訴訟策略。 而不甘居於劣勢的Haier,也已經確定向德國聯邦憲法法院提起憲法訴訟,尋求最後的翻盤機會。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

五年前的ZTE v Huawei中,案件的爭執點從「標準核心專利人聲請禁制令是否濫用其市場地位」出發,並論及SEP權利人與潛在侵權人之間,依照FRAND原則進行授權談判的程序(可參考前文:標準核心專利FRAND授權協商程序之建立-由2015年華為v.中興歐盟法院判決談起)。而在今年的Sisvel案當中,則是以專利侵權為核心,直接討論專利授權實務上,使用FRAND的可能問題。

此外,這也是德國聯邦最高法院(德文:Bundesgerichtshof, BGH),首次對SEP以及FRAND原則做出表態,對於往後德國境內所有類似案件的判決都有指導作用,也將是其他歐洲國家的重要參考,自然洞見觀瞻。

重點1:SEP權利人的舉證責任獲得減輕

專利授權的第一步,常常是從權利人寄發警告信(demand letter)給專利實施者,要求進行授權談判,否則將提起侵權訴訟開始。那麼,在SEP的情況,警告信的通知內容以及通知對象,應該要清楚、特定到何種程度呢?

首先,BGH認為,SEP權利人只需告知對方簡單的侵權事實即可,也就是對方的何種產品與服務,侵犯了自己所有的哪項SEP專利,證據上也不需提供完整的技術比對,業界常用的侵權比對表(Claim Chart)就已經足夠。其次,在通知對象上,BGH也認為,雖然必須通知到個別的專利實施者,但若是通知到實施者的母公司,就能滿足此一條件。

只要SEP專利權人發送的侵權通知滿足上述兩個條件,接下來專利實施者就必須做出回應。對此,BGH認為,釐清技術或者法律上侵權事實的責任就此歸於實施者;若實施者有意談判專利授權,必須清楚、明確地向專利權人做出回應並且積極參與,不能一直保持沉默,否則可能被視為無意參與談判。

重點2: FRAND原則不代表「一視同仁」

在Sisvel v. Haier一案中,被告Haier提出的理由之一就是Sisvel的授權條件存在歧視現象:Sisvel開給Haier的授權金條件,與開給其他被授權方(本案中為Hisense)的條件之間有將近80%的差距,不符合FRAND原則並構成了濫用市場地位。

然而,BGH卻認為,FRAND原則並不代表SEP權利人對所有專利實施者都必須一視同仁。在專利談判當中,雙方當事人本來就可能依據各種因素協調出不同金額、期限、標的範圍的授權方式,只要授權契約之間的差異能被合理解釋,就不能只憑授權金的差異即認定專利權人違反FRAND原則。總之,SEP權利人是否遵循FRAND原則,必須依據個案狀況個別認定。

重點3: 可以一籃子專利包裹授權

另一個在專利授權實務上常見的現象,就是權利人提出了包裹多項專利在內的組合,並要求實施者全盤接受。但站在被授權方的角度看,這種作法可能讓自己買進不需要的專利授權,更是SEP權利人濫用市場地位的明證。

對此,BGH指出,只要被授權方明確表示願意進行授權談判,往後包括SEP權利人在內,都必須遵守FRAND原則討論授權條件。因此,若權利人提出了包裹專利授權的方案,仍然必須遵循此一原則,使對方信服。換句話說,如同上述的授權金差異一般,只要SEP能夠提出足夠的證據說明,單憑包裹授權方案本身,不足以證明SEP權利人濫用市場地位。

就BGH在本案呈現的意見來看,SEP權利人的地位可說是大幅提高,例如在發出侵權通知時,不須提供鉅細靡遺的比對分析,諸如包裹授權、權利金計算等談判關鍵,也被法院確認有相當的自由度。這將大大增加德國的SEP權利人尋求授權的意願。但另一方面,這也代表了潛在侵權者的地位遭受打擊,BGH明確指出了實施者不能再「以拖待變」,更必須擔負確認侵權究竟成立與否的舉證責任。

因此,既然法院在授權談判的爭議上,明顯地傾向專利權人一方,潛在侵權者接下來會不會選擇先進入侵權訴訟,想辦法拉長戰線增加自己的籌碼,再跟專利權人邊打邊談呢?尤其, Haier已經將這場訴訟拉高到憲法層次,意即認為BGH的判決已經侵害了憲法所保障的人民財產權。接下來,德國聯邦憲法法院是否會受理此案,若是受理,又會做出怎樣的判決?這些都是Sisvel v. Haier一案後續可以觀察的重點。

 

作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學企管系
經歷: 天下雜誌記者
今周刊記者

 

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