285期
2021 年 05 月 26 日
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工總兩岸線上研討會:中國大陸軟體專利之審查及撰寫
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

中國大陸國家知識產權局 (CNIPA) 為積極回應經濟科技快速發展對審查規則的新訴求,提高專利審查品質和效率,於2019年12月31日公告並自2020年2月1日起施行的《專利審查指南》第二部分第九章所增訂的第6節,涉及電腦程式相關創新的專利審查規則的重大修改,尤其是軟體程式的權利要求撰寫方式、以及包括商業模式在内保護客體等問題,備受創新主體、實務界的關注。另一方面,台灣智慧局(TIPO)也將針對電腦軟體的審查基準作適度的修正,這都是專利業界極為關注的議題。為此,工業總會特於5月10日與「中國知識產權研究會網絡知識產權委員會」[1]秘書長劉芳所領導之「北京同立鈞成知識產權代理有限公司」合辦了兩岸線上研討會:《中國大陸專利審查指南有關電腦程式發明專利審查修正案探討》研討會,會中邀請了指標企業界和實務界專家共襄盛舉,作主題發言及進行兩岸交流分享。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

兩岸電腦軟體審查發展之歷史及變遷

此次會議由TIPO副局長廖承威及北京同立鈞成知識產權代理有限公司高級合夥人劉芳擔任共同主持及引言人。廖承威指出,在數位浪潮之下,軟體絕對是很重要的一部分,預見未來,軟體可以說是一個驅動創新很重要的力量,而身處浪潮的前端,他感受到的是專利申請案的增加。然而,除了專利申請案的增加外,廖承威認為從後端訴訟的數據資料也可以看出端倪。從2008年7月至2017年6月的專利訴訟件數統計資料來看,「資訊」類案件共226件,占7%,排名第3。雖然數量不是很多,但如果仔細觀察,即可發現與第1大類機械及第2大類電子的明顯下降趨勢相比,排名第3的資訊類是呈稍微上漲的情況。如圖1所示。

圖1. 台灣軟體專利訴訟趨勢 (2008年7月至2017年6月)

資料來源:智慧財產法院成立10年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析;
TIPO副局長廖承威簡報,2021年5月10日。

隨後,廖承威也簡介了台灣電腦軟體審查基準之變遷,如表1所示。

表1. 台灣電腦軟體審查基準之變遷

資料來源:台灣智慧財產法院成立10年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析;
TIPO副局長廖承威簡報,2021年5月10日。

基本上,在1998年之前,電腦軟體都是著作權的管轄範圍。從2008到2014,在商業方法的門檻稍為有拉高的趨勢。在2014年中提到的「排除商業方法」是指把簡單利用電腦的部分排除掉。也就是說,如果請求項沒有技術在裡面,此一標的是不予專利的。另外值得注意的是,廖承威也預告了今年電腦軟體審查基礎的修改,主要是更明確定義判斷標準及充實AI、IoT相關案例。

接下來,劉芳分享了中國大陸軟體審查重要歷史和每一階段的變遷內容。她指出早在1972年的時候,菲律賓提出把軟體用著作權來保護[2],大家覺得還不錯,所以就學菲律賓以著作權來保護電腦軟體。但後來發現這樣沒辦法滿足技術創新主體之技術構思的保護需求,所以紛紛提出了各種專利保護的做法。

劉芳指出大陸是在1984年才開始以專利保護電腦軟體的,在制度面上比台灣晚了許多。在2002年的時候,中國專利審查指南專門增設了一章(第九章),針對涉及電腦技術的發明專利該如何審、及說明書該如何寫,作出指引。接下來2006年至2010年期間,CNIPA都在做兩件事,除了在撰寫說明書允許的寫法上不斷的作一些嘗試外,也同時在保護的標的上作一些案例的引導。在此一摸索及嘗試的過程中,大陸的軟體發展非常快速,就去年2020年的統計,整體產業規模已達到8萬億人民幣,各行各業都離不開軟體。

劉芳提到,大概是在2006至2008年的時候,大陸在軟體專利審查方面相關的研討開始和台灣合拍:同時展開了「商業方法」的討論。不過,雖然是不約而同的展開討論,但卻產出迥異的結果。在大陸方面,於2012年的時候,針對商業方法的討論開始出現一些放鬆,也就是說討論的結果是傾向比較開放一些。因為據簡報資料指出台灣在2014年時是「排除商業方法相關發明的可專利性」,因此和大陸是有明顯差異的。

在2012年以後的過程中,特別是在2014、2015年開始,大陸行動互聯網的應用發展非常快。在2015年,整個大陸互聯網+軟體平台形成了很大的經濟能量,影響很大。與此同時,大陸針對此一領域的審查指南又開始了廣泛的討論及研究。在2016年年底的時候,大陸專利審查指南進一步調整了方向,對於保護標的沒有太多硬性的規定,但對於商業方法是否可納入專利法保護的部分有明顯的放鬆。更重要的是對於軟體專利的撰寫列舉了若干允許的範例,也對於大陸原本很拘謹的寫法做了引導。

劉芳表示大陸在2019年針對商業方法、AI這些需要專利保護的創新技術作了一些研究及很多調研,並於2020年頒布了。首先是在保護標的上更開放了一些,而寫法上也有一些開放。不過,如果要算寫法上的開放,則是2016年時候的修改來得更大一些。劉芳指出整個大陸審查指南第9章的修改目前還在進行中,現在預估是在今年 (2021) 6月份會頒布實施,看來這一次與台灣在審查指南修正的時間點又合拍了。

中國大陸軟體專利申請之三步審查法

接下來,北京同立鈞成知識產權代理有限公司合夥人馬爽詳細解讀了大陸軟體專利申請之三步審查法。她先針對軟體創新技術作了一些簡單的匯總,指出在過去幾年間軟體技術有相當蓬勃的發展,而這些技術基礎已經成為國家發展的主要領域及發展方向;提供了許多技術面涉及到工業4.0、智慧創造等等的概念。而以這些軟體創新作為基石,又發展出很多應用面,像是金融科技、智慧製造及車聯網等等。「尤其是在2020年期間,全球有很多車聯網相關的訴訟,這一領域牽扯到的專利紛爭將是往後幾年的一大熱點。」

就大陸軟體專利審查部分,馬爽主要分享的是於2020年2月1日起生效的那一版專利審查指南。她指出在大陸專利法中對保護標的的限制只牽涉到2個法條,就是中國專利法第2條及專利法25條。其中第2條2款是以一個正向的角度出發,就是說就專利應該保護什麼給出了正向的建議。其中針對發明,條文指出:「發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」至於專利法第25條則是以一個反向排除的角度,來列出不授予專利的一些標的[3],並且在審查指南中給出了一些具體的事例。像是智力活動與方法也給出了陳述性的列表,如圖2。

馬爽指出在實務中,於進行專利審查時,可以參考像圖2這樣的流程圖,對專利保護標的是否可予專利可按照如圖2中的2個步驟來進行。其中步驟1是依據專利法25條的角度來進行審查,從這種審查角度出發,必須將權利要求視作一個整體來看待,去判斷整體權利要求當中是不是已定義了智力活動的規則或方法,或是說除了這些智力活動規則和方法、還有商業性活動定義……等等之外,是否還有技術性特徵。這一點在目前 (2020年版) 審查指南當中,已經定義很明確,即便是包括了商業方法、包括了電腦程式,但如果除此之外還是有技術特徵的,那作為權利要求的整體,都是不應該被排除在專利保護的範疇外的。也就是說,如圖2所示,先按步驟1去尋找權利要求的技術特徵,只要有技術特徵存在,那25條的審查是可以通過的。

一旦確認整體是符合25條,那接下來就進行專利法2條2款的審查。在這個審查過程當中,針對電腦程式的發明申請,唯有構成技術方案,才能成為專利保護的標的。關於「技術方案」的定義,審查指南中也是有明確說明的。在判斷一項權利要求是否是技術方案時,應當對其中涉及的技術手段、解決的技術問題和獲得的技術效果進行分析,這與指南第二部分第一章第2節規定的技術方案是對要解決的技術問題所採取的利用了自然規律的技術手段的集合等之判斷原則是一致的。

圖2. CNIPA對軟體專利申請的三步審查法

資料來源:《軟體創新高價值專利的佈局與審查》,北京同立均成知識產權代理有限公司高級合夥人馬爽簡報,
2021年5月10日「中國大陸專利審查指南有關電腦程式發明專利審查修正案探討研討會」。

專利說明書和權利請求書的撰寫

此外,2020年的《專利審查指南》第二部分第九章的修改也明確了說明書撰寫的基本要求。[4]總結有4點。

對於包含算法特徵、商業規則和方法特徵的發明專利申請,首先應當注意的是此類申請的特殊性在於算法特徵、商業規則和方法特徵,(1)所以在說明書中應當寫明這些特徵。(2)其次,要寫明技術特徵是如何與這些特徵在「功能上彼此相互支持、存在相互作用關系」共同解決技術問題的。例如,對人工智慧發明專利申請而言,由於其內部運行的特殊性,在發明包含算法特徵時,應當將抽象的算法與具體的技術領域結合,至少一個輸入參數及其相關輸出結果的定義應當與技術領域中的具體數據對應關聯起來,此處的「與具體的技術領域結合」並非簡單提及應用於那個技術領域,而是應描述其結合過程,使得本領域技術人員能夠確認。(3)第三,在說明書中應當寫明有益效果,例如質量、精度或效率的提高、系統內部性能的改善,必要的時候予以細化解釋或證明。(4)第四,如果從用戶角度而言,發明客觀上提升了用戶體驗,即用戶體驗的提升是客觀的、並非因人而異的主觀喜好,也可以在說明書中進行說明,同時寫明這種用戶體驗的提升是如何由構成發明的技術特徵,以及與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的算法特徵或商業規則和方法特徵共同帶來或者產生的。

 

參考資料:

 

備註:

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

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