標準必要專利（SEP）的授權必須依循公平合理無歧視原則（FRAND）在科技業界已經是老調重彈，但各國政府與法院對於SEP/FRAND的態度不但略有差異，也往往隨著產業政策而發生改變。今年12月初，美國政府發布的一份政策宣示草案（Draft Policy Statement）就明確表達為了促進產業競爭，必須對SEP的禁制令的核發，做出進一步限縮。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

在2021年即將結束之際，美國政府在智慧財產權領域有著一連串大動作。首先是10月底時，拜登（Joseph Biden）總統終於提名了他上任後的第一位美國專利商標局（USPTO）局長，結束了USPTO這大半年來一直由專利部門主管Drew Hirshfeld代行局長職權的窘境。與前任局長Andrei Iancu相似的是，Kathi Vidal也具有理工與法律雙背景，是個在專利領域有豐富訴訟經驗的律師。若能順利通過美國國會投票，Kathi Vidal成為新任USPTO掌門人。

比這項人事更值得關注的，是拜登政府對於標準必要專利（SEP）政策方向的最新宣示。本刊曾於前文（《SEP專題報導》美國SEP政策新方向：競爭至上，不再獨厚專利權人？）分析過，在Continental Automotive System v. Avanci一案的二審程序中，美國司法部（DOJ）突然主動告知法院，表示政府還有尚未發表的最新觀點，當時外界就認為從2019年以來，美國政府一貫支持專利權人的政策態度可能發生轉變；果然到了12月初，DOJ、USPTO以及國家標準暨技術研究院（NIST）就聯名發布拜登政府對於SEP、FRAND原則的授權談判及損害賠償的政策態度。

2021年底，美國SEP政策發生大轉向

正如前文提及的，今年7月份白宮發布的一項行政命令，已經為這4年內的美國經濟政策定調。在促進競爭的政策方向下，這份名為“Executive Order on Promoting Competition in the American Economy”的行政命令直言不樂見任何以壟斷阻礙創新與競爭的經營手法，更認為美國的農業、資訊科技、電信、醫藥產業的發展都因此受到阻礙。因此，拜登政府宣示，未來四年將嚴厲打擊市場地位濫用、產業過度集中等一切有礙競爭、創新的商業行為。

12月初的政策宣示，不但再次強調這項方針，更進一步對攸關產業技術創新的SEP維權和技術談判作出指引。2019年時，當時的川普政府對於SEP專利權的實施採取放任態度，尤其在法院禁制令（injunction relief）的核發上，認為SEP與一般專利權沒有太大不同，無須作出過多限制，但現在的拜登政府卻認為，對SEP權利人來說，金錢賠償就應該足以彌補侵權受到的損失，請求法院核發禁制令並不合適。

圖1：2021年12月初，由三個聯邦機構聯名發表美國政府對SEP與FRAND原則的最新政策宣示

資料來源：Public Comments Welcome on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments, U.S. Department of Justice, 2021/12/06

美國政府認為，如果SEP權利人已經主動宣告遵循FRAND的授權原則，那麼法院核發禁制令時採用的ebay法則，將大幅限縮禁制令的使用空間。「例如不可回復損害（irreparable harm），如果權利人本身就願意對外廣泛地授權，那麼一個遵循FRAND原則的被授權人很難對權利人造成什麼難以回復的損害。」因此，美國政府認為，只有當技術實施者明確拒絕遵守FRAND原則，也就是不願支付由法院或第三方公正人士所決定的授權費率時，法院才有核發禁制令的空間。

因此，站在美國政府的立場，由SEP權利人與技術實施者兩造，根據FRAND原則進行善意談判，才是解決問題的最好方案。不論是由權利人主動通知實施者，或者實施者先洽詢權利人，都是開啟談判的好方法；如果在來回數次的磋商之後，雙方仍然不能就授權條件達成共識，才需要尋求法院或是其他紛爭解決管道來決定──當然，這個時候SEP權利人也已經沒有請法院核發禁制令的空間了。

鼓勵兩造善意談判，美國政府不鼓勵SEP核發禁制令

這份新政策說帖承認了SEP相較於其他專利確實有特殊之處，所以在避免壟斷的政策大方向下，必須對其實施專利權加以節制，尤其是影響實施者利益最巨大的禁制令上。務實地說，這樣的政策轉變也符合當下美國企業的需求，畢竟在5G等資通訊產業的技術標準專利上，美國企業並不如3G、4G時代強勢，如果國內政策仍然維持過去偏向專利權人的基調，美國自己恐怕討不到什麼好處。

不過，這項政策也忽略了現實產業運作的複雜程度。就以這兩年備受矚目的Continential v. Avanci的判決來說，Avanci採行對品牌車廠進行以銷售量為基準的授權金計算模式，而Continential只是車體系統的供應商，並不生產或銷售汽車。那麼，Avanci可否固守既定的營運策略，拒絕對Continential進行專利授權？若法院要求Avanci對Continential進行授權，單憑FRAND原則是否站得住腳？Continential採用的授權條款與一般品牌車廠應不應該相同？

很明顯地，除了金錢賠償以外，SEP操作實務在各個產業中都有許多難解的問題，美國政府想要真正提升產業競爭強度，恐怕得多費點心思了。

資料來源：

1. Executive Order on Promoting Competition in the American Economy, The White House, 2021/07/09
2. Public Comments Welcome on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments, U.S. Department of Justice, 2021/12/06

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