美國專利商標局（USPTO）接受國會議員提議，將於2022年2月至7月試辦為期半年的「專利適格暫緩答辯」方案，旨在評估：「若允許專利申請人可以『暫緩』對審查意見通知（OA）中關於『專利適格』的核駁意見進行答辯之階段化的審查流程（sequenced approach），是否能夠提升專利審查程序的效率及品質?」換言之，受邀參與的專利申請人可以在收到審查意見通知後，優先專注對新穎性、進步性或充分揭露等其他專利要件的核駁意見進行答辯和修正請求項，最後再來應對是否符合「專利適格」要件的審查。在試辦計畫公告後，已有專利實務界巨頭對之表示歡迎，本文將簡介該政策的內容與影響。

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2022年伊始，美國專利商標局（USPTO）於1月6日發布公告，將於2月開始，為期半年，試辦名為「專利適格暫緩答辯」（Deferred Subject Matter Eligibility Response，簡稱DSMER）的先導型方案[1]。顧名思義，此方案旨在評估「若允許專利申請人可以『暫緩』對審查意見通知[2]中關於『專利適格』的核駁意見進行答辯，是否能夠提升專利審查程序的效率及品質？」換句話說，此試辦方案將讓參與其中的申請人可以優先專注對新穎性、進步性或充分揭露等其他專利要件的核駁意見進行答辯，等到審查委員對其他專利要件都沒有疑義了，再來審視究竟申請人的答辯是否能克服專利審查委員對所申請發明標的之「專利適格」要件的核駁意見。

緣起：一封來自國會議員的來信

2021年3月22日，兩位共和黨籍的國會參議員聯名發了份信函給USPTO[3]，建議應通盤考量在專利審查程序中，揚棄過去專利審查官一次即對所申請的發明標的審查所有專利要件[4]的作法，改以循序的方式，「先完整審查除專利適格外的其他專利要件後，再審查專利適格」。

該說帖指出，相較於其他專利要件，美國實務上（不論是行政端，抑或司法審查端）對專利適格的審查方法學上仍未建構一個清晰、一致和客觀的體系。如此，若將所有專利要件都混合在一起並行審查，專利適格莫衷一是的審查標準，不僅降低審查效率，亦影響審查結果的安定性及可預測性，使申請人在答辯上無所適從。因此，在與前資深審查委員交流後，兩位議員建議USPTO採行上述「階段化的審查流程」（sequenced approach），以提升專利制度的可預測性和增進人民對審查結果的信賴度。

「專利適格暫緩答辯」試辦計畫

為回應上述說帖，USPTO採納了議員對「階段化的審查流程」的建議，公告擬試行「專利適格暫緩答辯」先導計畫。本計畫將採邀請制，邀請符合標準[5]的專利申請人參與此計畫。專利申請人可在收到專利審查官發出的第一次審查意見通知書時，獲知是否受到邀請，且必須於當時回覆是否參與。USPTO將根據計畫結果評估「階段化的審查流程」是否改善審查程序的效率與審查品質的安定性。

專利實務界對試辦計畫的迴響

在試辦計畫公告後，已有多位知名的美國專利實務工作者公開撰文表達對該項政策的支持。其指出，若能把專利適格的審查先擺一邊，先審查其他所有專利要件，審查官即能在前階段明確且令人可信服地排除不符合可專利性的發明標的；此外，經由一些實務上的經驗透露，在申請人針對其他專利要件核駁意見進行答辯和修正請求項的過程中，亦同時修復了於「專利適格」要件的瑕疵（或消弭了審查官的疑義） 。

此措施不僅在行政上可提升審查效率和品質，對於專利代理人來說，其能夠大幅度縮減對核駁意見的答辯範圍（甚至如前述一兼二顧，在答辯其他專利要件的過程中，亦同時解決了專利適格潛在的癥結點）。此不僅減輕代理人的工作負荷，更為申請人節省了許多費用，可謂對USPTO、代理人和申請人取得三贏的結果。並可預期電腦／軟體應用發明和生物科技等領域將受惠於本項政策的試行[6]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 北美智權報　專欄作家 學歷： 國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人 美國杜克大學法學院碩士 國立陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系學士、碩士 美國Winston & Strawn律師事務所華盛頓特區分所 美國杜克大學法學院訪問學者 《杜克比較法和國際法學報》編輯 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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