馬來西亞的專利法制分為《專利法》（Patents Act 1983，最新法律為2022年修正）與《工業設計法》（Industrial Designs Act 1996，最新法律為2013年修正）。《專利法》規範「專利」與「實用創意」（utility innovation）。「發明」（invention）可授予專利；而「實用創意」又稱為「小發明」（minor invention）。《工業設計法》涉及在物品（article）上施以工業程序或工具所呈現之形狀（shape）、配置（configuration）、花紋（pattern）、或裝飾（ornament）等特徵（features），該特徵為眼睛所可觀賞與評斷。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

「專利」的保護年限為從申請日起20年。「實用創意」之保護年限為從申請日起10年，但得延長兩次各5年。「工業設計」之保護年限由申請日起開始5年，並可延展4次各5年。

專利之權利要件

「專利」的要件是「發明」且其屬新穎的（new）、涉及進步性（inventive step）、與可於產業上利用（industrially applicable）。「發明」指對於在技術領域內的特性問題所提供的實務上解決方法，其可關於物品或程序。另有四類發明不予專利：（a）發現、科學理論、與數學方法；（b）植物或動物的多種樣態、或生產植物或動物的基本生物程序，不包括人造的活體微生物、微生物程序、和該微生物程序的產物；（c）企劃、規則或方法等，以用於做生意、實施單純的腦力活動、或玩遊戲；（d）以手術或療程的人類或動物身體的治療方法、及施於人類或動物身體的診斷方法，但於該些方法中所使用的物品則不屬之。

如果發明無法由習知技藝（prior art）所預期，則該發明為新穎的。習知技藝包括：（a）於專利申請案之優先權日前已揭露於世界上任何地方之公眾者，且揭露方式包括書面、口頭、使用或其他方式；（b）國內專利申請案的內容，其中該國內申請案之最早優先權日早於本申請案者，且該內容出現在基於該國內申請案之核准專利中。

關於已揭露於公眾者之習知技藝，所揭露者有三類非屬新穎性考量範圍：（a）該揭露事件發生於本專利申請日之前一年內，且該揭露事件源自於申請人或其合法前手之行為、或屬該行為後續所致之結果；（b）該揭露事件發生於本專利申請日之前一年內，且該揭露事件乃因申請人或其合法前手之權益受損而生之揭露、或屬該權益受損後所衍生之揭露；（c）該揭露事件係藉由在英國專利局申請中的專利申請案而揭露。

至於「進步性」，指在考慮已揭露於公眾者之習知技藝內容後，發明所涉之進步性部分對熟知此技藝者而言非屬顯而易見的。另就「產業上應用」（industrial application），指發明能在任何產業中製造或使用。

實用創意之權利要件

「實用創意」的定義為任何創意，其可創造新的物品或程序、或已知物品或程序之任何新改良，且該新物品或程序、或改良等能有產業上應用；另該創意可包括發明。「實用創意」的要件不包括「專利」的進步性；而其「產業上應用」要件等同於「專利」。

關於新穎性，如果實用創意不能由習知技藝所預期，則該實用創意在馬來西亞即是新穎的。判斷實用創意之新穎性所依賴的「習知技藝」：（a）於實用創意申請案之優先權日前已揭露於公眾者；（b）國內實用創意申請案的內容。關於國內實用創意申請案的內容，類似於「發明」而要求該國內申請案之最早優先權日早於本申請案者，且該內容出現在基於該國內申請案所核准之實用創意中。

在已揭露於公眾者部分，「實用創意」非採「世界上任何地方之公眾」，而僅限馬來西亞的公眾，因而不同於「發明」之新穎性判斷。另有二類已揭露於公眾者之習知技藝，其非屬新穎性考量之範圍：（a）該揭露事件發生於本實用創意申請日之前一年內，且該揭露事件源自於申請人或其合法前手之行為、或屬該行為後續所致之結果；（b）該揭露事件發生於本實用創意申請日之前一年內，且該揭露事件乃因申請人或其合法前手之權益受損而生之揭露、或屬該權益受損後所衍生之揭露。

工業設計之權利要件

「工業設計」的要件僅有新穎性，判斷基準日是本申請案之優先權日。有兩種情況將造成工業設計喪失新穎性：（a）本案工業設計或其他工業設計（其與本案工業設計不同點僅在於不重要的細節或在於相關交易中通用的特徵）已揭露於在馬來西亞或其他地方的公眾；（b）該二類工業設計屬於其他國內工業設計申請案之標的，其中該其他申請案之最早優先權日之基礎案申請人為不同單位，且該標的內容收錄在基於該其他申請案所核准之工業設計。

就揭露於公眾之情況，有二個例外而不致使本案工業設計喪失新穎性，但必須發生於申請日前6個月內：（a）該工業設計陳設在官方或官方所認可之展覽；（b）該工業設計的揭露乃非本案申請人或其合法前手所為，且該揭露事件係他人的非法行為所致之揭露。

另與專利和實用創意不同，工業設計若違背公序良俗，不能獲證。

專利或實用創意之申請程序

在申請案遞交後，主管機關會檢查申請書的資訊（申請人與發明人的姓名與住址）、說明書（包括基因序列）、請求項、和規費等是否備齊。如果沒有，主管機關會要求修復。一旦主管機關認為申請案的資料已備齊，該申請案即會登錄而取得申請日。若該申請案的資料於期限內未補齊，可視該申請案失效。

在申請案成立後若未撤回，主管機關會執行初步審查（preliminary examination），以審視申請案格式是否符合法規要求。若不合規定，主管機關應給予修正機會。未能於期限內修正，可不受理該申請案。

在初步審查通過後，若申請案未撤回或未退回時，申請人必須於期限（申請日起18個月）內提出「實質審查」（substantive examination）之申請。

若同樣或實質上相同的標的在馬來西亞以外的指定國家（現為澳洲、英國、美國、日本、韓國）、或在指定國際條約（歐洲專利條約，European Patent Convention）下取得專利或其他智慧財產權時，申請人可於期限（申請日起18個月內）內申請「修正式實質審查」（modified substantive examination）。若申請人無法在該期限內申請修正式實質審查，只要該境外申請案還未核准或公開，可申請延遲修正式實質審查。

「修正式實質審查」與一般「實質審查」之差異在於，前者無須審查委員進行先前技術的檢索，而僅依賴相關境外審查機構的檢索報告以判斷可專利性即可。若逾期未申請「實質審查」或「修正式實質審查」時，該申請案視為撤回。

在申請實質審查後，會指定審查委員審視申請案是否符合法規。若不符合，主管機關應給予申請人修正的機會，以求可符合法規。但是該修正不得超出原申請案的揭露內容。若申請案仍不符合法規，主管機關會核駁該申請案。對於不授予專利或實用創意的決定，得上訴至高級法院（High Court）。

如果審查結果顯示申請案或修正版本係符合法規要求，主管機關應通知申請人，並繼續後續程序，而授予權利。不過，如果發現有二個以上的申請案主張相同的發明、有相同的優先權日、且其申請人或合法前手為相同時，主管機關可拒絕核准。

工業設計申請程序

在申請案遞交後，主管機關如專利或實用創意的申請程序而會核定申請日。審視項目包括申請文件（申請表格與新穎性陳述）、工業設計代表圖、與規費等。

若申請案未撤回，主管機關會審查申請案是否滿足「正式要件」（formal requirements）。有二階段的審視：（a）是否屬於工業設計的標的；（b）是否為新穎的。若申請案不合相關法規，則主管機關會給申請人修正的機會。若修正後仍不符法規，則主管機關可核駁申請案。

表一：馬來西亞近年專利申請與核准案量

資料來源：MyIPO；陳秉訓整理

表二：馬來西亞近年實用創意申請與核准案量

資料來源：MyIPO；陳秉訓整理

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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