316期
2022 年 09 月 14 日
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Fintiv立案基準滿兩周年,PTAB更須強化公信力
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

為了使專利無效的審查程序更加完備,美國在2011年的美國發明法案(America Invents Act, AIA)中成立了專利初審及上訴委員會(PTAB),並以核准後複審(PGR)、多方複審(IPR)等更嚴格的程序,對專利有效性的爭議進行審查。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

值得注意的是,這兩套程序均以更傾向司法用語的「審查(Review)」取代傳統行政作為的「複審(Reexamination)」,意味著PTAB雖然仍屬於美國行政體系的一部分,但功能定位上已經有相當的司法性質。

但如此一來,PTAB難免與既有的法院審判產生矛盾。歷年來,關於這兩者之間的分工、定位和衝突解決已有不少判決先例,PTAB內部也陸續制定內部的前例指引(Precedential decisions)作為參考;例如在2019、2021年的NHKFintiv案,就是PTAB在專利有效性判斷出現「一案各表」時,必須採行的審查基準,在近年來逐漸受到業界重視。

Fintiv基準,意在解決重複判決的潛在危機

「一案各表」的情況,容易發生在民事審判與IPR程序同時審理專利有效性時,例如在專利侵權訴訟中,被告對於專利權的範圍有所爭執,又在IPR程序裡主張系爭專利部分無效。此時,法院與PTAB對系爭專利的權利範圍,就很可能產生不同的解讀,產生一案各表的結果。為了解決這項潛在爭議,USPTO先是在2019年的NHK案中,決定若系爭專利在法院的審理時程較為領先,則PTAB將傾向拒絕立案審查,隨後又在Fintiv案裡列出了六項裁量基準,將此類情形的立案與否更加明確化(可參考前文:風行草偃:USPTO持續提高專利複審的立案門檻):

  1. 若PTAB立案進行複審,併行訴訟的法院是否會准許或有證據顯示可准予暫停訴訟(whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if a proceeding is instituted);
  2. 併行訴訟法院所指定的審判期日,與PTAB做出專利複審案之最終書面決定的計畫法定期限,兩日期間的接近程度(proximity of the court's trial date to the Board's projected statutory deadline for a final written decision);
  3. 併行訴訟之法院訴訟程序中,法院與訴訟當事人的付出程度(investment in the parallel proceeding by the court and the parties);
  4. 複審案和併行訴訟之法院訴訟中,兩者提出爭點的重疊程度(overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding);
  5. 併行訴訟中之被告,與專利複審案申請人是否隸屬於同一實體(whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party);和
  6. 其他影響PTAB行使裁量權的其他情況,包括案件實質內容(other circumstances that impact the Board's exercise of discretion, including the merits)。

從此之後,這項基準(簡稱Fintiv Denials)就成為美國專利實務界的熱門議題。根據PTAB統計,從2019年第2季、也就是NHK案被列為前例指引開始,在PTAB掌理的兩項程序中,Fintiv Denials被提及的次數和頻率都愈來愈高,例如在2022年的第1季,就有過半數的PTAB案件中曾經出現過關於Fintiv Denials的討論(圖1)。

圖1:2019年開始,PTAB掌管案件中Fintiv Denials相關議題每季出現次數與頻率

來源:www.uspto.gov

PTAB案件關於Fintiv基準的討論,近年來逐漸增加

值得注意的是,在Fintiv案出爐前,也就是2019年到2020年第三季之間,相關議題熱度還沒那麼高,出現頻率多在15%上下;但在Fintiv案之後,也就是PTAB明確制定了6項裁量基準後,討論熱度才急速升溫。從年度統計來看更是如此:在2019年時,只有10%左右的PTAB案件曾經討論Fintiv Denials議題,但在2022年的第1季,曾經討論過Fintiv Denials的案件比例就已經達到50%(圖2)。這個變化也意味著PTAB案件的當事人,在這兩年內政亟欲從Fintiv案建立的6項基準中找尋更有利的操作空間。

圖2:2019年~2022年,PTAB掌管案件中Fintiv Denials相關議題出現次數與頻率
來源:www.uspto.gov

立案審查的結果也與熱度相仿。在2019年間,使用NHK/Fintiv基準成功撤銷PTAB立案的案件數量,每季只有5件不到,顯見效果十分有限;不過在歷經一年多的實務操作、以及Fintiv一案出爐後,每季撤銷立案的案件數開始顯著增加,並在2021年第2季達到了47件的高峰;不過,之後就出現了急速反轉,2022年第1季更只剩下6件(圖3)。

圖3:2019年至今每季Fintiv Denials基準下,PTAB撤銷立案數量

來源:www.uspto.gov

事實上,從撤銷立案/維持立案的比例來看,從2019年至今一直是維持立案占多數。雖然在Fintiv案出爐後,由於撤銷立案的案件數激增,使得占比有所增加,但隨後維持立案的案件數就恢復高度成長,甚至在2022年第1季出現了85比6的壓倒性優勢(圖4)。由此看來,Fintiv案建立的立案裁量基準到底對於當事人哪一方有利,恐怕還很難說。

圖4:2019年至今每季Fintiv Denials基準下,PTAB撤銷立案(橘)與維持立案(藍)的案件數量

來源:www.uspto.gov

雖然說NHK/Fintiv案相當程度解決了PTAB與法院之間的潛在衝突,卻也升高了外界對於PTAB立案裁量權過大的疑慮。畢竟PTAB仍是USPTO的內部單位,在其中任職的行政專利法官(APJ)也並非真正的司法官。USPTO在這個時間對Fintiv Denials的使用情形進行統計調查,也是作為後續立法的參考,值得其他正在推動專利舉發改採對審制的國家好好了解。

 

資料來源:

 

作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報主編
學歷: 政治大學企管系
經歷: 北美智權報資深編輯
天下雜誌記者
今周刊記者

 

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