321期
2022 年 11 月 23 日
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專利申請案提前公開有利有弊
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

專利申請案想提前公開?可能的利益及機會、潛在的風險及成本,最好先多考慮。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

WIPO固定每月發布電子報PCT Newsletter[1],除刊出PCT及締約國相關法規新訊,另有「實務建議」(Practical Advice)專欄,讀者可透過他人的實務案件諮詢,一起學習不同情境的疑難問題處理方式。例如2022年10月份的PCT Newsletter「實務建議」專欄[2],諮詢主題是PCT案提前公開,而WIPO回覆內容提及的利弊及思路,對需要在其他國別請求專利案件提前公開的申請人而言,其實也有一定的參考價值。

根據PCT Newsletter該期「實務建議」,提前公開可能的利弊大致如下:

可能的利益及機會

潛在的風險及成本

  • 若已知有複數發明團隊都在研發類似技術,早一步公開,可構成Prior Art,用作對手在後專利申請案的引證文獻。
  • 專利申請案公開後,部分國別可先取得暫時性保護,包括但不限於:1) 假使申請案最後成功授權,有可能在授權後,就公開日到公告日之間未經許可的商業實施行為,請求行為人支付適當的補償金;及/或2) 針對公開後未經許可的商業實施行為,可發警告信函(cease and desist letter),書面要求其行為人停止此一行為。
  • 部分國家規定,僅有已公開的專利申請案可續行實審。專利申請案提前公開,可讓這類國家的審查官盡快動作。
  • 專利申請案公開後,可能更方便申請人相關業務的廣告行銷、合作談判、吸引注資。
  • 過早揭露己方發明內容,可能讓對手提前做好迴避設計,又讓對手站在自己肩膀上發展改良其產品服務。
  • 一旦提前公開,發明內容就會提前揭露,即使之後發現取得專利授權的機率低、想撤案改良後才發表,又或判斷不宜公布外流,都無法讓已公開的發明再成為內部營業祕密。
  • 申請案內容未臻完備即提前公開,公開本不見得能反映事後的修正更新。以PCT案為例,請求提前公開後又請求新增更正優先權主張,除非及時撤回提前公開的請求,否則所提新增更正優先權主張的請求視為未提出。
  • 提前公開可能產生額外規費。比方,PCT案國際檢索結果若趕不及與PCT案一併公開,WIPO會再擇期單獨公開檢索結果,而申請人需為此額外繳交一筆公開費。

 

備註:

 

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