歲末年終，一起回顧2022年美國國會、法院及USPTO部分重要動態。

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歲末年終，回顧美國專利2022這一年，千呼萬喚，拜登政府指派的USPTO局長終於履新上任，使命必達，風風火火，IPR等AIA審理（Trial）程序請求方，似乎扳回一點優勢。但2022某些角度又滿滿的2021既視感，美國最高法院拒絕再檢視專利適格性問題，很多人於是寄希望於美國國會，可是參眾兩院儘管修法熱情不減，美國專利制度該如何調整修正，各方還是沒有共識，一如從前。

國會修法

第117屆美國國會，包括參議院及眾議院，實際上有多項智權相關修法提案，包括但不限於：編號S.632的IDEA《2021發明人多元性經濟促進法》（The Inventor Diversity for Economic Advancement (IDEA) Act of 2021、編號H.R.5796及S.4210的《2022人道專利法》（Patents for Humanity Act of 2022）、編號S.4417的《2022專利審理暨訴願委員會改革法》(The Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022)、編號S.4430的《2022跨機關專利協調暨提升法》（The Interagency Patent Coordination and Improvement Act of 2022）、編號S.4707的《2022專利審查暨品質提升法》（The Patent Examination and Quality Improvement Act of 2022）、編號S.4734的《2022專利適格性恢復法》（Patent Eligibility Restoration Act of 2022）。

其中，H.R.5796、S.4210《2022人道專利法》相對無爭議，待走完立法程序正式頒布後，USPTO的人道專利計畫（Patents for Humanity）將轉為正式辦法。[1]反觀IPR等PTAB授權後審理程序制度、35 U.S.C. 101專利適格性要件，相關修法，吵嚷多年，但要平衡不同產業及量級使用者的需求、找出各方能接受的修法公約數，難度很高。

S.4417提案人是美國參議院司法委員會智權次級委員會主席Patrick Leahy，也是PTAB授權後審理程序共同催生者，AIA修法生效滿10年後提出此案，是為重新校準相關規則，即使無法在Leahy退休前完成，以參眾兩院對PTAB授權後審理程序的關注度看，修法動能當不至於因一人去職而消失[2]。S.4734預備依現行實務，把三大司法例外（即自然現象、物理法則、抽象概念不可授予專利）正式編入法典，但推翻美國最高法院Myriad、Mayo既有判例部分教示，同時寫明專利適格性判斷標準與35 U.S.C. 102、103、112要件無關。一般認為S.4734提案條文仍有諸多辭彙用語需再商酌定義，但仍可用以開啟下階段對話。[3]

此外，高通膨碰上大選年，高藥價問題比往年惹眼，美國國會和白宮一樣想從專利制度找解方，多位參議員聯名致函USPTO[4]，指藥廠濫用連續案（continuation application，簡稱CON，或稱CA）、專利灌叢（patent thicket），防礙藥品市場競爭，甚至詢問期末拋棄（terminal disclaimer，簡稱TD）制度有無廢除可能[5]，視USPTO徵集公眾意見[6]後呈報美國國會的報告分析，難說不會真有後續修法動作。

法院判決

前述S.4734提案前，美國最高法院再次拒審專利適格性要件案件。American Axle一案受到矚目，除了是事涉35 U.S.C. 101問題，系爭專利屬機械結構發明也是原因，全案歷經美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Fed. Cir.，或稱CAFC）審理及全院重審，過程中產生多份意見書，反映Fed. Cir.法官的專利適格性判斷、理解高度分歧。美國政界包括司法部官員、國會議員、前USPTO局長都曾提交意見書，但美國最高法院並未同意調閱American Axle該案案卷[7]。

然而，這不代表美國最高法院對智權案件興趣缺缺，其重審清單在年底新增了兩件智權案件[8]，當中的Amgen Inc. v. Sanofi是專利案件：為令上位概念請求項（genus claim）滿足35 U.S.C 112(a)可據以實施（enablement）要件，說明書應讓該領域通常知識者1)能製造及使用所請發明，或2)能在毋須過度實驗（即毋須投入大量時間精力逐一識別、產生該發明全部或幾近全部實施方式）的情況下據以實施？這是美國最高法院藉Nautilus案檢視明確性要件後，首度碰觸同屬35 U.S.C. 112的規範要件議題。有報導指稱，本案判決可能在2023年第二季揭曉，屆時除影響生技案，外溢效果可能也會影響其他領域的專利撰稿及申請策略。

Fed. Cir.部分，Arthrex先前主張，USPTO由PTAB行政專利法官（administrative patent judges，簡稱APJ）決定授權專利有效與否，違反相關任命規範，這項論點獲美國最高法院認同，並將原PTAB IPR程序決定發還USPTO重為審理。可是USPTO局長一職曾懸缺逾一年，本案發還後，僅由當時的USPTO代理局長代為檢視並決定，Arthrex隨後再次上訴，以同樣論述質疑該代理局長僅為美國商務部任命的次級官員、無權宣告已授權的專利無效，但此說未能說服Fed. Cir.，因為無論是依美國憲法官員任命條款或美國聯邦職缺改革法，Fed. Cir.認為皆不影響當時的USPTO代理局長行使檢視決定職權。[9]

至於DABUS AI系統作美國專利發明人一案[10]，一如預期，Stephen Thaler博士團隊再嚐敗績：Fed. Cir.肯認美國專利法定義唯自然人能作專利發明人，同時拒絕再予重審。DABUS發明在多國的專利申請幾乎全無勝績，雖成功引發話題，不過多還只是初期政策討論，尚未聽聞有哪一智權領域的主要國家或組織因此順勢修法。

USPTO動態

USPTO新局長Kathi Vidal是資深的智權從業人員，就職後積極任事。譬如，為貫徹拜登政府施政方針，多項跨機關合作計畫陸續推動，像是與美國司法部、美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology，簡稱NIST）共同宣布，撤回前朝2019年版標準必要專利（standard essential patent，簡稱SEP）聲明，將重新蒐集整理公眾意見，以決定美國SEP政策應如何調整；[11]又如為幫助審查官識別現有藥品漸進、顯而易見，但實際上不具可專利性的改良，與美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）加強交流，以期減少錯誤授權的機率；[12]而為研究非同質化代幣（non-fungible token，簡稱NFT）技術對智權、法規、政策的影響，USPTO亦與美國著作權局（U.S. Copyright Office，簡稱USCO）合作，聯名徵集公眾意見。[13]

至於USPTO傳統業務，USPTO 6月發表調查結果《專利適格技術內容：關於美國現行法理實踐的公眾看法》（Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States），報告顯示，各方大致的共識是，專利適格性法規應清楚明瞭、判斷結果可預測，且其施行應有一貫性。USPTO表示目前正重新分析2019年專利適格性指南（2019 PEG），同時也再發文徵集各方觀點，並考慮對功能性請求項寫法再發布審查指南[14]。

而爭議不斷的PTAB授權後審理程序，為平衡程序需求及公眾利益，USPTO公告IPR、PGR案請求遇以下任一情況，不會僅憑Fintiv原則直接拒予成案（institution）：1)程序請求人提出極具說服力的證據，論證被挑戰專利不具可專利性；2)以ITC另有平行程序為由，請求拒予成案；或3)依當事人協議（Stipulation），程序請求人同意不在平行訴訟程序採用（有合理機會採用的）相同事由抗辯。在評估Fintiv原則Factor Two時，PTAB將考慮地院可能進入審理及審結的速度，若其中位數預估時間差不多落在PTAB終局決定的法定期限日或該日後，將有利作成應予成案的判斷。不過除Fintiv原則外，遇有特定情況（例：程序請求人濫用程序），PTAB仍有權依法拒予成案。[15]

而何謂濫用IPR程序？OpenSky大鑽Fintiv原則漏洞、藉IPR程序發展禿鷹事業，當是2022經典案例。VLSI狀告Intel侵權後，Intel一邊在地院應戰，一邊藉IPR程序欲證明VLSI兩件系爭專利無效：USPTO IPR程序這部分，當時USPTO依Fintiv原則判斷Intel所提IPR請求應不予成案，對此，Fed. Cir.以無管轄權為由拒絕撤銷USPTO原處分，美國最高法院也拒予重審；與此同時，VLSI在地院訴Intel侵權一案，陪審團2021年判Intel應賠21.8億美元。

OpenSky遂回收Intel原IPR Petition重新遞件並獲准成案，而後OpenSky聯絡VLSI，聲稱只要VLSI願意花錢消災，OpenSky就會在IPR程序配合放水。這種行為引發參議員Thom Tillis、Mazie K. Hirono嚴重關切，要求USPTO限期說明並提出對策，USPTO 隨即在10月公告認定OpenSky濫用IPR程序，並指定本案為IPR程序濫用的先例意見，OpenSky除被裁罰不得再主動參與該IPR案程序，且需證明有毋須補償VLSI損失的正當事由。[16]

另在設計專利制度部分，35 U.S.C. 171規定僅製造物品的外觀設計可取得美國設計專利，此一製造物品要件的名詞釋義是否應隨時代調整，以俾提供投影、全息、VR、AR等新興數位設計所需保護？USPTO初步調查結果顯示，支持與反對意見皆有，USPTO表示會藉此機會一併檢討電腦生成圖像設計案審查基準及MPEP 1500章節。[17]另依世界知識產權局（WIPO） 新聞稿，美國為整合世界多國設計案形式要件，2016年提出《設計法條約》（Design Law Treaty，簡稱DLT）倡議，對此，WIPO會員國現已同意舉行外交會議，並預定在2024年結束前達成協議。未來美國，甚至其他主要智權大國的設計專利制度，或許會迎來新一波調整。[18]

備註：

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