2023年6月1日起，獲EPO授權公告的歐洲專利（European Patent，簡稱EP）將有機會接續申請歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP），把握最後的準備時間，讓我們再來談談申請UP應考慮的引證案問題。

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《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）預定2023年6月1日生效，該日起獲EPO授權公告的歐洲專利（European Patent，簡稱EP），將有機會接續申請歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP），也就是，一EP申請案只要現在仍繫屬於EPO程序、申請人還未回覆接受EPO授權文本，原則上都可把UP申請納入選項。而是否申請UP，要考慮的面向眾多，適格的先前技術即是其中一項。

指定國國內在先權利Top-up檢索

針對2022年9月起啟動核准預先通知（communication under Rule 71(3) EPC）程序的EP申請案，EPO發布公告[1]：在做Top-up檢索時，會免費加做指定國國內在先權利[2]檢索，若找到這類潛在指定國前案，寄發EPO准預先通知時，會一併列出相關指定國國內在先前案資訊及EPO初步認定（prima facie）比對結果。

Top-up意為滿上、斟滿，也就是補先前之不足。按EPO《審查基準》C- IV, 7.1說明，EPO審查官在實審最初及最後階段應加做Top-up檢索，搜尋是否有之前還無法取得的EP案公開本、公告本，依Article 54(3) EPC，可令審查中的EP申請案擬制喪失新穎性？同時也需一併查看同家族由其他專利局審查的對應案，確認有無其他可能相關的引證案應再考慮？EPO檢索審查品質素富盛名，Top-up檢索是其中一道的品保關卡。

因需加做指定國國內在先權利Top-up檢索，查對新近寄發的EPO核准預先通知附件（ “Annex to EPO Form 2004, Communication pursuant to Rule 71(3) EPC”），目前已可在EP申請案基本書目資料頁後看到新增頁面，提示相關基本規定，及審查官所做指定國國內在先權利Top-up檢索結果。

不過EPO似乎尚未統一通知文字，也有審查官僅簡單聲明如下：

EPO之所以自2022年9月開始提供此一額外服務，是為順應使用者建議，以利導入UP制度。[3]

指定國國內在先權利與UP

Article 139(2) EPC規定，一EPC締約國國內的專利申請案及專利，於指定該國的歐洲專利應有相同在先權利（prior right）效果，猶如該歐洲專利恰是一該國國內專利。EPO《審查基準》B-VI, 4.2、B-X, 9.2.6、H-III, 4.4等章節說明，在先前案只於個別指定國國內先申請、後公開者[4]，不能用以阻卻EP申請案授權，僅在EP落地該國後，才有可能成為適格的引證案，用以證明EP在該國不具新穎性、EP在該國的相關專利權應予撤銷。

依現行制度，這類個別指定國國內的在先權利只會影響EP在該國的專利權，EPO審查及異議程序本就毋須考慮。遇有這類引證案，而EP申請案申請人希望處理，依EPO《審查基準》G-IV, 6提示，通常可採取的方式包括：EP申請案撤回該國指定、授權後不進入該國；EP申請案申請期間，專為該國撰寫另一版本的請求項；EP授權後限縮（limitation）原專利範圍，避開其干擾。

然而，UP不同於傳統EP，複數國別的專利保護綁在一起，碰上這類指定國國內在先前案，問題可能變得十分棘手。原因在於，UP申請其中一項重要前提是，針對參加強化合作UP及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）催生計畫的25個歐盟成員國[5]，EP申請案在EPO授權之時需有相同的授權範圍；而在EPO授權之後，UP既為單一專利，同樣無法割裂為不同國別以取不同範圍。

換言之，倘若EP申請案申請人想取得UP保護，而其中一國存在這類在先前案，這種情況下，既無法於EP申請案申請期間撤銷該國指定，也無法在EPO授權前、授權後為該國撰寫不同版本的請求項。機率儘管不高，選擇UP，意謂有可能需為單一一國的國內在先前案，放棄原可在其他國別取得的（更大）權利範圍。EPO免費加做指定國國內在先前權利檢索服務，有助讓這類前案及早浮現，保有修正請求項或放棄UP申請的操作彈性，進而降低UP申請風險。

機會與風險

專利涵蓋的技術保護範圍愈大，威力愈強，相對地，可能用以舉發無效的先前技術文獻也愈多。此一通則套用在UP上，道理類似，事實上，日後隨更多歐盟成員國陸續簽署並批准UPCA，UP的國別保護範圍及威力、潛在的適格引證案數量，還會逐漸擴增；UP放大了個別指定國國內在先前案的殺傷力。EPO工作品質素富盛名，但即使授權前再卡一道Top-up檢索，務求把檢索做好做滿，畢竟不能保證沒有漏網之魚。

EPO已釋出預定2023年3月1日生效的更新版《審查基準》，特於新增章節C- IV, 7.2[6]提醒：EPO出示的指定國國內在先權利檢索結果，只限該局資料庫能找到且EPO審查官初步判斷相關的文獻資料。假使EPO完成UP登錄、傳統進入指定國的官期已截止，這時UP所有權人才發現致命的指定國國內在先前案，而各UPCA批准國又未修法准予在該國改請傳統EP，那麼，最糟的情況可能是UPCA批准國的專利權全滅。另應注意，這類引證案的解讀及比對，各指定國及未來將啟用的UPC才有最終解釋權，EPO審查官製發的初步認定意見，於各指定國及UPC並無法律拘束力。

UP啟用帶來新的機會和風險，是否申請UP，需權衡的面向眾多，基本如進入指定國及後續專利維護會產生的成本比較、專利發明製造販售應取得專利保護的國別、是否已有侵權事實及訴訟規畫、有無藉Opt-out排除UPC管轄權的需要……，諸如此類，各大歐洲事務所相關簡報說帖所述多矣。指定國國內在先權利的討論篇幅相對有限，一則因案例相對少見，二則因影響難以評估，但EPO決定加做指定國國內在先權利Top-up檢索，足證其風險。

UP辦法延至2023年6月1日生效，往好處看，EP申請人獲得了更多的準備時間，對新制多一分了解，UP啟用後，當更能依自家整體需求及個案狀況做出最適當的決定。

備註：

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