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| 產業與經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各國專利進步性之判斷介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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依照1994世界貿易組織會員國所訂定之『與貿易相關智慧產權協定』第27條規定，無論是產品還是工藝，所有技術領域內的任何發明，均可取得專利，只要該發明是新的(new)、包含一個發明性的步驟 (inventive step)，且工業上能夠適用。此一規定，為全球專利保護訂定最低限度的保護要件。然而智慧產權協定對於發明何謂「新」的?何謂「發明性的步驟」?以及「工業上可適用」等等，並無定義。因此，各國對於同一發明是否可以取得該國專利，仍可能有不同的認定。特別是針對「進步性」之判斷，各國的用語與判斷方式也略有差異，因而當申請各國專利時，進步性要件經常是影響是否取得專利重要因素。由於美國專利與歐洲專利仍是我國企業申請專利最多的國家。因此，本文將參考美國案例、美國專利審查基準、歐洲專利公約、歐洲專利審查基準與中國專利政策研究報告，簡要介紹美國、歐洲專利進步性之判斷基準。 進步性、創造性、非顯著性、發明性之步驟 由於智慧財產權協定第27條對於inventive step 並無明確性定義，使得各國專利法對於進步性的用語與適用有些微差異。 我國專利法第22條規定第二項規定：「…所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，仍不得取得發明專利」是為我國專利「進步性」之定義。其判斷標準係以「所屬技術領域具有通常知識者」是否在申請日「現有技術」下，可以「輕易完成」。 中國大陸對於專利保護要件，採用「創造性」一詞。中國專利法第22條第3款定義「創造性」為「突出的實質特點和顯著的進步」。但根據中國大陸2006年審查指南，則以發明是否「非顯而易見」加以判斷（註1）。 美國專利法第103條則使用「非顯而易見」(non-obvious)作為專利保護要件。美國專利法第103條規定，一項發明雖然具有第102條規定之新穎性，但如果申請專利的主題內容與現有技術之間的區別，以該主題技術領域中普通技術人員，在該發明之初看來，認為該主題內容作為一個整體發明是顯而易，則不能被授予專利。 歐洲專利公約第56條規定，則使用與智慧財產協定第27條文字，發明步驟(inventive step)。於歐洲專利公約下，所謂「inventive step」與非顯著性的定義並無不同，係以發明相對於現有技術而言，對於該領域技術之人觀點是『非顯而易見』，則該發明應認為包含發明步驟。 該領域技術之人定義 有關進步性之判斷，各國專利法都規定以「該技術領域具有通常知識之人」作為判定是否具有進步性，因此對於該領域技術之人所具有之能力，則影響進步性的判定。該技術領域之人之能力越高，則對於進步性的標準相對較高，反之則進步性的標準較低。 另外，「該技術領域具有通常知識之人」也影響先前技術範圍之確定，因為「該技術領域具有通常知識之人」倘具有檢索其他相關領域之知識，則先前技術範圍也會較大。 關於該領域技術之人之定義，按照美國專利審查指南與歐洲專利局所提供解釋，其比較如下:
該領域技術人員的標準，是一個客觀判斷基準，已為各國專利制度的廣泛採用。依據中國專利政策研究報告指出，目前國際各大專利局的標準基本上是一致。 然而，對於「該領域技術具有通常知識之人」之標準，對於現有技術是否能發揮創造力？對此一問題，依照中國專利政策研究報告的結果，各國認定略有差異。美國法認為，該技藝之人具有普通的創造力，因此具有組合先前技術之能力。日本法與美國法採相同之見解。歐洲專利局對於此一問題，尚未於具體案件表示意見。中國專利局，則認為該技藝之人並無創造力。 非顯而易見性判斷的比較 (一) 美國與歐洲非顯而易見性判斷方法的比較
判斷非顯著性，依造Graham所提出的步驟後，必須適用TSM確定整體發明是否顯而易見。TSM (Teaching / Suggestion/ Motivation)指「教示/提示/動機」標準。TSM檢驗法此一標準，係1999年美國聯邦上訴法院在Al-Site Corp. v. VSI International, Inc.提出，該判決指出在所具解決的技術問題，以現有技術文獻、或以該技術領域之人的知識，可以發現某種結合現有技術教導或提示，或可以提供發明的動機相結合，則該發明是顯而易見，不具顯著性。 2007年美國聯邦最高法院在KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.（註4）乙案中，對於TSM檢測法進行審查，認為TSM測試法應該彈性適用，導致美國專利商標局2007年調整進步性審查基準。基本上，針對Graham所提出的判斷步驟進行修正：(1)擴大現有技術範圍：確認現有技術，除了參考引證案、參考相關文獻之外，也應該包括該領域技術之人所應有知識。(2)有關該領域技藝之人的能力擴大，及該有領域技藝之人具有整合該領域知識並有普通創造力。 (二)歐洲進步性標準知檢測法 歐洲PSA的第三步對於該領域技術之人水準之確認外，判斷非顯而易見性判，則採「能-會」檢測法。相較於美國提出了TSM檢驗法，確定是否顯著性，並須檢查是否存在教導、啟示或動機等之結合；而歐洲提出的「能-會」判斷法，即不僅以領域技術人員「能」結合現有技術，而且還能成功的合理預期可以激發他「會」結合，才是顯而易見的。 為了確定先前技術是否容易組合而欠缺顯著性，歐洲專利局審查指南，則提供一些審查原則，例如，如果現有技術提供關鍵特徵中，本來是相衝突，因此的教導會告知不易組合，倘為相衝突組合則該組合非顯著性。
結論 由審查基準提供標準來看，似乎美國與歐洲審查基準用語接近，但在具體案件上的適用，美國與歐洲實務仍有些微不同，因此當同一發明在不同國家、區域申請專利時，為了符合各國專利保護要件的判斷，因此縱然在不同國家都取得專利，則專利可能因為必須遷就各國專利法的規定，而有所調整，藉以取得專利權。
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